Zu Content springen
Deutsch
お問い合わせ

Ablehnungen aufgrund des Grundsatzes „Keine Erfindung“ in Japan (Artikel 29 Absatz 1 Hauptsatz): Software, Geschäftsmethoden und der Hardware-Ressourcen-Test

Picture of Takefumi Sugiura – Japanese Patent Attorney
“Not an Invention” Rejections in Japan (Article 29(1) Main Paragraph): Software, Business Methods and the Hardware-Resource Test

In einem japanischen Prüfungsbescheid, in dem festgestellt wird, dass der beanspruchte Gegenstand „nicht unter den Begriff der Erfindung fällt“, wird der Hauptabsatz von Artikel 29 Absatz 1 angeführt. Dies entspricht den in anderen Ländern üblichen Ablehnungen wegen mangelnder Erfindungshöhe, doch der Prüfmaßstab ist ein anderer: Es geht um die Frage, ob der Anspruch die Schaffung einer technischen Idee unter Anwendung eines Naturgesetzes darstellt, und im Falle von Software stellt das JPO eine konkrete, beantwortbare Frage – wird die Informationsverarbeitung konkret unter Verwendung von Hardware-Ressourcen realisiert? Dieser Artikel erläutert das Prüfkriterium und wie ein Anspruch umformuliert werden kann, um es zu erfüllen.

1. Die gesetzliche Definition und der Grund für die Zurückweisung

Art. 2 Abs. 1 des Patentgesetzes definiert eine Erfindung als eine hochentwickelte Umsetzung einer technischen Idee unter Ausnutzung eines Naturgesetzes; Art. 29 Abs. 1 Hauptsatz gewährt ein Patent nur demjenigen, der eine Erfindung geschaffen hat, die gewerblich anwendbar ist. Ein Anspruch, der dieser Definition nicht entspricht, wird gemäß Art. 29 Abs. 1 Hauptsatz ohne Prüfung des Stands der Technik zurückgewiesen – weshalb dieser Grund allein oder als „Grund 1“ vor den materiell-rechtlichen Gründen aufgeführt wird.

2. Was keine Erfindung ist: die Liste der Richtlinien

Kategorie (Prüfungsrichtlinien, Teil III, Kap. 1)Angeführtes Beispiel
Andere Gesetze als NaturgesetzeWirtschaftsgesetze
Künstliche AnordnungenSpielregeln als solche
Mathematische Formeln—
Menschliche geistige Aktivitäten—
Gegenstand, der ausschließlich die oben genannten Elemente nutztEine Geschäftsmethode als solche

3. Das Prinzip der Gesamtbetrachtung

Die Richtlinien weisen den Prüfer an, den Anspruch als Ganzes zu beurteilen. Selbst wenn einige Aspekte, die die Erfindung spezifizieren, ein Naturgesetz nutzen, gilt der Anspruch nicht als Erfindung, wenn dies im Gesamtkontext nicht der Fall ist; umgekehrt gilt der Anspruch als Erfindung, selbst wenn einige Aspekte kein Naturgesetz nutzen, sofern dies im Gesamtkontext der Fall ist. Aus diesem Grund hilft das Hinzufügen eines generischen Begriffs wie „Computer“ zu einem Geschäftsmodell selten weiter, während ein Anspruch, der eine konkrete technische Umsetzung beschreibt, nichttechnische Elemente enthalten kann, ohne ungültig zu sein.

4. Software: Der Hardware-Ressourcen-Test (Prüfungshandbuch, Anhang B)

Für Erfindungen im Bereich der Computersoftware enthält Anhang B, Kapitel 1 des Prüfungshandbuchs den maßgeblichen Test: Der Anspruch gilt als Erfindung, wenn die Informationsverarbeitung durch die Software konkret unter Verwendung von Hardware-Ressourcen realisiert wird – mit anderen Worten, wenn Software und Hardware so zusammenwirken, dass eine bestimmte, für den beabsichtigten Zweck geeignete Informationsverarbeitungsvorrichtung (oder ein Verfahren zu deren Betrieb) aufgebaut wird. Worauf der Prüfer im Anspruch achtet:

  • Welches Hardware-Element führt den jeweiligen Verarbeitungsschritt aus (Prozessor, Speicher, Sensor, Kommunikationseinheit …)
  • Welche Daten werden erfasst, wie werden sie verarbeitet und was wird ausgegeben oder gesteuert?
  • Ob die Verarbeitung zweckgebunden ist und nicht lediglich eine im Abstract angegebene Regel oder Berechnung darstellt

Der ungültige Anspruch

„Verfahren, umfassend: Empfangen einer Bestellung; Ermitteln eines Rabatts gemäß Regel X; und Benachrichtigen des Kunden“ – ergänzt durch den Zusatz „durch einen Computer“ – beschreibt eine künstliche Anordnung, die auf einer generischen Maschine ausgeführt wird. Nichts im Anspruch zeigt, dass Software und Hardware auf eine bestimmte Weise zusammenwirken. Er wird gemäß Art. 29 Abs. 1 Hauptsatz zurückgewiesen, wie neuartig die Regel X auch sein mag.

5. Neufassung eines Anspruchs zur Zulassung

AusZu
„Ein Verfahren zum …, das die Schritte A, B, C umfasst“„Eine Informationsverarbeitungsvorrichtung, umfassend eine Empfangseinheit, die … Daten von … erfasst; eine Verarbeitungseinheit, die … die Daten durch … verarbeitet; und eine Ausgabeeinheit, die …“
„durch einen Computer“ als PräambelJeder Schritt ist mit einem genannten Hardware-Element und den von diesem verarbeiteten Daten verknüpft
Eine Regel oder Formel als beanspruchter BeitragDie technischen Mittel, mit denen die Regel auf konkrete Daten angewendet wird, um ein konkretes Ergebnis zu erzielen
Ein geschäftliches Ergebnis („Umsatzsteigerung“)Eine technische Wirkung der Verarbeitung („Reduzierung des übertragenen Datenvolumens“, „Verkürzung der Antwortzeit“)

All dies muss sich aus der ursprünglichen Offenbarung ergeben (Art. 17-2 Abs. 3). Für andere Ämter verfasste Spezifikationen beschreiben die Umsetzung oft in der detaillierten Beschreibung, ohne sie zu beanspruchen; in diesem Fall ist eine Änderung möglich. Enthält die Beschreibung nur das Schema, ist der Fall schwierig.

6. Geschäftsbezogene Erfindungen und KI-bezogene Ansprüche

Geschäftsbezogene Erfindungen werden nach demselben Maßstab geprüft: Die geschäftliche Idee ist als solche nicht patentierbar, ihre Umsetzung durch spezifische Informationsverarbeitung unter Verwendung von Hardware-Ressourcen kann es jedoch sein. KI-bezogene Ansprüche folgen derselben Logik – ein trainiertes Modell oder ein Trainingsverfahren wird anhand der verarbeiteten Daten, der durchgeführten Verarbeitung und der Hardware, auf der es läuft, beansprucht, nicht allein anhand der mathematischen Idee. Das JPO veröffentlicht in den Anhängen des Handbuchs Anwendungsbeispiele für beide Fälle. Informationen zu Fristen und Fristverlängerungen bezüglich des Prüfungsbescheids selbst finden Sie im Prüfungsbescheid-Hub; Informationen zu den materiell-rechtlichen Gründen, die in der Regel auf eine Zurückweisung wegen mangelnder Patentierbarkeit folgen, finden Sie in unserem Leitfaden zur erfinderischen Tätigkeit.

Häufig gestellte Fragen

Was verlangt der Hauptsatz von Artikel 29 Absatz 1?
Dass der Gegenstand eine „Erfindung“ im Sinne von Art. 2 Abs. 1 des Patentgesetzes ist – eine hochentwickelte Umsetzung einer technischen Idee unter Anwendung eines Naturgesetzes – und gewerblich anwendbar ist. Ein Gegenstand, der keine Erfindung darstellt, kann unabhängig von Neuheit oder erfinderischem Schritt nicht patentiert werden.
Was gilt nach der Praxis des JPO nicht als Erfindung?
Die Prüfungsrichtlinien führen unter anderem auf: andere Gesetze als Naturgesetze (z. B. Wirtschaftsgesetze), künstliche Anordnungen (z. B. Spielregeln als solche), mathematische Formeln, geistige Tätigkeiten des Menschen und Gegenstände, die ausschließlich diese nutzen (z. B. eine Geschäftsmethode als solche). Der Anspruch wird als Ganzes beurteilt: Ein Anspruch kann abgelehnt werden, selbst wenn einige Merkmale ein Naturgesetz nutzen, und angenommen werden, selbst wenn andere Merkmale dies nicht tun.
Was ist der Hardware-Ressourcen-Test für Software?
Gemäß Anhang B, Kapitel 1 des Prüfungshandbuchs gilt eine softwarebezogene Erfindung als Erfindung, wenn die Informationsverarbeitung durch die Software konkret unter Verwendung von Hardware-Ressourcen realisiert wird – das heißt, die Software und die Hardware arbeiten zusammen, um eine spezifische, für den beabsichtigten Verwendungszweck geeignete Vorrichtung oder ein Verfahren zur Informationsverarbeitung zu bilden. Ein Anspruch, der lediglich eine Regel oder eine Berechnung vor dem Hintergrund eines generischen Computers beschreibt, erfüllt diesen Test nicht.
Ist eine Geschäftsmethode in Japan patentierbar?
Ein Geschäftsverfahren als solches ist es nicht. Eine geschäftsbezogene Erfindung, die durch eine spezifische Informationsverarbeitung unter Verwendung von Hardware-Ressourcen umgesetzt wird, kann es sein – der Anspruch muss die technischen Mittel (welche Daten erfasst werden, wie sie von welchem Hardware-Element verarbeitet werden, was ausgegeben wird) und nicht das geschäftliche Konzept beschreiben.
Wie sollte ein Softwareanspruch im US- oder EP-Stil für Japan angepasst werden?
Formulieren Sie den Anspruch als Vorrichtung, Verfahren oder Programm um, bei dem jeder Schritt von einem genannten Hardware-Element an genannten Daten ausgeführt wird, sodass das Zusammenspiel von Software und Hardware aus dem Wortlaut des Anspruchs ersichtlich ist. Der Inhalt muss aus der ursprünglichen Offenbarung stammen (Art. 17-2 Abs. 3); beschreibt die Beschreibung die Umsetzung, ist die Änderung in der Regel zulässig.

FÜR AUSLÄNDISCHE RECHTSANWÄLTE UND ANMELDER

Steht bei einem japanischen Verfahren eine Frist des JPO bevor?

Senden Sie uns den Bescheid oder die Fallangaben – EVORIX übernimmt für ausländische Anmelder den Eintritt in die nationale Phase, die Bestellung eines Patentverwalters und die Beantwortung von Bescheiden. Kostenlose Bewertung und ein Festpreisangebot innerhalb von 3–5 Werktagen.

Verwandte Artikel

Haftungsausschluss

Dieser Artikel enthält allgemeine Informationen zur japanischen Patentpraxis zum Stand September 2026 und stellt keine Rechtsberatung dar. Fristen, Gebühren und die Prüfungspraxis können sich ändern, und die Frist für einen konkreten Fall hängt von den tatsächlich ergangenen Bescheiden ab. Bitte wenden Sie sich bezüglich Ihrer konkreten Angelegenheit an einen qualifizierten japanischen Patentanwalt.

Quellen