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Ablehnungen wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit in Japan (Artikel 29 Absatz 2): Wie der Prüfer des JPO seine Argumentation aufbaut – und wie man sie widerlegt

Picture of Takefumi Sugiura – Japanese Patent Attorney
Inventive Step Rejections in Japan (Article 29(2)): How the JPO Examiner Builds the Argument — and How to Take It Apart

Der häufigste Ablehnungsgrund in einem japanischen Prüfungsbescheid zu einem Fall in der nationalen Phase ist Artikel 29 Absatz 2 – fehlende erfinderische Tätigkeit. Die gute Nachricht für ausländische Rechtsanwälte ist, dass die Prüfer des JPO verpflichtet sind, die Zurückweisung gemäß den Prüfungsrichtlinien in einer vorgeschriebenen Weise Schritt für Schritt zu begründen. Jeder Schritt ist eine Stelle, an der die Begründung fehlschlagen kann. Dieser Artikel erläutert die Vorgehensweise des Prüfers, wie sie in den Richtlinien beschrieben ist, und zeigt anschließend auf, worauf eine Erwiderung abzielen sollte.

1. Das Gesetz und der „Fachmann“

Art. 29 Abs. 2 schließt ein Patent aus, wenn ein auf dem Gebiet des Fachgebiets versierter Fachmann die Erfindung auf der Grundlage des in Art. 29 Abs. 1 aufgeführten Stands der Technik vor dem Anmeldetag ohne weiteres hätte schaffen können. In den Richtlinien wird der Fachmann als jemand beschrieben, der gewöhnliche technische Mittel für Forschung und Entwicklung einsetzen, gewöhnliche Kreativität wie Materialauswahl und Konstruktionsänderungen an den Tag legen und den gesamten Stand der Technik auf dem betreffenden Gebiet als sein eigenes Wissen betrachten kann – eine fiktive Person, keine Einzelperson.

2. Die Vorgehensweise des Prüfers: Eine als Hauptbezugserfindung angeführte Erfindung, die Unterschiede, die Logik

Gemäß den Richtlinien wählt der Prüfer (i) aus dem Stand der Technik die einzelne zitierte Erfindung aus, die für die Logik am besten geeignet ist – die wichtigste zitierte Erfindung, in der Regel eine aus demselben oder einem verwandten technischen Gebiet oder mit derselben oder einer ähnlichen Problemstellung; (ii) ermittelt die Unterschiede zwischen der beanspruchten Erfindung und der wichtigsten zitierten Erfindung; und (iii) versucht, eine Logik (論理付け) zu konstruieren, anhand derer der Fachmann unter Verwendung einer sekundären zitierten Erfindung oder allgemeiner Fachkenntnisse leicht von der wichtigsten zitierten Erfindung zur beanspruchten Erfindung gelangen würde. Zwei unabhängige zitierte Erfindungen dürfen nicht zu einer einzigen Hauptzitierung zusammengefasst werden, und die erfinderische Tätigkeit wird für jeden Anspruch einzeln beurteilt.

3. Faktoren, die die Logik stützen – und Faktoren, die sie widerlegen

AnleitungFaktor (Prüfungsrichtlinien)
Gegen die erfinderische TätigkeitMotivation, die sekundäre Erfindung auf die Haupterfindung anzuwenden: Verwandtschaft der technischen Gebiete; Gemeinsamkeit der Problemstellung; Gemeinsamkeit der Funktion oder des Betriebs; Anregung in den zitierten Erfindungen
GegenDer Unterschied besteht lediglich in einer gestalterischen Abwandlung der zitierten Haupterfindung, oder der Anspruch ist eine einfache Zusammenfassung des Stands der Technik
Für die erfinderische TätigkeitVorteilhafte Wirkungen der beanspruchten Erfindung gegenüber dem zitierten Stand der Technik
Für„Teaching-away“ (Hemmfaktor) – z. B. würde die Anwendung der sekundären Erfindung dazu führen, dass die Haupterfindung ihrem eigenen Zweck zuwiderläuft

Die Richtlinien fügen hinzu, dass, wenn es keine der Differenz entsprechende sekundäre Erfindung gibt und die Differenz keine bloße Designvariante ist, die Logik nicht konstruiert werden kann – und dass Prüfer sich vor nachträglicher Einsicht hüten müssen.

4. Angriffspunkte: Eine Antwortstrategie in vier Schritten

SchrittWas in der Mitteilung zu prüfen ist
1. Der AusgangspunktBefindet sich die zitierte Haupterfindung tatsächlich auf demselben Gebiet oder ist sie auf dasselbe Problem ausgerichtet? Hat der Prüfer zwei Referenzen effektiv zusammengefasst?
2. Die UnterschiedeSind alle Anspruchsmerkmale berücksichtigt? Ein Merkmal, das der Prüfer als offenbart behandelt hat, das aber in der Referenz tatsächlich nicht gelehrt wird, ist der häufigste Fehler
3. Die BegründungAuf welchen der vier Faktoren wird abgestellt? Die bloße Fachgebietsverwandtschaft ist ein schwaches Argument; ein Hinweis in der Referenz ist ein starkes Argument. Löst die sekundäre Referenz ein anderes Problem?
4. Die Gegenargumente„Teaching-away“ in der Hauptreferenz; vorteilhafte Wirkungen, die der Stand der Technik nicht erzielt (gestützt durch die Beschreibung, bestätigt durch Daten, sofern verfügbar)

5. Ändern oder argumentieren? Eine Kombination aus beidem

Da die erfinderische Tätigkeit pro Anspruch bewertet wird, umfasst eine wirksame erste Stellungnahme in der Regel beides: Sie argumentiert hinsichtlich des unabhängigen Anspruchs auf der Grundlage der oben festgestellten Mängel und nimmt – im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung (§ 17 Abs. 2 Nr. 3) – eine Änderung vor, um ein abhängiges Merkmal hinzuzufügen, das die zitierte Kombination nicht erreicht. Handelt es sich um eine abschließende Mitteilung, beschränken sich Änderungen auf die Kategorien gemäß Art. 17-2(5); siehe unseren Leitfaden zu neuem Sachverhalt und Änderungen in abschließenden Prüfungsbescheiden. Fristen und Fristverlängerungen für ausländische Anmelder finden Sie im Bereich „Prüfungsbescheide“.

6. Praktische Hinweise für übersetzte (PCT-)Fälle

Zwei Probleme treten in Fällen der nationalen Phase immer wieder auf. Erstens wird der Wortlaut des Anspruchs anhand der japanischen Übersetzung geprüft: Ein Begriff, der weiter gefasst übersetzt wurde als beabsichtigt, kann Stand der Technik einbeziehen, den der ursprüngliche Anspruch vermieden hätte – überprüfen Sie die Übersetzung des unterscheidenden Merkmals, bevor Sie argumentieren. Zweitens müssen die geltend gemachten Wirkungen in der eingereichten Beschreibung enthalten sein; eine im Ausland verfasste Beschreibung, die Ergebnisse nur qualitativ beschreibt, kann ein Argument zwar stützen, später eingereichte Daten können eine offen gelegte Wirkung jedoch nur bestätigen, nicht erst begründen.

Häufig gestellte Fragen

Kann der Prüfer zwei Referenzen als Ausgangspunkt kombinieren?
Nein. Die Richtlinien verlangen, dass der Prüfer eine zitierte Erfindung als Hauptzitierung auswählt und seine Argumentation davon ausleitet; zwei unabhängige zitierte Erfindungen dürfen nicht zu einer einzigen Hauptzitierung zusammengefasst werden. Sollte die Mitteilung dies zu tun scheinen, ist dies ein Punkt, der angesprochen werden muss.
Was sind die „Motivationsfaktoren“?
Die Richtlinien führen vier auf: Verwandtschaft der technischen Gebiete, Gemeinsamkeit des zu lösenden Problems, Gemeinsamkeit der Funktion oder des Betriebs sowie einen Hinweis im Inhalt der zitierten Erfindungen. Der Prüfer muss außerdem berücksichtigen, ob es sich bei dem Unterschied um eine bloße Designvariante oder eine einfache Zusammenführung des Stands der Technik handelt.
Welche Argumente sprechen zugunsten des Anmelders?
Vorteilhafte Wirkungen der beanspruchten Erfindung (im Vergleich zum zitierten Stand der Technik) und „Teaching-away“ (Hemmfaktoren) – beispielsweise wenn die Anwendung der sekundären Referenz den Zweck der Hauptreferenz zunichte machen würde. Die Wirkungen müssen aus der eingereichten Beschreibung ableitbar sein; nicht offen gelegte Ergebnisse dürfen nicht als neues Material eingeführt werden, obwohl experimentelle Daten, die eine offen gelegte Wirkung bestätigen, vorgelegt werden können.
Wird die erfinderische Tätigkeit Anspruch für Anspruch geprüft?
Ja. Die Richtlinien verlangen eine Beurteilung für jeden einzelnen Anspruch. Ein abhängiger Anspruch kann auch dann bestehen bleiben, wenn der unabhängige Anspruch zurückgewiesen wird – weshalb eine Erwiderung häufig Argumente zum unabhängigen Anspruch mit einer Ausweichänderung kombiniert, die ein abhängiges Merkmal einbezieht.
Spielt die nachträgliche Einsicht in der japanischen Praxis eine Rolle?
Die Richtlinien warnen die Prüfer ausdrücklich vor dem Rückblick: dem Einlesen der beanspruchten Erfindung in den zitierten Stand der Technik oder dem Darstellen der Erfindung als naheliegend im Lichte ihrer eigenen Offenbarung. Der Hinweis darauf, dass sich die Argumentation auf Erkenntnisse stützt, die nur aus der Anmeldung selbst verfügbar sind, ist ein legitimes Argument.

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Haftungsausschluss

Dieser Artikel enthält allgemeine Informationen zur japanischen Patentpraxis zum Stand September 2026 und stellt keine Rechtsberatung dar. Fristen, Gebühren und die Prüfungspraxis können sich ändern, und die Frist für einen konkreten Fall hängt von den tatsächlich ergangenen Bescheiden ab. Bitte wenden Sie sich bezüglich Ihrer konkreten Angelegenheit an einen qualifizierten japanischen Patentanwalt.

Quellen