[Erläuterung eines Patentanwalts] Was sind die Beschränkungen für Mehrfachansprüche? Best Practices zur Reduzierung der Anzahl der Ansprüche bei der Anmeldung in Japan

Bei der Umwandlung und Einreichung von PCT-Anmeldungen (internationalen Patentanmeldungen) aus dem Ausland oder von ausländischen Anmeldungen über den Pariser Weg in Japan (nationale Umwandlung) ist die Berücksichtigung der „Multi-Multi-Claim-Beschränkung“ eine unvermeidliche und wichtige praktische Herausforderung.Mit der Gesetzesänderung im April 2022 wird dies auch in Japan grundsätzlich verboten, und die Einreichung einer ausländischen Anmeldung, deren Ansprüche unverändert übersetzt wurden, führt zu einer Mitteilung über die Zurückweisung. In diesem Artikel erläutert ein Patentanwalt für Verantwortliche in IP-Abteilungen und Mitarbeiter ausländischer Patentkanzleien ausführlich alles von den „Grundlagen der Beschränkung“ bis hin zu „Best Practices zur Reduzierung der Anzahl der Ansprüche bei der Überführung nach Japan“.

1. Grundlagen der Beschränkung von Multi-Multi-Ansprüchen und Auswirkungen auf die Praxis

1-1. Der Unterschied zwischen Mehrfachansprüchen und Multi-Multi-Ansprüchen

In der Beschreibung der Patentansprüche (Claims) bezeichnet ein „Multi-Claim“ (Anspruch mit Verweis auf mehrere andere Ansprüche) einen Anspruch, der wahlweise auf zwei oder mehr andere Ansprüche verweist. Ein Beispiel hierfür ist die Formulierung „das in Anspruch 1 oder 2 beschriebene Herstellungsverfahren“, die auch heute noch rechtmäßig ist.

Ein „Multi-Multi-Claim“ hingegen ist ein Multi-Claim, der auf einen Multi-Claim verweist. Nehmen wir beispielsweise an, Anspruch 3 sei ein Multi-Claim mit der Formulierung „gemäß Anspruch 1 oder 2“. Wenn nun Anspruch 4 wie folgt formuliert wird: „gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3“, fällt dieser Anspruch 4 unter die Kategorie der Multi-Multi-Claims. Denn er verweist alternativ auf den Multi-Claim in Anspruch 3.

1-2. Zeitpunkt des Inkrafttretens der Beschränkung und Hintergrund der Einführung

In Japan wurde die Beschränkung für Multi-Multi-Ansprüche für PCT-Anmeldungen mit einem internationalen Anmeldetag ab dem 1. April 2022 (Reiwa 4) sowie für Patentanmeldungen eingeführt, die ab diesem Datum eingereicht werden (u. a. Artikel 24-3 Absatz 5 der Durchführungsbestimmungen zum Patentgesetz).

Die Hauptgründe für die Einführung dieser Beschränkung sind die „internationale Harmonisierung der Systeme“ und die „Entlastung von Dritten und Prüfern“.Während in wichtigen Ländern wie den USA, China und Südkorea bereits strenge Beschränkungen galten, gab es in Japan keine derartigen Beschränkungen, was dazu führte, dass bei Anmeldungen aus dem Ausland komplexe Anspruchsstrukturen eingeführt wurden. Da sich die Rechtsverhältnisse wie ein Spinnennetz verkomplizierten und dies die Beurteilung von Rechtsverletzungen durch Dritte sowie die Belastung des Patentamts bei der Recherche nach Stand der Technik erhöhte, wurde durch eine Gesetzesänderung eine Beschränkung eingeführt.

1-3. Strafen bei Verstößen und das Risiko von Prüfungsverzögerungen

Wird ein Prüfungsantrag gestellt, der Ansprüche enthält, die gegen diese Beschränkung verstoßen, liegt ein Verstoß gegen Artikel 36 Absatz 6 Nummer 4 des Patentgesetzes (Anforderungen der delegierten Ministerialverordnung) vor, was zu einer Mitteilung über die Zurückweisungsgründe führt.

2. Gründe für die Notwendigkeit einer Reduzierung der Anzahl der Ansprüche bei der Umwandlung in eine japanische Anmeldung (inländische Umwandlung)

2-1. Fallstricke aufgrund unterschiedlicher Regeln im Vergleich zu anderen Ländern (insbesondere Europa)

Besondere Vorsicht ist bei der Umwandlung von PCT-Anmeldungen, die auf dem europäischen Patentsystem (EP) basieren, in japanische Anmeldungen geboten. Da Multi-Multi-Claims beim EPO (Europäisches Patentamt) sowie in Großbritannien und Deutschland großzügig zugelassen werden, enthalten in der europäischen Patentpraxis erstellte Beschreibungen häufig ohne Weiteres Dutzende von Multi-Multi-Claims.

2-2. Zeitpunkt des Prüfungsantrags und der freiwilligen Berichtigung

Im japanischen Patentsystem muss innerhalb von drei Jahren nach der Anmeldung gesondert ein „Prüfungsantrag“ gestellt werden. In der Praxis wird der Prüfungsantrag oft gleichzeitig mit dem Verfahren zur nationalen Umsetzung der PCT-Anmeldung (z. B. Einreichung der Übersetzung) gestellt, doch hier lauert eine Falle.

Wenn der Antrag auf Prüfung gleichzeitig mit der Umwandlung gestellt wird, beginnt die Prüfung auf der Grundlage der in der eingereichten Übersetzung enthaltenen Ansprüche, sodass sofort eine Mitteilung über die Zurückweisungsgründe ergeht, wenn diese Ansprüche Mehrfachansprüche enthalten. Um dies zu verhindern, ist eine „freiwillige Berichtigung bei der Umwandlung in Japan“ von entscheidender Bedeutung. Es ist eine unumstößliche Regel, nach Abschluss des Umwandlungsverfahrens und vor Einreichung des Antrags auf Prüfung eine freiwillige Berichtigung vorzunehmen, um Verstöße zu beseitigen und unnötige Ansprüche zu streichen.

2-3. Zusammenhang zwischen der Anzahl der Ansprüche und den Gebühren des Patentamts (Prüfungsantragsgebühr und Patentgebühr)

Die an das japanische Patentamt zu entrichtende Prüfungsantragsgebühr wird nach der Formel „Grundgebühr + (Anzahl der Ansprüche × Zuschlag)“ berechnet. Da für jeden zusätzlichen Anspruch ein Zuschlag von mehreren tausend Yen anfällt, entstehen bei einer Anmeldung auf EP-Basis mit 50 Ansprüchen allein für die Prüfungsantragsgebühr enorme Kosten in Höhe von mehreren hunderttausend Yen. Auch die nach der Patenterteilung fälligen Jahresgebühren (Patentgebühren) steigen proportional zur Anzahl der Ansprüche.Die Reduzierung der Anzahl der Ansprüche bei der Einreichung in Japan ist eine äußerst wirksame Maßnahme zur Kostensenkung.

3. Best Practices zur Reduzierung und Optimierung der Anzahl der Ansprüche

Im Folgenden stellen wir vier praktische Best Practices vor, mit denen Sie bei der Umwandlung einer ausländischen Anmeldung in eine japanische Anmeldung nicht nur einfach Ansprüche streichen, sondern die Kosten optimieren und gleichzeitig starke Schutzrechte aufrechterhalten können.

3-1. Beseitigung von Mehrfachansprüchen und Klärung der Abhängigkeitsbeziehungen

Um Mehrfachansprüche zu beseitigen, werden hauptsächlich die folgenden Maßnahmen ergriffen.

3-2. Entschiedene Streichung von Ansprüchen mit geringem tatsächlichem Wert

Die effektivste Methode zur Reduzierung der Anzahl der Ansprüche und zur erheblichen Senkung der Prüfungsgebühren ist die „Streichung von Ansprüchen mit geringem Wert“. Aus Sicht der japanischen Praxis enthalten Anmeldungen häufig folgende Ansprüche, die als unnötig angesehen werden.

3-3. Zusammenführung und Systematisierung der Kategorien

In der Originalschrift einer PCT-Anmeldung werden häufig unabhängige Ansprüche mit ähnlichen Bestandteilen in mehreren Kategorien wie „Vorrichtung (Gegenstand)“, „Herstellungsverfahren“, „System“ und „Programm“ aufgeführt, um Lücken im Schutz zu vermeiden.

Versucht man, alle Ansprüche unverändert in Japan zu schützen, verdoppelt sich die Anzahl der Ansprüche. Nach japanischem Patentrecht ist es beispielsweise in manchen Fällen möglich, die Herstellung und den Verkauf von „Vorrichtungen“, auf denen ein „Programm“ installiert ist, in die Durchsetzung der Rechte einzubeziehen, wenn man ein Patent für dieses „Programm“ besitzt. Es ist eine bewährte Vorgehensweise zur Steigerung der Kosteneffizienz, nach einer Befragung zur Art der Erfindung und zur Geschäftsform des Kunden die Kategorien auf die in Japan wirklich notwendigen einzugrenzen und dann den Antrag auf Prüfung zu stellen.

3-4. Vorab-Stärkung der Patentierbarkeit durch freiwillige Berichtigung

Es ist ebenfalls wichtig, zum Zeitpunkt der freiwilligen Berichtigung bei der Umwandlung in ein japanisches Patent die in den Ausführungsbeispielen (detaillierten Beschreibungen) der Beschreibung aufgeführten starken technischen Merkmale in die Ansprüche aufzunehmen, um die Patentierbarkeit zu stärken.

Wenn im internationalen Recherchenbericht (ISR) des PCT negative Feststellungen enthalten sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Anmeldung abgelehnt wird, wenn der Prüfungsantrag in Japan unverändert gestellt wird. Durch eine vorzeitige Anpassung (Reduzierung) der Ansprüche im Anschluss an die Einreichung der Übersetzung, um den japanischen Prüfungsstandards zu entsprechen, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, auf Anhieb eine Patenterteilung zu erhalten. Dadurch lassen sich die Kosten für Patentanwälte und Übersetzungen im Zwischenverfahren vollständig einsparen, was zu einer hohen Kosteneffizienz führt.

4. Vorteile der Beauftragung eines Patentanwalts mit dem Übergangsverfahren nach Japan und der Korrektur der Ansprüche

Durch die Beauftragung eines auf Patentrecht spezialisierten Patentanwalts wird die gesamte Beschreibung sorgfältig geprüft, und es wird eine strategische Neugestaltung der Ansprüche ermöglicht, die aus der Perspektive von Verletzungsverfahren rückwärts berechnet wird: „Was sind die wesentlichen Merkmale, die den Kern der Erfindung ausmachen?“ und „An welchen Punkten werden Wettbewerber Umgehungskonstruktionen entwickeln?“ Hier kommt die professionelle Kompetenz zum Tragen, die zu schützenden Rechte fest zu erhalten und nur unnötigen Ballast zu entfernen.

Wenn die Auswahl der Ansprüche bereits in der „englischen (Originalsprache) Phase“ vor Beginn der Übersetzung ins Japanische erfolgt, lassen sich nicht nur die Stempelgebühren des Patentamts, sondern auch die Übersetzungskosten direkt senken. Durch die vorläufige Überarbeitung der Ansprüche durch einen Patentanwalt, der mit den japanischen Prüfungsstandards bestens vertraut ist, wird das Risiko unnötiger Ablehnungsbescheide drastisch verringert, was letztlich die Gesamtkosten von der Anmeldung bis zur Patenterteilung minimiert.

5. Zusammenfassung: Verlassen Sie sich bei der sicheren Erlangung von Schutzrechten und der Kostenoptimierung auf Experten

Die durch die Gesetzesänderung von 2022 eingeführte Beschränkung auf Multi-Multi-Claims ist eine unvermeidbare Hürde bei der Umwandlung von PCT-Anmeldungen in Japan. Man sollte dies jedoch nicht als bloße „lästige Regel“ betrachten, sondern als „hervorragende Gelegenheit, die Ansprüche insgesamt zu überprüfen, unnötige Kosten zu reduzieren und nur die wirklich notwendigen Rechte herauszuarbeiten und zu stärken“.Um die Risiken und steigenden Kosten einer Übersetzung ohne weitere Bearbeitung und der anschließenden Einreichung eines Prüfungsantrags zu vermeiden, sind eine angemessene Neuordnung der Ansprüche und freiwillige Korrekturen bereits in der Phase der Umwandlung in eine japanische Anmeldung eine unverzichtbare Strategie.

AUTOR / Verfasser

Takefumi Sugiura

EVORIX Intellectual Property Office – Leitender Patentanwalt

Wir unterstützen Mandanten aus einer Vielzahl von Branchen – darunter IT, Fertigung, Start-ups, Mode und Medizin – von der Anmeldung von Patenten, Marken, Geschmacksmustern und Urheberrechten bis hin zu Gerichtsverfahren und Verletzungsklagen. Wir sind zudem mit IP-Strategien in zukunftsweisenden Bereichen wie KI, IoT, Web3 und FinTech bestens vertraut. Wir sind Mitglied in mehreren Verbänden, darunter der Japanischen Patentanwaltskammer, der Asian Patent Attorneys Association (APAA) und der Japan Trademark Association (JTA).

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