[Supervisado por un abogado especializado en marcas] ¿Se cancelan las marcas que no se utilizan? Fundamentos y estrategias de defensa en los procedimientos de cancelación por falta

«Que una marca registrada que tanto ha costado conseguir sea cancelada por no haberla utilizado»... ¿Sabía que algo así puede suceder en la realidad? La Ley de Marcas de Japón establece un sistema para cancelar las marcas registradas que no se hayan utilizado de forma continuada durante al menos tres años. Se trata del procedimiento de cancelación por falta de uso (artículo 50 de la Ley de Marcas).

Este sistema supone un riesgo importante que los titulares de marcas deben comprender desde el punto de vista de la «defensa». Si la marca registrada de su empresa fuera cancelada por falta de uso, los cimientos de la marca podrían verse gravemente afectados. El valor de marca que se ha construido a lo largo de muchos años podría desaparecer con una sola solicitud de procedimiento.

Por otro lado, también es un arma muy eficaz desde el punto de vista «ofensivo». Si una marca registrada por otra empresa supone un obstáculo para el desarrollo de su propio negocio, y dicha marca no se está utilizando, se puede solicitar un procedimiento de cancelación por falta de uso para extinguir sus derechos. Esto supone una vía de escape cuando una marca anterior se convierte en un escollo a la hora de lanzar una nueva marca o entrar en el mercado.

En este artículo, explicaremos de forma exhaustiva conocimientos útiles para la práctica, desde el resumen del sistema de procedimientos de cancelación por falta de uso hasta las medidas de defensa, las estrategias ofensivas y los puntos clave de la gestión diaria de la propiedad intelectual. ¿Se siente seguro simplemente por «tener» una marca? Aproveche esta oportunidad para revisar el sistema de gestión de marcas de su empresa.

1. ¿Qué es el procedimiento de anulación por falta de uso? ― Visión general del sistema

Resumen del sistema basado en el artículo 50 de la Ley de Marcas

El procedimiento de anulación por falta de uso es un sistema de resolución previsto en el artículo 50 de la Ley de Marcas, que permite solicitar la anulación del registro de una marca registrada que no se haya utilizado de forma continuada durante al menos tres años en el territorio japonés. El registro de una marca no garantiza su seguridad de por vida una vez obtenido, ya que el «uso» se incluye como condición previa para el mantenimiento de los derechos.

El trasfondo de este sistema es el principio básico del régimen de marcas. Una marca solo desempeña su función de indicación de origen y garantía de calidad cuando se utiliza realmente en el ámbito empresarial. Si una marca no utilizada permanece registrada, se limita injustamente la oportunidad de que otros operadores la utilicen, lo que obstaculiza la competencia leal. Por ello, basándose en el principio de que «no es necesario mantener los derechos sobre una marca que no se utiliza», se ha establecido el sistema de procedimiento de anulación por falta de uso.

¿Por qué se cancelan las marcas que no se utilizan?

Los derechos de marca tienen una naturaleza única en comparación con otros derechos de propiedad intelectual. Mientras que los derechos de patente y los derechos de diseño expiran tras un periodo determinado, los derechos de marca pueden mantenerse de forma casi permanente si se renueva el registro. Sin embargo, esto se basa en la premisa de que «se está utilizando».

Si una marca se deja sin utilizar, se producen los siguientes problemas.

• Problema de agotamiento de marcas: cuando, de entre una combinación limitada de cadenas de caracteres y logotipos, una marca que no se utiliza queda «reservada» como registro, los nuevos participantes no pueden adquirir una buena marca.
• Riesgo de ejercicio indebido de los derechos: puede proliferar la práctica de enviar cartas de advertencia a otras empresas o exigirles el pago de derechos de licencia basándose en los derechos de marca, a pesar de que en realidad no se esté haciendo uso de la misma.
• Disminución de la confianza en el sistema de marcas: si aumentan las «marcas de papel» sin uso real, se verá mermada la fiabilidad del propio sistema de marcas.

El procedimiento de caducidad por falta de uso se considera un sistema de interés público destinado a prevenir estos efectos negativos y a garantizar que el sistema de marcas funcione de acuerdo con su propósito original.

Cualquiera puede solicitarlo: el principio de que «cualquier persona» puede solicitarlo

Una de las principales características del procedimiento de caducidad por falta de uso es que «cualquier persona» puede solicitarlo. El artículo 50, apartado 1, de la Ley de Marcas establece expresamente que «cualquier persona» puede solicitarlo, por lo que cualquiera puede solicitar el procedimiento de caducidad por falta de uso, independientemente de que tenga o no un interés en el asunto. Esto contrasta con el procedimiento de nulidad previsto en la Ley de Patentes (artículo 123, apartado 2), en el que solo las partes interesadas tienen legitimación para solicitarlo.

Esta característica de que «cualquier persona puede solicitarlo» implica que, para el titular del derecho de marca, existe un riesgo constante. Esto significa que, si la marca registrada de su empresa no se ha utilizado durante más de tres años, se encuentra en una situación en la que no sería de extrañar que, en cualquier momento, cualquiera solicitara un procedimiento de anulación por falta de uso. Por el contrario, también supone la ventaja de poder iniciar acciones de anulación con relativa facilidad contra marcas de otras empresas que obstaculizan el desarrollo de su negocio.

2. Tres requisitos para que se conceda la anulación

Para que se conceda la anulación en un procedimiento de anulación por falta de uso, deben cumplirse los tres requisitos siguientes. Dicho de otro modo, si el titular de la marca logra refutar alguno de ellos, existe la posibilidad de evitar la anulación.

Requisito 1: Inactividad durante al menos tres años antes de la solicitud del procedimiento

El requisito más básico es que la marca registrada en cuestión no se haya utilizado en el territorio japonés durante los tres años anteriores a la inscripción de la solicitud de procedimiento. Lo importante aquí es que el punto de partida de los «tres años» no es la «fecha de la solicitud de procedimiento», sino la «fecha de inscripción de la solicitud de procedimiento». Existe un ligero desfase temporal hasta que la solicitud de procedimiento se inscribe en la Oficina de Patentes, pero en la práctica suele ser de unas pocas semanas a partir de la fecha de la solicitud.

Además, el significado de «uso» está definido de forma estricta en la ley. Debe corresponder a los actos de uso previstos en el artículo 2, apartado 3, de la Ley de Marcas, lo que incluye, concretamente, los siguientes actos:

• El acto de colocar la marca en el producto o en su embalaje
• El acto de ceder, entregar o exportar productos en los que se ha colocado la marca
• El acto de utilizar la marca al prestar servicios
• El acto de distribuir publicidad, listas de precios o documentos comerciales relativos a productos o servicios en los que se haya colocado la marca
• El acto de mostrar la marca a través de Internet

El mero hecho de «conocer» o «recordar» una marca no se considera uso. Se requiere un acto de uso concreto en el marco de la actividad empresarial real.

Requisito 2: Situación de uso por cada producto o servicio designado

El procedimiento de caducidad por falta de uso puede solicitarse para cada uno de los productos o servicios designados. Por ejemplo, si una marca está registrada con la designación de la clase 25 «prendas de vestir» y la clase 35 «prestación de servicios a clientes en el ámbito del comercio minorista», puede darse el caso de que se utilice para «prendas de vestir», pero no para «comercio minorista».

En este caso, el solicitante puede solicitar el procedimiento de anulación por falta de uso solo en relación con la parte de «comercio al por menor» que no se utiliza. Por el contrario, el titular de la marca puede mantener sus derechos únicamente sobre los productos y servicios que utiliza. De este modo, el procedimiento de anulación por falta de uso no es de tipo «todo o nada», sino que se evalúa de forma flexible por cada producto o servicio designado.

No obstante, hay que prestar atención a la interpretación del alcance de los productos y servicios utilizados. Por ejemplo, si se utiliza únicamente «chocolate» respecto al producto designado «pasteles», puede ser objeto de controversia si se reconoce el uso respecto a «pasteles» en su conjunto o si se limita a «chocolate». En la práctica de los juicios, cuando el producto concreto utilizado se incluye dentro del alcance de los productos designados, se tiende a reconocer el uso respecto a dichos productos designados.

Requisito 3: No existir motivos justificados para la falta de uso

Incluso si no se ha utilizado durante más de tres años, se puede evitar la cancelación si existe una «razón justificada». Sin embargo, los casos en los que se reconoce esta «razón justificada» son extremadamente limitados.

En la siguiente tabla se resumen los tres requisitos y su contenido concreto.

3. Medidas de defensa: cómo actuar ante una solicitud de resolución

¿Cómo debe actuar el titular de la marca si se le solicita un procedimiento de anulación por falta de uso? A continuación, explicamos de forma concreta las medidas de defensa en la práctica.

La carga de la prueba recae en el titular de la marca

La característica más destacada del procedimiento de anulación por falta de uso es que la carga de la prueba recae sobre el demandado (el titular de la marca). En un litigio ordinario, el principio es que «la parte que alega debe probar», pero en el procedimiento de anulación por falta de uso, basta con que el demandante alegue que «esta marca no se está utilizando», y es el titular de la marca quien debe demostrar con pruebas que «se está utilizando».

Este cambio en la carga de la prueba se basa en la idea de que quien mejor conoce la situación de uso de la marca es el propio titular. Sin embargo, aunque se haya utilizado realmente, existe el riesgo de que se anule si no se pueden presentar las pruebas adecuadas, por lo que es extremadamente importante conservar las pruebas de forma habitual.

Pruebas válidas y pruebas inválidas

Para demostrar el uso en un procedimiento de anulación por falta de uso, se necesitan pruebas que indiquen claramente «quién», «cuándo», «qué marca» y «para qué productos o servicios» se utilizó. Dependiendo del tipo de prueba, existe una gran diferencia en su fuerza probatoria en el procedimiento.

Por otro lado, las siguientes pruebas pueden tener un valor probatorio débil por sí solas o ser consideradas inválidas.

• Documentación interna: los documentos de planificación o las actas de reuniones internas tienen un valor probatorio débil, ya que no implican transacciones con terceros
• Pruebas sin fecha: las pruebas en las que no se puede determinar cuándo se utilizaron no permiten demostrar el uso dentro del periodo de tres años requerido
• Declaraciones juradas o declaraciones elaboradas por la propia empresa: las declaraciones propias sin respaldo objetivo tienen un valor probatorio limitado
• Marcas con una forma diferente: si se utiliza una forma notablemente diferente a la de la marca registrada, no se reconocerá como «uso de la marca registrada».
• Uso diferente de los productos y servicios designados: las pruebas de uso en «bolsos» son inválidas si la marca está registrada para el producto designado «prendas de vestir».

No se admite el uso de última hora

Es posible que piense que «basta con empezar a utilizarla apresuradamente una vez que se haya solicitado el procedimiento de anulación», pero esto no es válido. El artículo 50, apartado 3, de la Ley de Marcas establece que el uso realizado tras tener conocimiento de la solicitud de procedimiento (el denominado «uso de última hora») no se reconocerá como prueba de uso.

4. Prevenir el riesgo de falta de uso mediante la gestión diaria de la propiedad intelectual

La mejor forma de prepararse para un procedimiento de nulidad por falta de uso es establecer un sistema de gestión de la propiedad intelectual en el día a día. En lugar de «el ataque es la mejor defensa», aquí se aplica que «la gestión es la mejor defensa». A continuación, se presentan tres puntos concretos de gestión.

Uso de marcas consideradas idénticas según la percepción social

Conservación periódica de las pruebas

Inventario de la cartera de marcas

5. Estrategia ofensiva: aprovechar la cancelación de marcas de otras empresas

Hasta ahora hemos explicado el procedimiento de anulación por falta de uso desde una perspectiva defensiva, pero a partir de aquí veremos cómo utilizarlo como estrategia «ofensiva». El procedimiento de anulación por falta de uso puede convertirse en una herramienta poderosa para impulsar la estrategia de marca de la propia empresa.

Aprovechamiento como solución ante marcas anteriores

En la investigación de disponibilidad previa a la solicitud de registro de una marca, no es raro descubrir marcas anteriores idénticas o similares a la que se desea utilizar. En este caso, normalmente se barajan las siguientes opciones:

• Modificar la marca de la empresa (revisión de la estrategia de marca)
• Negociar con el titular de la marca anterior (acuerdo de coexistencia, cesión, licencia)
• Solicitar la cancelación de la marca anterior (recurso de caducidad por falta de uso)

De entre estas opciones, la más eficaz cuando la marca anterior no se utiliza realmente es el procedimiento de cancelación por falta de uso. Si se cancela la marca anterior, desaparece el obstáculo y aumentan las posibilidades de que se registre la solicitud de marca de la empresa. Se trata de una estrategia que puede aplicarse en diversas situaciones, como el lanzamiento de una nueva marca o la obtención de marcas nacionales para la expansión internacional.

La investigación previa sobre la falta de uso es la clave del éxito

Antes de solicitar un procedimiento de anulación por falta de uso, es extremadamente importante investigar a fondo si la marca en cuestión no se está utilizando realmente. Si la parte contraria puede presentar pruebas de uso, la solicitud de anulación será desestimada, lo que no solo supondrá un desperdicio de los gastos del procedimiento, sino que también conlleva el riesgo de que la parte contraria conozca las intenciones de la empresa.

La opción de la negociación de cesión

Aunque el procedimiento de anulación por falta de uso es un medio eficaz, solicitarlo no es necesariamente la única solución. En algunos casos, puede resultar más eficaz intentar primero negociar la cesión con el titular de la marca.

Sea cual sea la estrategia que se adopte, es imprescindible realizar una investigación previa exhaustiva y contar con el asesoramiento de expertos. Elaborar una estrategia que combine el procedimiento de caducidad por falta de uso y las negociaciones de cesión permite llevar a cabo la estrategia de marca de la forma más eficaz.

6. Ventajas de consultar a un agente de la propiedad industrial y resumen

El procedimiento de anulación por falta de uso es un ámbito de la Ley de Marcas que requiere conocimientos especializados y experiencia práctica. Tanto si se está en la posición de la defensa como en la del ataque, consultar y contratar a un agente de la propiedad industrial permite actuar de forma más segura y eficaz.

Aunque el procedimiento de cancelación por falta de uso es un sistema que gira en torno al requisito básico del «uso» de los derechos de marca, su práctica es muy compleja y presenta numerosas situaciones en las que es difícil tomar una decisión. Comprender tanto la «defensa» como el «ataque» y poner en práctica tanto la gestión diaria de la propiedad intelectual como su uso estratégico es la clave para proteger y aumentar el valor de la marca de la empresa.

¿Existe el riesgo de que su marca sea cancelada por falta de uso? ¿O acaso las marcas en desuso de otras empresas están obstaculizando el desarrollo de su negocio? Si tiene alguna duda, por pequeña que sea, no dude en consultar a un abogado especializado en propiedad industrial.