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Índice
1. ¿Es realmente necesario registrar una marca?
«¿Es obligatorio registrar los derechos de marca? Me parece un gasto innecesario, y si el titular de los derechos se pone en contacto conmigo, ¿no bastaría con dejar de vender en ese momento...?»
A menudo recibimos preguntas de este tipo. Es cierto que, si se detiene la actividad tras recibir una carta de advertencia, quizá sea posible minimizar los daños.
Sin embargo, ya es demasiado tarde. Todo el capital invertido en el negocio hasta recibir la advertencia (gastos de publicidad, de diseño de envases, de promoción, etc.) se habrá desperdiciado. Además, desde el punto de vista de la protección de la marca, no resulta nada constructivo. Se puede afirmar que, para proteger la marca, es imprescindible obtener los derechos de marca.
Ejemplo concreto: una cadena de restaurantes que llevaba cinco años operando sin registrar el nombre de su local descubrió que otra empresa con el mismo nombre había registrado la marca antes que ellos. Como resultado, se incurrió en gastos considerables para cambiar los letreros, reimprimir los menús, modificar el sitio web e informar a los clientes. Esta situación se habría podido evitar si se hubiera registrado la marca de antemano.
2. ¿Qué es una marca? — La parábola del barril de whisky
¿Qué es una marca, en realidad? Analicémoslo con un ejemplo sencillo.
Supongamos que A, B y C poseen cada uno 10 barricas de whisky. Si almacenamos estas 30 barricas en el mismo lugar sin ninguna marca distintiva, no hay forma de saber cuál es de quién.
Por eso, si marcamos los barriles con «A», «B» y «C», se pueden identificar a simple vista. Al principio, se trataba de una simple marca de identificación, pero con el tiempo se convierte en algo que indica su personalidad: «el whisky de A es suave y con cuerpo», «el de B es ahumado» y «el de C tiene un sabor fuerte».
Esta «personalidad» es precisamente la marca. Una marca es la «exigencia» del productor respecto a un producto o servicio, la «personalidad» que muestra una postura coherente con el producto y la «promesa» (confianza) que se hace al cliente.
¿Qué pasaría si el nombre de la marca cambiara constantemente? Si «A» pasara de repente a ser «α», los clientes que buscaban un whisky suave se verían desconcertados, sin saber si se trata del mismo producto. El cambio de nombre de una marca no es deseable ni para el empresario, ni para los clientes (consumidores) ni para el mercado (operadores).
La personalidad y la confianza no se ven. Lo que las hace visibles es la «marca registrada». Desde el punto de vista comercial, al proteger la «señal de identificación» (marca) que demuestra que se trata de una marca que uno mismo ha construido, se consigue proteger la personalidad y la confianza, es decir, la marca.
*Origen de la palabra «marca»: proviene de la costumbre de marcar con un hierro candente el ganado propio para distinguirlo del ajeno. La palabra «brandr» (que significa «marcar con hierro candente») evolucionó hasta convertirse en «brand» (marca).
3. Las dos grandes ventajas de adquirir un derecho de marca
Las ventajas de obtener un derecho de marca para proteger la marca se pueden dividir, a grandes rasgos, en dos.
| Ventaja 1: Garantía de libre uso | Ventaja 2: Impedir el uso no autorizado por parte de terceros |
|---|---|
| Asegurar los derechos para poder seguir utilizando libremente la marca | Se puede impedir legalmente que otros utilicen la misma marca sin autorización |
| Evitar el riesgo de que, si otros la registran antes, uno ya no pueda utilizarla | Evitar el daño a la marca causado por imitaciones de mala calidad |
Ventaja 1: Para poder utilizar libremente la marca
Los derechos de marca se rigen por el principio de «quien primero llega, primero se sirve». Según la Ley de Marcas de Japón, los derechos se conceden a quien presente la solicitud ante la Oficina de Patentes con mayor antelación (principio de prioridad de la solicitud). Aunque exista un historial de uso, si otra persona registra la marca antes, ya no podrá utilizarla libremente.
Si otra persona se adjudica los derechos antes que usted, seguir utilizando la misma marca constituiría una infracción y podría dar lugar a una demanda por daños y perjuicios. Se vería obligado a cambiar el nombre y perdería el reconocimiento y el valor de marca que había construido hasta ese momento.
Ejemplo concreto: hay casos en los que, al no haber registrado como marca el nombre de un producto popular en una tienda online, la competencia registró primero ese mismo nombre. Como resultado, se vieron obligados a cambiar el nombre del producto y perdieron posiciones en los resultados de búsqueda y clientes habituales.
Ventaja 2: Para impedir el uso indebido de la marca por parte de terceros
Si la calidad de un producto de terceros que lleva la misma marca es deficiente, los clientes podrían llegar a pensar erróneamente que el producto de su propia empresa, que es el auténtico, tampoco es de buena calidad. La confianza construida a lo largo de muchos años se vería dañada y la marca podría llegar a derrumbarse.
Una marca es el resultado de la acumulación de confianza. El uso continuado de la misma marca permite acumular esa confianza. Al obtener los derechos de marca, se pueden tomar medidas legales contra las imitaciones y los productos similares, lo que permite proteger el valor de la marca construido a lo largo de los años.
4. El nombre comercial (nombre de la empresa) también es una marca
Ya hemos explicado que una marca es una «señal de reconocimiento». Al igual que ocurre con nombres de empresas como SONY o Panasonic, en los que solo con oír el nombre nos vienen a la mente las características y la personalidad de sus productos, el nombre comercial (nombre de la empresa) también puede considerarse una marca.
Es precisamente el nombre de la empresa el que debe registrarse como marca. Dado que el nombre de la empresa aparece con mayor frecuencia que los nombres de productos individuales, la necesidad de obtener los derechos de marca es especialmente alta. El nombre comercial, que constituye la «cara» de la empresa, es el objetivo prioritario de la protección de la marca.
*Qué es el derecho de marca: es el derecho a proteger la «confianza» plasmada en una «señal de reconocimiento (logotipo)» que indica que se trata de un producto o servicio de la propia empresa.
5. Resumen: proteger la marca mediante el registro de la marca
La importancia de obtener los derechos de marca se resume en los dos puntos siguientes:
- Permitir el uso libre de dicha marca (respuesta al principio de «primero en solicitarlo»)
- Impedir el uso indebido de la marca por parte de terceros y proteger el valor de la marca (protección de la confianza)
La marca es un activo muy valioso para la empresa. ¿Por qué no se plantea registrar su marca en el momento de iniciar su negocio o al lanzar nuevos productos o servicios? Una solicitud temprana reducirá considerablemente los riesgos futuros.
6. Consultas
Asesoramiento sobre el registro de marcas y la protección de marcas
Si tiene alguna consulta sobre el registro de marcas o la protección de marcas, no dude en ponerse en contacto con los abogados especializados en propiedad industrial de nuestro despacho.
AUTOR / Redactor
Takefumi Sugiura
Abogado representante de la oficina de propiedad intelectual EVORIX
Prestamos apoyo a clientes de una amplia gama de sectores, como el de las tecnologías de la información, la fabricación, las empresas emergentes, la moda y la medicina, desde la presentación de solicitudes de patentes, marcas, diseños y derechos de autor hasta los procedimientos de recurso y los litigios por infracción. También estamos especializados en estrategias de propiedad intelectual en campos de vanguardia como la IA, el IoT, el Web3 y el FinTech. Pertenecemos a varias organizaciones, entre ellas el Colegio de Abogados de la Propiedad Industrial de Japón, la Asociación Asiática de Abogados de la Propiedad Industrial (APAA) y la Asociación Japonesa de Marcas (JTA).