[Cómo evitar errores] ¿Cómo elegir un despacho o un agente de patentes especializado en el registro y la solicitud de marcas? Explicación detallada de 5 puntos clave para comparar

«Ya hemos elegido el nombre del nuevo servicio, así que queremos registrarlo como marca».

«Quiero convertir el nombre de mi empresa en una marca, pero quiero evitar problemas».

¿No te sientes abrumado cuando empiezas a buscar en Internet con esta idea en mente y te encuentras con innumerables opciones, desde servicios online económicos hasta bufetes de patentes de larga tradición?

• «¿Será realmente seguro contratar a una empresa que cobra tan poco?»

• «Si no supera la examen, ¿qué pasa con el dinero que he pagado?»

• «¿No es lo mismo el resultado independientemente del abogado de patentes al que se recurra?»

Es natural que te surjan estas dudas.

Para ir al grano, el registro de una marca depende en gran medida de «a quién (a qué despacho) se le encarga», ya que esto influye no solo en la tasa de éxito del registro, sino también en cómo se protegerá su negocio posteriormente.

Al igual que los médicos tienen especialidades como «cirugía» o «medicina interna», entre los abogados especializados en propiedad industrial hay quienes se dedican a las «patentes (tecnología)» y quienes se dedican a las «marcas (brands)». Si se comete un error al elegir y se opta únicamente por el precio más bajo a corto plazo, se puede llegar a una situación en la que «a pesar de haber invertido tiempo y dinero, no se ha conseguido registrar la marca» o «se ha conseguido el registro, pero no se han podido ejercer los derechos sobre el producto en cuestión».

En este artículo, desde la perspectiva de un profesional que ha gestionado numerosos casos de marcas, explicaremos a fondo «cómo identificar los despachos y abogados especializados en marcas que realmente destacan en el registro y la solicitud de marcas».

No se deje engañar por la información superficial y utilice esta guía como criterio de selección para encontrar al socio que proteja su negocio de forma segura.

1. ¿Qué se entiende, en primer lugar, por un despacho o un agente de la propiedad industrial «especializado en el registro de marcas»?

Muchos empresarios tienden a pensar de forma simplista que «ser experto en marcas = que el proceso de solicitud sea rápido y barato» o «tener un gran número de registros».

Por supuesto, la rapidez, el precio y el número de casos son importantes, pero la esencia de la «fortaleza» según los profesionales reside en otro lugar.

Se trata de la «capacidad de superar los problemas (motivos de denegación)» y la «visión estratégica para proteger el negocio».

El verdadero valor se pone a prueba cuando llega la «notificación de motivos de denegación»

Cuando se presenta una solicitud de marca ante la Oficina de Patentes, los examinadores la evalúan rigurosamente para comprobar si «existe alguna marca similar» o si «se trata de un simple nombre común».

En algunos casos, el registro se concede sin problemas, pero en otros se recibe una notificación que dice: «Tal y como está, no se puede registrar». A esto se le llama «notificación de motivos de denegación».

De hecho, es precisamente cuando llega esta notificación cuando el agente de patentes tiene la oportunidad de demostrar su valía.

• En el caso de las oficinas generales (centradas en la tramitación administrativa):

  «La Oficina de Patentes ha dicho que no, así que mejor lo dejamos», y a veces se rinden enseguida. O bien, solo presentan una réplica formal, lo que hace que, al final, no se supere el examen.

• En el caso de los despachos especializados en marcas:

  Se considera que «este motivo de denegación admite réplica» y, haciendo uso de la ingente jurisprudencia y los precedentes de resoluciones anteriores, se elabora un documento de réplica denominado **«escrito de alegaciones»**. Se construye una argumentación del tipo «aunque a primera vista haya marcas similares, si se tienen en cuenta las circunstancias reales del mercado no hay riesgo de confusión» o «esta palabra tiene características propias de un neologismo», con el fin de revocar la decisión del examinador y lograr el registro (registro tras revocación).

Esta «capacidad de negociación a pie de calle» y esta «capacidad de redacción» son precisamente lo que distingue a un agente de marcas con experiencia.

Capacidad de propuesta para proteger el negocio «en su conjunto», no solo «en puntos aislados»

Si solo se trata de presentar la solicitud con el «nombre» y la «clase (género)» tal y como se nos indica, eso lo pueden hacer también la IA o los servicios de bajo coste.

Sin embargo, un buen agente de la propiedad industrial realiza la entrevista desde la siguiente perspectiva:

• «Ahora se dedica a la venta de ropa, pero ¿no está pensando en abrir una cafetería o vender artículos de regalo en el futuro?»

• «¿No podría utilizar este logotipo no solo en horizontal, sino también en forma abreviada como icono?»

Lo importante es poder prever el futuro del negocio y proponer un ámbito de derechos (productos y servicios designados) que no adolezca de omisiones.

Un derecho demasiado restringido da pie a que otras empresas se aprovechen (no se pueden eliminar las imitaciones), mientras que uno demasiado amplio supone un gasto innecesario. Las «oficinas de prestigio» son aquellas que poseen este sentido del equilibrio.

2. Cinco puntos clave para identificar un despacho especializado en registro de marcas

Entonces, ¿qué hay que fijarse concretamente en la página web o durante la entrevista?

A continuación, le presentamos cinco puntos clave para no equivocarse.

① Mención de «especialistas en marcas» y trayectoria

Es un hecho en el sector de los agentes de la propiedad industrial que la mayoría de ellos son expertos en «patentes (invenciones técnicas)». Muchos proceden de carreras científicas y, aunque se les da bien redactar documentos técnicos, en realidad no son pocos los profesionales a los que les cuesta el ámbito de las marcas, que implica «teoría de la marca y marketing».

Al consultar la página web, preste atención a los siguientes puntos.

• ¿Aparece la palabra «marcas» en la página de inicio o en un lugar destacado (en lugar de ser algo que se hace «de paso» junto con las patentes)?

• ¿Se publican cifras concretas sobre el «número de registros de marcas» o «casos tratados»?

• ¿Tienen experiencia en su sector (TI, restauración, belleza, fabricación, etc.)?

En particular, si la oficina comprende las costumbres y tendencias específicas del sector (como la jerga de moda), su capacidad de persuasión a la hora de defender la distintividad (originalidad) de la marca será muy diferente.

② Tasa de éxito y actitud en el «trámite intermedio (respuesta a denegaciones)»

Como se ha mencionado anteriormente, la capacidad de respuesta (tramitación intermedia) cuando se produce un problema durante el examen es fundamental.

Cuando se ponga en contacto con ellos, pregúnteles directamente lo siguiente:

«Si recibimos una notificación de denegación de la Oficina de Patentes, ¿cómo lo gestionaríais?»

«¿Nos asesorarían incluso en casos difíciles que hayan sido rechazados en otros lugares?»

Si ante estas preguntas solo recibe respuestas optimistas del tipo «No hay problema, nuestra investigación es perfecta», debe tener cuidado. Dado que en el examen de marcas interviene la subjetividad del examinador, no existe una investigación 100 % segura.

Por el contrario, puede confiar en aquellas oficinas que le presenten soluciones concretas (plan B), como: «En ese caso, redactaremos un escrito de alegaciones basándonos en el precedente XX» o «Aunque hay riesgo, si se modifica de esta manera, es posible que se apruebe».

③ Transparencia en la estructura de tarifas (coste total)

Los gastos relacionados con el registro de una marca se producen principalmente en dos ocasiones: «en el momento de la solicitud» y «en el momento del registro».

Es habitual ver anuncios que anuncian «¡Tasa de solicitud: 0 yenes!», pero es peligroso lanzarse a por ellos solo por su bajo precio. Esto se debe a que, en algunos casos, pueden surgir gastos elevados posteriormente.

[Trampas habituales de los costes adicionales]

• Honorarios por éxito elevados: aunque la solicitud sea barata, los honorarios de registro son más altos que los habituales.

• Gastos por respuesta a denegaciones: se cobran por separado; los «gastos de redacción de escritos de alegaciones» en caso de que la solicitud sea rechazada en el examen son elevados.

• Gastos de gestión de plazos: se cobran gastos solo por notificar la fecha de renovación.

Las oficinas de calidad no atraen con un precio bajo a corto plazo, sino que presentan un presupuesto claro que indica «cuánto costará en total hasta completar el registro». Comparemos y valoremos el coste total, incluyendo los «gastos de respuesta a denegaciones».

④ Rapidez de respuesta (agilidad)

El registro de marcas se rige en todo el mundo por la norma del «principio de prioridad (el primero en solicitarlo se lleva el gato al agua)».

Si otra empresa presenta la solicitud por un pelo, recuperarla resulta extremadamente difícil. Por eso, en el ámbito empresarial, «un retraso de uno o dos días» puede ser fatal.

• ¿Se responde a las consultas en un plazo de 24 horas?

• ¿Es corto el plazo de entrega hasta que se inician los trámites de investigación y solicitud?

Otro criterio de selección importante es si la oficina es capaz de comunicarse a un ritmo acorde con la velocidad de los negocios actuales, por ejemplo, si responde a través de herramientas de chat (como Slack, Chatwork o LINE).

⑤ ¿Explican con honestidad los «riesgos»?

Hay que tener cuidado con los abogados especializados en marcas que afirman rotundamente que «se registrará al 100 %» o que «no hay ningún problema». Quien realiza el examen es, en última instancia, la Oficina de Patentes, no el abogado.

Cuanto más honesto y competente es un agente de la propiedad industrial, más sinceramente comunica los riesgos desfavorables en la fase previa de investigación de la marca.

• «La probabilidad de registro es del 60 % (calificación △). El motivo es que existe la marca anterior XX».

• «Tal y como está, será difícil, así que consideremos la posibilidad de presentar la solicitud junto con el logotipo».

Por lo tanto, elija un despacho que le explique de forma conjunta «por qué es difícil» y «cómo aumentar las posibilidades». Los despachos que solo dicen cosas que suenan bien tienden a eludir la responsabilidad cuando surgen problemas más adelante.

3. Comparación por tipo: servicios online económicos frente a despachos de abogados especializados en marcas

¿Qué opción elegir entre los «servicios de marcas online económicos que utilizan IA», cada vez más frecuentes, y los «despachos con abogados especializados en marcas»? Hemos resumido las características de cada uno en una tabla.

Conclusión: es importante saber elegir la opción adecuada.

Si no dispone de presupuesto y se trata de un «término inventado totalmente único (con una probabilidad casi nula de coincidir con otros)», utilizar un servicio en línea es una opción inteligente.

Sin embargo, en el caso de «marcas importantes para las que se quiere registrar la marca a toda costa» o de «nombres que contengan términos un poco genéricos (con posibilidad de parecerse a los de otras empresas)», recomendamos encarecidamente acudir desde el principio a un despacho de abogados especializados en propiedad industrial.

Esto se debe a que son muy frecuentes los casos en los que, tras presentar la solicitud a través de un servicio online y recibir una denegación, se acude apresuradamente a un abogado especializado, lo que acaba resultando más caro debido a los gastos de traspaso del caso, entre otros.

4. Tres razones por las que el bufete de propiedad intelectual EVORIX es la elección ideal para el registro y la solicitud de marcas

Hasta ahora le hemos explicado «cómo elegir un despacho competente», y nuestro despacho, el despacho de propiedad intelectual EVORIX, es precisamente un grupo de profesionales en marcas que cumple todos estos criterios.

A continuación, le presentamos las razones por las que muchas empresas siguen eligiéndonos.

① Especializados en «registros de reversión» tras notificaciones de motivos de denegación

La principal característica de nuestro despacho es nuestra «perseverancia y tenacidad».

Aceptamos con gusto consultas sobre casos que han recibido una «resolución de denegación» tras haber sido presentados por otras oficinas o por usted mismo.

Gracias a nuestra amplia base de datos de resoluciones anteriores y a nuestros conocimientos técnicos para construir argumentos únicos, hemos conseguido numerosos registros incluso en casos que a primera vista parecían difíciles.

(※Si hay datos concretos que añadir aquí, añádalos: por ejemplo, «El año pasado conseguimos el registro de un XX % de los casos que habían sido rechazados por otros despachos»).

② Propuestas estratégicas desde una «perspectiva empresarial»

No somos meros «gestores de trámites».

Tras analizar el modelo de negocio del cliente, le proponemos no solo los «derechos necesarios en la actualidad», sino también los «derechos que previenen riesgos futuros».

Eliminamos las clasificaciones innecesarias para reducir costes, al tiempo que logramos una protección de marca sólida que impida la imitación por parte de la competencia. Como socios de su negocio, diseñamos juntos su estrategia de marcas.

③ Respuesta rápida y transparencia en la facturación

«El tiempo es oro». Damos prioridad a la rapidez desde la solicitud hasta la presentación del registro, por lo que es posible presentar la solicitud en el plazo más breve [el mismo día o al día siguiente].

Además, en cuanto a los costes, siempre le presentaremos un presupuesto detallado antes de comenzar y solo avanzaremos una vez que usted esté de acuerdo. No habrá en absoluto «facturas inesperadas a posteriori», así que no dude en consultarnos con total tranquilidad.

5. Preguntas frecuentes (FAQ)

Por último, respondemos a las preguntas más frecuentes sobre el registro de marcas.

P. ¿Puedo presentar la solicitud por mi cuenta?

R. Es posible, pero no lo recomendamos.

Aunque es posible redactar y presentar la solicitud por su cuenta, el riesgo de que no se registre aumenta debido a errores en la selección de las clases o a que se pasen por alto marcas similares. Además, dado que el contenido de los documentos una vez presentados no se puede modificar posteriormente, existe la posibilidad de cometer un error irreparable.

P. Somos una empresa de una zona rural, ¿podemos solicitar sus servicios?

R. Sí, prestamos servicio en todo el país.

Actualmente, todo el proceso se lleva a cabo a través de Zoom, herramientas de chat y correo electrónico, por lo que recibimos muchos encargos de clientes que se encuentran lejos. No es necesario que se desplace a nuestras oficinas.

P. Aún no hemos decidido el nombre, ¿podemos consultarles?

R. Por supuesto.

De hecho, lo mejor es que nos consulte antes de decidirlo. Podemos asesorarle desde el punto de vista de «¿qué opción, la A o la B, es más fácil de registrar como marca?», lo que le evitará tener que volver a empezar desde cero.

Resumen: La marca es la «base» del negocio. No elija solo por el precio, busque un socio que pueda «protegerle».

Una vez registrada, la marca se convierte en un activo valioso que protegerá su negocio durante 10 años (o de forma indefinida si se renueva).

Si, por ahorrar unas pocas decenas de miles de yenes en la solicitud, elige un servicio barato y, como resultado, no consigue el registro o acaba con unos derechos poco prácticos, estará poniendo el carro delante de los bueyes.

Las pérdidas en caso de ser demandado por infracción de derechos de marca o de verse obligado a cambiar el nombre de la marca pueden ascender a decenas de millones de yenes.

Por eso, elija como socio a un «bufete con verdadera competencia».

En nuestro despacho ofrecemos consultas iniciales y búsquedas de marcas sencillas.

No importa cuál sea su inquietud: «¿Se puede registrar este nombre?», «En otros sitios me han dicho que es difícil, ¿hay alguna posibilidad?», etc.

Le apoyaremos con todas nuestras fuerzas para proteger la valiosa marca de su empresa. No dude en ponerse en contacto con nosotros.

AUTOR

Takefumi Sugiura

Representante y abogado especializado en propiedad intelectual del bufete EVORIX

Prestamos apoyo a clientes de una amplia gama de sectores —como TI, fabricación, startups, moda y medicina— en todo el proceso, desde la solicitud de patentes, marcas, diseños y derechos de autor hasta los procedimientos de recurso y los litigios por infracción. También somos expertos en estrategias de propiedad intelectual en campos de vanguardia como la IA, el IoT, Web3 y FinTech. Pertenecemos a varias organizaciones, entre ellas la Asociación Japonesa de Abogados de la Propiedad Industrial, la Asociación Asiática de Abogados de la Propiedad Industrial (APAA) y la Asociación Japonesa de Marcas (JTA).

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