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Cuando una empresa desarrolla un nuevo producto o una tecnología revolucionaria, no es nada raro que, impulsada por el deseo de «¡dar a conocerlo cuanto antes al mundo!» o «atraer a los inversores para obtener financiación», publique un comunicado de prensa, lo divulgue en su página web o lo presente en congresos o ferias antes de solicitar la patente.
Sin embargo, en el sistema de patentes, el hecho de «haber divulgado la invención de antemano» puede suponer un problema fatal a la hora de obtener la patente. Esto se debe a que se pierde la «novedad» (algo nuevo que aún no se conoce en el mundo), que es el requisito más importante para obtener una patente.
«¿A pesar de haber hecho un invento maravilloso, ya no podré obtener la patente porque lo he divulgado sin darme cuenta…?»
Si usted es un empresario, responsable de desarrollo o investigador a punto de rendirse, espere un momento. La Ley de Patentes de Japón cuenta con un sistema denominado «disposición excepcional sobre la pérdida de novedad de la invención (artículo 30 de la Ley de Patentes)» destinado a rescatar a inventores y empresas en esta situación.
En este artículo, un agente de patentes, experto en la materia, explica de forma clara y exhaustiva desde el funcionamiento básico de la «disposición excepcional sobre la pérdida de novedad de la invención» hasta los pasos concretos del procedimiento para acogerse a ella, cómo redactar el certificado y los riesgos prácticos más importantes (como las trampas a la hora de presentar solicitudes en el extranjero).
📑 Índice de este artículo
- ¿Qué es la excepción a la pérdida de novedad de la invención (artículo 30 de la Ley de Patentes)?
- Pasos del procedimiento para acogerse a la excepción [flujo práctico]
- ¡Atención! Las «trampas» y los riesgos importantes de la excepción
- Ventajas de encargar el trámite a un agente de la propiedad industrial
- Resumen: si ha divulgado su invención, acuda inmediatamente a un agente de patentes
1. ¿Qué es la excepción a la pérdida de novedad de la invención (artículo 30 de la Ley de Patentes)?
1-1. ¿Qué es la «novedad», requisito imprescindible para obtener una patente?
El artículo 29, apartado 1, de la Ley de Patentes establece como requisito para que una invención pueda ser patentada que «no sea una invención conocida públicamente en Japón o en el extranjero antes de la solicitud de patente (invención conocida)». A esto se le denomina «novedad».
En concreto, si se realizan las siguientes acciones, se considera que la invención ha perdido su novedad.
| Formas de divulgación | Ejemplos concretos |
|---|---|
| Publicación en un sitio web | Página web de la empresa, redes sociales (X, Instagram, etc.), sitios web para compartir vídeos |
| Difusión de comunicados de prensa | Difusión de noticias a través de medios de relaciones públicas |
| Presentaciones en congresos y seminarios | Publicación de artículos, presentaciones con diapositivas y sesiones de pósteres |
| Participación en ferias | Presentación de nuevos productos y demostraciones en ferias |
| Venta y distribución | Ventas de prueba, distribución de muestras, financiación colectiva (Makuake, CAMPFIRE, etc.) |
| Cobertura en los medios de comunicación | Publicación de artículos en televisión, periódicos y revistas |
⚠️ Principio: si se lleva a cabo alguna de estas acciones, aunque sea una sola vez, la solicitud de patente posterior será rechazada en el examen de la Oficina de Patentes por considerarse «tecnología ya conocida por el público».
1-2. Medida de salvaguardia: excepción a la pérdida de novedad (período de gracia)
Si se aplica de forma estricta el principio mencionado anteriormente, existe el riesgo de obstaculizar indebidamente el ritmo de las actividades empresariales o la publicación de investigaciones académicas. Por ello, se ha establecido la «disposición de excepción a la pérdida de novedad de la invención» prevista en el artículo 30 de la Ley de Patentes. A nivel internacional, también se conoce como «período de gracia».
Efecto del artículo 30 de la Ley de Patentes
«Se considerará (se simulará) que no se ha perdido la novedad como consecuencia de dicho acto de divulgación»
= Si se cumplen determinadas condiciones y se siguen procedimientos estrictos, se puede tratar como si no se hubiera divulgado
1-3. Requisitos imprescindibles para su aplicación
Para poder acogerse a la excepción a la pérdida de novedad, es necesario presentar la solicitud de patente «en el plazo de un año» a partir de la fecha de divulgación. Mediante la reforma legislativa de 2018, el plazo de gracia se amplió de los seis meses anteriores a un año.
Los tipos de divulgación a los que se aplica son principalmente los dos siguientes:
① Divulgación derivada de la propia
actuación del titular del derecho (artículo 30, apartado 2)
Cuando el propio inventor o el solicitante divulga la invención por voluntad propia. Prácticamente todos los actos de divulgación, como presentaciones en congresos, exposiciones, publicaciones en Internet o ventas, están cubiertos por esta excepción.
② Divulgación contra la
voluntad del titular (artículo 30, apartado 1)
Divulgación contraria a la voluntad del titular de la solicitud, como cuando un socio con el que se había firmado un acuerdo de confidencialidad publica un artículo sin autorización o cuando la información se filtra a causa de espionaje industrial.
2. Pasos del procedimiento para acogerse a la protección [flujo de trabajo]
No basta con «presentar la solicitud en el plazo de un año desde la divulgación» para obtener automáticamente la protección. Es necesario seguir un procedimiento estrictamente establecido ante la Oficina de Patentes. Si el procedimiento presenta la más mínima irregularidad, no se obtendrá la protección y se perderá el derecho de patente de forma definitiva.
Manifestar la intención al presentar la solicitud de patente
En el momento mismo de presentar la solicitud de patente, es necesario indicar claramente en la solicitud (documentación de la solicitud) que se desea acogerse a la excepción a la pérdida de novedad.
[Ejemplo de redacción de la solicitud]
[Observaciones especiales] Solicitud de patente que pretende acogerse a lo dispuesto en el artículo 30, apartado 2, de la Ley de Patentes
⚠️ Atención: si se presenta la solicitud sin incluir esta frase, por regla general no se podrá añadir posteriormente y se perderá el derecho a acogerse a la excepción.
Presentar el «certificado» en un plazo de 30 días a partir de la presentación de la solicitud
En un plazo de «30 días» a partir de la fecha de la solicitud de patente, deberá presentarse ante el Director General de la Oficina de Patentes un documento (certificado) que acredite objetivamente el hecho de la divulgación.
📋 Datos obligatorios que deben figurar en el certificado
| Datos que deben figurar | Contenido |
|---|---|
| Hecho de la divulgación | Cuándo, dónde y de qué manera se hizo pública Ejemplo : el día 0 de mes de año 0 de la era Reiwa, en la sociedad científica 〇〇 |
| Persona que lo hizo público | Quién lo divulgó. Prueba de que se trata de la «persona con derecho a obtener la patente» |
| Contenido de la invención divulgada | Explicación de que se reconoce la identidad con la invención objeto de la solicitud (alcance de las reivindicaciones) |
📎 Documentación probatoria por cada forma de divulgación
| Modalidad de publicación | Documentación probatoria necesaria |
|---|---|
| Publicación en la web/comunicado de prensa | Captura de pantalla de la página web (con URL y fecha de publicación), pantalla de gestión de distribución, etc. |
| Presentación en congresos o seminarios | Portada, índice y páginas del artículo correspondiente del libro de actas, certificado de presentación, etc. |
| Participación en ferias | Folleto oficial, lista de expositores, catálogos distribuidos en el stand, fotografías de los productos expuestos (con fecha y hora) |
| Venta y financiación colectiva | Albarán o recibo con la fecha de inicio de la venta, captura de pantalla del proyecto en la página web de crowdfunding |
💡 Acerca de la prueba en caso de publicaciones múltiples (práctica actual)
En la práctica empresarial, son frecuentes los casos en los que una invención se divulga varias veces de forma consecutiva, siguiendo un patrón como «comunicado de prensa → feria → venta de prueba». Cuando la invención divulgada es «la misma», está ampliamente reconocida la práctica de la «prueba global», según la cual basta con presentar un certificado de la primera divulgación para omitir la prueba de las divulgaciones posteriores. No obstante, dado que la determinación de si se trata de «la misma» invención es una cuestión muy especializada, es imprescindible que un agente de la propiedad industrial realice una evaluación cuidadosa y redacte la documentación correspondiente.
3. ¡Atención! Las «trampas» de las disposiciones excepcionales y los riesgos graves
Es muy peligroso pensar a la ligera que «no hay problema, ya que se puede obtener la patente si la divulgación se produce en el plazo de un año». Las disposiciones excepcionales son, en última instancia, una «red de seguridad de último recurso» y, en caso de recurrir a ellas, conllevan los siguientes riesgos graves.
⚠️ Riesgo 1: No se puede hacer frente al «desarrollo propio» o a la «solicitud anticipada» de terceros
El sistema de patentes japonés adopta el principio de «primero en llegar, primero en obtener», es decir, el principio de prioridad de la solicitud. La excepción a la pérdida de novedad no es más que un recurso personal que consiste en «no tener en cuenta su propia divulgación únicamente en el examen de su patente».
¿Qué significa esto concretamente?
Si, entre el momento en que usted divulga su invención y el momento en que la solicita, un tercero ajeno desarrolla de forma independiente la misma invención y la solicita antes que usted → su patente será denegada por el motivo de que «se solicitó más tarde que la solicitud de un tercero». Además, existe el «riesgo de imitación», es decir, que un tercero vea un comunicado de prensa o similar, solicite una invención mejorada y obtenga la patente.
⚠️ Riesgo 2: Posibilidad de que la obtención de la patente en el extranjero resulte imposible
Este es el riesgo más grave para las empresas que tienen en mente una expansión global. El sistema del «período de gracia» no es común en todo el mundo.
| País/región | Tratamiento del periodo de gracia | Grado de protección |
|---|---|---|
| Japón | Un año desde la publicación. Abarca prácticamente todos los actos de divulgación | ◎ Amplio |
| Estados Unidos | Un año desde la divulgación. Remedios relativamente flexibles | ◎ Amplio |
| Europa (OEP) | En principio, «novedad absoluta». Solo en el caso de exposiciones reconocidas por la BIE o de actos de mala fe. Plazo de 6 meses | ✕ Extremadamente restringido |
| China | Solo exposiciones internacionales organizadas por el Gobierno y conferencias académicas específicas. Plazo: 6 meses | △ Limitado |
Las presentaciones en congresos japoneses, la publicación en la página web de la empresa o en ferias no se tienen en cuenta en absoluto en Europa. La obtención de una patente en Europa resulta prácticamente imposible.
Si se está considerando, aunque sea mínimamente, la entrada en mercados extranjeros
«antes de cualquier acto de divulgación, complete primero la solicitud de patente en Japón (solicitud básica)»
Esta es la regla de oro por excelencia
⚠️ Riesgo 3: Riesgo de denegación de la solicitud por defectos en el procedimiento
Los plazos de «manifestación de la voluntad simultánea a la solicitud», «solicitud en el plazo de un año» y «presentación del certificado en el plazo de 30 días» son inamovibles. Si el contenido del certificado presenta incongruencias lógicas o no se puede demostrar la identidad entre la invención divulgada y la invención objeto de la solicitud, se denegará la aplicación de la disposición excepcional y la patente será rechazada. Completar un procedimiento legalmente impecable en un plazo tan breve resulta extremadamente difícil para quienes carecen de conocimientos especializados en propiedad intelectual.
4. Ventajas de encargar el procedimiento a un agente de la propiedad industrial
El procedimiento para acogerse a la excepción a la pérdida de novedad de la invención es más complejo que el de una solicitud de patente general y exige un alto nivel de criterio jurídico, precisión y, sobre todo, rapidez.
✅ Ventaja n.º 1: Redacción de certificados precisos y prevención de errores fatales en el procedimiento
Los abogados especializados en propiedad industrial conocen a la perfección los criterios de examen y las directrices más recientes de la Oficina de Patentes. Comparan «cuándo, dónde y quién lo hizo público» con los requisitos legales y determinan con precisión qué pruebas deben reunirse para que el examinador las acepte. Redactan y presentan con rapidez, dentro de los plazos establecidos, certificados lógicos y convincentes, evitando así fallos fatales debidos a deficiencias en el procedimiento.
✅ Ventaja n.º 2: Respuesta rápida para minimizar el riesgo de solicitudes de terceros
Cuanto más tiempo pasa desde la fecha de publicación, mayor es el riesgo de que terceros le arrebaten sus derechos. Al contratar a un agente de patentes, se lleva a cabo con rapidez profesional todo el proceso, desde la redacción de documentos técnicos avanzados (escritura de la patente) que definen el alcance de los derechos de la patente hasta el procedimiento de solicitud, lo que permite completar la solicitud ante la Oficina de Patentes un día antes.
✅ Ventaja n.º 3: Propuesta de una estrategia global de propiedad intelectual adaptada a la estrategia empresarial
«Cómo cubrir la expansión internacional de una tecnología que ya se ha publicado» es un gran reto para la gestión empresarial.
Al consultar con un agente de patentes, podrá recibir asesoramiento sobre una estrategia global de propiedad intelectual que le permita eliminar a la competencia minimizando el daño, por ejemplo, «extraer nuevas tecnologías mejoradas (conocimientos técnicos periféricos) que aún no se hayan hecho públicas, independientemente de la tecnología básica ya divulgada, y construir con ellas una red de patentes en el extranjero».
5. Resumen: si ha divulgado una invención, acuda inmediatamente a un agente de la propiedad industrial
El principio fundamental del sistema de patentes es que «la divulgación previa a la solicitud está estrictamente prohibida». Sin embargo, incluso si se ha divulgado una invención de forma involuntaria o por motivos de fuerza mayor, si se comprenden correctamente las «excepciones a la pérdida de novedad de la invención» y se actúa con rapidez, es perfectamente posible obtener la patente y proteger el negocio de la empresa.
📌 Resumen de los puntos clave del procedimiento
En el plazo de un año
Plazo de solicitud a partir de la fecha de divulgación
Simultáneamente a la solicitud
Manifestación de la intención en la solicitud
En un plazo de 30 días
Plazo de presentación de certificados
¿Le preocupa algo de esto?
- «Hace unos meses publiqué un comunicado de prensa sobre un nuevo producto, ¿podré obtener la patente ahora?».
- «Tengo previsto presentarlo en una feria la semana que viene, pero no he tenido tiempo de preparar la solicitud de patente».
- «Quiero expandir a otros países la tecnología que he publicado en mi sitio web, pero no sé qué estrategia seguir».
Antes de dar por perdido el caso y pensar que «ya es demasiado tarde para solicitar la patente», consulte a un agente de patentes lo antes posible.
Empiece con una consulta gratuita
Nuestros agentes de la propiedad industrial, profesionales en estrategia de propiedad intelectual, analizarán detenidamente su situación y, además de gestionar los trámites adecuados haciendo uso de las excepciones legales, le propondrán la vía óptima para la obtención de derechos con vistas al futuro desarrollo de su negocio.
Para no desperdiciar las valiosas ideas que son la fuente de su negocio.
AUTOR
Takefumi Sugiura
Representante y abogado especializado en propiedad intelectual del bufete EVORIX
Prestamos apoyo a clientes de una amplia gama de sectores, como el de las tecnologías de la información, la fabricación, las startups, la moda y la medicina, desde la presentación de solicitudes de patentes, marcas, diseños y derechos de autor hasta los procedimientos de recurso y los litigios por infracción. También somos expertos en estrategias de propiedad intelectual en campos de vanguardia como la IA, el IoT, el Web3 y el FinTech. Pertenecemos a varias organizaciones, entre ellas la Asociación Japonesa de Abogados de la Propiedad Industrial, la Asociación Asiática de Abogados de la Propiedad Industrial (APAA) y la Asociación Japonesa de Marcas (JTA).