[Comentario de un agente de la propiedad industrial] Análisis exhaustivo del sistema de marcas de Hong Kong: ¿No están protegidas por las marcas chinas? ¿Se puede recurrir al Arreg

Introducción: «Malentendidos fatales» en los negocios en Hong Kong

Hong Kong es un centro financiero y logístico de Asia que también actúa como puerta de entrada a China continental. Para las empresas japonesas, sigue siendo un mercado de vital importancia, ya sea como punto de partida para su expansión internacional o como base de operaciones para la región de la ASEAN.

Sin embargo, no es raro que muchas empresas japonesas que están considerando expandirse a Hong Kong, o que ya han iniciado operaciones allí, tengan **un «malentendido fatal»** en cuanto a su estrategia de propiedad intelectual.

• «Como tenemos la marca registrada en China continental, seguramente estará protegida también en Hong Kong».

• «No hay problema, ya que hemos designado a China en el Protocolo de Madrid (Madpro)».

Si la dirección o el departamento jurídico de su empresa piensan así, su marca se encuentra en una situación de «falta de derechos (desprotegida)» en el mercado de Hong Kong.

Hong Kong es una región administrativa especial de China, pero, en virtud del principio de «un país, dos sistemas», cuenta con una jurisdicción totalmente independiente en materia de derechos de propiedad intelectual. Si se desarrolla la actividad empresarial sin conocer este hecho, no cesan los problemas, como la circulación de productos falsificados en el mercado local o la usurpación de la marca por parte de terceros malintencionados (solicitudes de registro fraudulentas).

En este artículo, un abogado especializado en marcas con amplia experiencia en la práctica de marcas en el extranjero explica detalladamente el funcionamiento del sistema de marcas propio de Hong Kong, las diferencias fundamentales con respecto a China continental, el flujo práctico de la solicitud y la estrategia de solicitud con la mejor relación calidad-precio que deben adoptar las empresas japonesas.

1. Principios básicos del sistema de marcas de Hong Kong: algo totalmente distinto a «China»

En primer lugar, explicaremos el principio fundamental más importante para comprender el sistema de marcas de Hong Kong. Se trata de que «Hong Kong y China continental mantienen, en materia de propiedad intelectual, la misma relación que dos «países extranjeros» entre sí».

1-1. El principio de territorialidad y el sistema jurídico independiente

Los derechos de propiedad intelectual, como los derechos de marca, se rigen por el principio de «territorialidad», según el cual los derechos se establecen de forma independiente en cada país.

Hong Kong mantiene un sistema basado en el «Common Law» (derecho consuetudinario), el ordenamiento jurídico de la época del dominio británico, por lo que su sistema jurídico difiere del de China continental, que sigue el sistema de derecho continental (derecho escrito).

Por lo tanto, es imprescindible tener siempre presente el siguiente esquema.

• Registro en la Oficina de Marcas de China (CNIPA) → Nulo en Hong Kong

• Registro en la Oficina de Propiedad Intelectual de Hong Kong (IPD) → No válido en China continental

En otras palabras, si se opera tanto en China continental como en Hong Kong, es imprescindible presentar solicitudes de marca por separado en cada lugar.

1-2. Adopción del principio de «primero en presentar» (First-to-File)

Al igual que Japón y China continental, Hong Kong también adopta el «principio de prioridad por la fecha de presentación».

Dado que Hong Kong es una jurisdicción de derecho anglosajón, si una marca no registrada ha acumulado crédito (goodwill) a lo largo de muchos años de uso, existe la posibilidad de que esté protegida por la doctrina del «passing off» (usurpación de denominación).

Sin embargo, demostrar este «passing off» requiere una gran cantidad de pruebas, altos costes procesales y un largo periodo de tiempo. En la práctica, «presentar la solicitud lo antes posible y obtener los derechos como marca registrada» es la forma más económica y segura de protegerse contra los riesgos.

2. La principal precaución: en Hong Kong no se puede utilizar el «Protocolo de Madrid»

Cuando las empresas japonesas adquieren derechos de marca en el extranjero, es habitual que utilicen la «solicitud de registro internacional basada en el Protocolo del Arreglo de Madrid (comúnmente conocido como «Madpro»)» a través de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual). Se trata de un sistema muy conveniente que permite designar varios países en un solo trámite, lo que reduce los costes de gestión.

Sin embargo, aquí radica el mayor escollo de las marcas de Hong Kong.

En la actualidad, Hong Kong no puede designarse como país (o territorio) miembro del Protocolo del Arreglo de Madrid.

«China es miembro del Madpro, así que si se designa a China, ¿no se incluiría también Hong Kong?».

Recibimos esta pregunta con frecuencia, pero la respuesta es NO. Aunque se designe «China (CN)» en una solicitud del Protocolo de Madrid, su efecto se limita a la China continental y no se extiende a Hong Kong (ni a Macao).

El Gobierno de Hong Kong está preparando una reforma legislativa con vistas a la futura incorporación al Protocolo de Madrid, pero aún no se ha determinado cuándo entrará en vigor a nivel práctico.

Por lo tanto, en este momento, la única forma segura de obtener derechos en Hong Kong es presentar una solicitud directamente ante la Oficina de Propiedad Intelectual de Hong Kong (IPD) (vía París).

3. Detalles del sistema de marcas de Hong Kong: características que deben conocer los profesionales

A la hora de presentar una solicitud directa en Hong Kong, es importante conocer las características específicas del sistema.

3-1. Adopción de la clasificación internacional (clasificación de Niza)

Hong Kong adopta la «Clasificación de Niza» internacional para la clasificación de productos y servicios (clases 1 a 45). Dado que se trata de los mismos criterios de clasificación que en Japón, es posible examinar el alcance de la solicitud basándose en el certificado de registro de marca japonés.

No obstante, en cuanto a la descripción concreta de los productos designados, es recomendable utilizar la terminología estándar recomendada por la IPD de Hong Kong, ya que las expresiones ambiguas suelen ser motivo de denegación, por lo que se debe tener cuidado.

3-2. Uso de los idiomas (caracteres tradicionales frente a caracteres simplificados)

El idioma de la solicitud es el «inglés» o el «chino». En este caso, lo importante es el tipo de caracteres chinos.

• Predominante en Hong Kong: caracteres tradicionales (Traditional Chinese) / Ejemplo: «廣»

• Predominante en China continental: caracteres simplificados (Simplified Chinese) / Ejemplo: «广»

En el examen de marcas, los caracteres tradicionales y simplificados tienden a tratarse como similares; sin embargo, desde el punto de vista de la imagen de marca para los consumidores locales, es extremadamente importante el registro en «caracteres tradicionales».

Si una empresa japonesa se expande en Hong Kong utilizando caracteres simplificados (destinados a China continental), corre el riesgo de dar a los consumidores locales la impresión errónea de que se trata de una marca de China continental, o de que la imagen de marca no se consolide.

Básicamente, la estrategia más habitual consiste en solicitar dos variantes: «alfabeto (inglés)» y «caracteres tradicionales».

3-3. Las «marcas en serie» (Series of Trade Marks), exclusivas de Hong Kong

Hong Kong cuenta con un sistema muy ventajoso que no existe en Japón ni en China. Se trata de las «marcas en serie».

Se trata de un sistema que permite presentar en una sola solicitud varias marcas que «son sustancialmente similares y solo difieren en elementos menores (como el color o la tipografía) que no afectan a su carácter distintivo» (hasta un máximo de cuatro).

[Ejemplo de aplicación]

• Marca A: logotipo en blanco y negro

• Marca B: logotipo en color

• Marca C: logotipo en chino tradicional (solo si el diseño es muy similar)

Si se consigue que se reconozcan como una «serie», se pueden registrar varias variaciones con el coste de una sola solicitud (más un pequeño recargo). Se trata de una técnica muy recomendable, ya que permite ampliar el alcance de los derechos a la vez que se reducen los costes.

4. Comparación exhaustiva: el sistema de marcas de China continental frente al de Hong Kong

Hemos recopilado en una tabla comparativa, desde un punto de vista práctico, las diferencias entre ambos sistemas, que suelen resultar complejas.

Como se desprende de esta tabla, ambos deben tratarse como «países adyacentes pero totalmente distintos».

5. Proceso y plazos desde la solicitud hasta el registro

La solicitud directa en Hong Kong se desarrolla, en líneas generales, según el siguiente flujo. Si todo va bien, el proceso desde la solicitud hasta el registro se completa en unos 6 a 9 meses.

PASO 1: Búsqueda de marcas anteriores (Clearance Search)

Antes de presentar la solicitud, se investiga si ya existe alguna marca idéntica o similar. Dado que en Hong Kong se concentran muchas empresas en un área reducida, la probabilidad de encontrar marcas similares no es baja.

Dado que es necesario evaluar la similitud tanto en inglés como en chino (pronunciado en cantonés), es imprescindible realizar una búsqueda previa por parte de un profesional.

PASO 2: Presentación de la solicitud (Filing)

Se presenta la solicitud a través de un agente local en Hong Kong.

Si se presenta en un plazo de seis meses desde la solicitud en Japón, es posible hacer valer el «derecho de prioridad» en virtud del Convenio de París para retrasar la fecha de presentación.

PASO 3: Examen de forma y examen de fondo

El examinador evaluará el carácter distintivo de la marca y su similitud con marcas anteriores.

Si se notifica un motivo de denegación, se le concederá la oportunidad de rebatirlo mediante la presentación de un escrito de alegaciones o de una solicitud de corrección.

[Punto clave] El poder de la carta de consentimiento (Letter of Consent)

Si la solicitud es denegada por «similitud con una marca ajena», en Hong Kong la «carta de consentimiento» constituye un arma muy poderosa.

Aunque en Japón también se introdujo el sistema de consentimiento a partir de abril de 2024, el listón sigue siendo alto, ya que se exige que «no exista riesgo de confusión». Por el contrario, en Hong Kong se ha consolidado la práctica de «si las partes están de acuerdo, se admite (Consent is King)», por lo que, con solo presentar la carta de consentimiento, el registro se concede casi con total seguridad.

PASO 4: Publicación

Una vez superada la examen, la marca se publica en el boletín oficial.

A partir de ese día, hay un plazo de tres meses para que terceros presenten oposiciones (Opposition Period).

PASO 5: Registro (Registration)

Si no se presenta ninguna oposición, se emite el certificado de registro.

6. Asesoramiento estratégico sobre marcas en Hong Kong

No se limite a realizar los trámites; tenga en cuenta los siguientes puntos como estrategia para proteger su negocio.

① La importancia de la clase 35 (comercio minorista y mayorista)

Hong Kong es una «ciudad de las compras» y el sector minorista y de la distribución está muy desarrollado.

Incluso si es fabricante, le recomendamos encarecidamente que, si va a abrir tiendas propias o una tienda online, registre la clase 35 (servicios de venta al por menor, etc.), además de la clasificación de sus productos. Si olvida registrar esta clase, es posible que no pueda impedir la aparición de tiendas selectas con el mismo nombre.

② Medidas contra el procedimiento de cancelación por falta de uso

Si, tras el registro, no se utiliza la marca en Hong Kong de forma continuada durante más de tres años sin motivo justificado, existe el riesgo de que el registro de la marca sea cancelado a petición de un tercero.

Incluso si se vende desde Japón a través del comercio electrónico transfronterizo, es importante conservar adecuadamente pruebas como facturas que demuestren los envíos a Hong Kong o pruebas de que el sitio web está dirigido a Hong Kong.

③ Respuesta temprana al riesgo de solicitudes de registro fraudulentas

Aunque no en la misma medida que en China continental, en Hong Kong también se producen solicitudes de registro fraudulentas (solicitudes presentadas sin autorización) de marcas japonesas famosas y personajes populares.

En lugar de esperar a que «se haya decidido la expansión», registrar la marca lo antes posible, en la «fase en la que existe la posibilidad de expansión», resulta ser, en definitiva, la medida de defensa con la mejor relación coste-eficacia.

7. ¿Por qué se debe encargar el registro de una marca en Hong Kong a un agente de patentes japonés?

Las solicitudes en Hong Kong deben realizarse a través de un agente local. Es posible que algunos se pregunten: «¿No puedo encargarlo directamente a un despacho local?», pero por las razones que se exponen a continuación, recomendamos encarecidamente que la gestión se centralice a través de un agente de patentes japonés (despacho de patentes).

1. Coherencia de la estrategia global de propiedad intelectual

   Los abogados de patentes japoneses diseñarán «qué ámbito (productos designados) se debe registrar en Hong Kong» tras analizar de forma global la situación de los derechos de su empresa en Japón, la estrategia en China continental y la futura expansión global. No se trata de una mera gestión de trámites, sino que permite construir una red de derechos desde una perspectiva empresarial.

2. Respuesta jurídica ante motivos de denegación complejos

   En el caso de que se produzca una denegación durante el examen, será necesario presentar una réplica sofisticada basada en la legislación local y la jurisprudencia anterior. En un entorno en el que se utilizan términos técnicos en inglés y chino, la comunicación directa con los representantes locales supone una gran carga y un riesgo para los responsables de propiedad intelectual de las empresas.

3. Comunicación y gestión tranquilizadoras

   Nuestro despacho se encarga de todas las comunicaciones con los representantes locales. Ofrecemos un servicio integral que incluye informes en japonés, facturación en yenes japoneses y gestión de los plazos de renovación, para que usted pueda dedicarse plenamente a su actividad principal.

Resumen: El éxito de la expansión a Hong Kong comienza con la «garantía de la protección de la marca»

Hong Kong es un puerto de libre comercio y un mercado en el que los negocios se desarrollan a un ritmo vertiginoso.

No es raro que, si se espera a registrar la marca hasta que el producto sea un éxito, ya sea demasiado tarde (porque otra empresa se la ha adelantado o porque ya circulan imitaciones).

• Además de la marca comercial en China, es imprescindible registrar la marca comercial en Hong Kong

• Es necesario presentar la solicitud directamente, en lugar de a través del Protocolo de Madrid

• Se debe examinar el alcance de los derechos tanto en inglés como en chino tradicional

• Aprovechar los sistemas propios, como las marcas en serie.

Comprender estos cuatro puntos y presentar la solicitud en el momento adecuado es la clave para el éxito de su negocio en Hong Kong y, por extensión, de su negocio a nivel global.

Nuestro despacho cuenta con una sólida red de agentes locales de confianza en Hong Kong y ofrece un servicio integral, desde la investigación previa a la solicitud hasta el registro y el posterior ejercicio de los derechos.

No dude en consultarnos primero sobre cuestiones como «¿Se puede registrar el nombre de nuestra marca en Hong Kong?» o «¿Cuánto costará, incluyendo China?».

Índice

1. Introducción: «Malentendidos fatales» en los negocios en Hong Kong
2. 1. Principios básicos del sistema de marcas de Hong Kong: algo totalmente distinto a «China»
3. 2. La mayor precaución: en Hong Kong no se puede utilizar el «Arreglo de Madrid»
4. 3. Detalles del sistema de marcas de Hong Kong: características que deben conocer los profesionales
5. 4. Comparación exhaustiva: el sistema de marcas de China continental frente al de Hong Kong
6. 5. Proceso y plazos desde la solicitud hasta el registro
7. 6. Asesoramiento estratégico sobre marcas en Hong Kong
8. 7. ¿Por qué se debe encargar el registro de una marca en Hong Kong a un agente de la propiedad industrial japonés?
9. Resumen: El éxito de la expansión a Hong Kong comienza con la «garantía de la protección de la marca»