[Explicación detallada] ¿Qué son las marcas de nuevo tipo? Un abogado especializado en propiedad industrial explica los criterios de registro y sus ventajas

En la sociedad actual, los elementos que conforman una marca no se limitan únicamente a los caracteres y las figuras tradicionales. Sonos logotipos que se quedan grabados en la memoria, colores llamativos en los envases de los productos, animaciones que aparecen en los dispositivos digitales o marcas colocadas en lugares concretos del propio producto: son diversos los elementos que apelan a los cinco sentidos y que graban la marca en la mente del consumidor.

Para adaptarse a estos cambios, el sistema de marcas de Japón ha evolucionado, y ahora se protegen nuevos tipos de marcas, como las «marcas en movimiento», las «marcas holográficas», las «marcas compuestas únicamente por colores», las «marcas sonoras» y las «marcas de posición».

Estas nuevas marcas pueden convertirse en una herramienta poderosa para expresar la personalidad única de su negocio y diferenciarse de la competencia. Sin embargo, para registrarlas como marcas y protegerlas legalmente, hay que cumplir una serie de criterios. Uno de los más importantes es el concepto de «carácter distintivo».

En esta ocasión, tomando como referencia los criterios de examen publicados por la Oficina de Patentes, explicaré desde el punto de vista de un agente de patentes cómo se evalúa el «carácter distintivo» de estos nuevos tipos de marcas, así como la «identidad», un aspecto fundamental tras el registro. Además, me gustaría abordar por qué es indispensable contar con el apoyo de un agente de patentes para proteger estos elementos tan importantes para su negocio.

1. ¿Qué son las marcas de nuevo tipo?

Veamos brevemente a qué se refieren cada una de estas marcas.

• Marca en movimiento: es una marca en la que el signo (marca) cambia con el paso del tiempo, como el logotipo de apertura de un anuncio de televisión o el logotipo animado que aparece al cargar una página web.
• Marca holográfica: es una marca que cambia gracias a los efectos visuales de la tecnología holográfica; por ejemplo, el logotipo que aparece en un envase puede verse diferente según el ángulo desde el que se mire, o brillar según cómo incida la luz.
• Marcas compuestas únicamente por colores: son marcas registradas que consisten en un solo color o en una combinación de colores, como los colores tricolores de 7-Eleven o las rayas azules, blancas y negras del borrador «MONO» de Tombow. Pueden ser colores utilizados en el embalaje completo de un producto o en el exterior de una tienda.
• Marcas sonoras: son marcas registradas en las que no se utilizan letras ni figuras, sino que se registra como marca el «sonido» en sí mismo, como el logotipo sonoro «Hi-Sa-Mi-Ts» del anuncio de «Salonpas» de Hisamitsu Pharmaceutical o el tono de llamada «Call Me» de NTT Docomo.
• Marcas de posición: son marcas registradas que consisten en signos (marcas) colocados en una posición específica del envase o la etiqueta de un producto, o del propio producto. Por ejemplo, pueden ser costuras o etiquetas colocadas en una posición concreta del bolsillo trasero de unos vaqueros.

Estos nuevos tipos de marcas tienen por objeto proteger elementos de la marca que no podían captarse únicamente con las marcas tradicionales, como las letras, los dibujos o los símbolos.

2. La clave del registro de marcas: ¿cómo se determina el «carácter distintivo»?

Para que una marca pueda registrarse, en principio es indispensable que posea «capacidad distintiva». La «capacidad distintiva» es la capacidad del consumidor que ve la marca para reconocer quién (qué empresa o persona) ofrece un producto o servicio concreto.

Incluso en el caso de los nuevos tipos de marcas, este «carácter distintivo» constituye el criterio de examen más importante. En los criterios de examen de la Oficina de Patentes se establecen normas concretas para determinar el carácter distintivo de cada tipo de marca.

(1) Carácter distintivo de las marcas en movimiento, las marcas holográficas y las marcas de posición

En el caso de estas marcas, el carácter distintivo se determina observando la marca en su conjunto, es decir, considerando de forma integrada el «signo (letras, figuras, etc.)» y el «estado que cambia con el tiempo (marcas en movimiento)», el «estado que cambia por efecto visual (marcas holográficas)» o el «estado en una posición determinada (marcas de posición)».

Sin embargo, el objeto más básico de la evaluación del carácter distintivo sigue siendo la parte del signo (las letras o figuras en sí mismas, sin movimiento ni ubicación).

• Cuando la parte del signo tiene carácter distintivo: aunque el signo se mueva, tenga un efecto holográfico o se coloque en una posición determinada, no pierde su carácter distintivo por ese movimiento, efecto o posición. Si las letras o figuras en sí mismas son únicas y permiten identificar el origen por sí solas, los elementos como el movimiento o la posición tienden a considerarse efectos decorativos.
• Cuando la parte distintiva carece de carácter distintivo: por ejemplo, si se utilizan meras letras o figuras genéricas (como la denominación común de un producto o figuras comunes, que se ajustan a los supuestos del artículo 3, apartado 1, de la Ley de Marcas), aunque se añadan elementos como movimiento, efectos holográficos o una ubicación específica, en principio no se reconocerá el carácter distintivo de la marca en su conjunto.Es muy probable que se considere que la trayectoria del movimiento, la superficie de visualización diferente debida al holograma o la ubicación específica del signo no son más que una mera descripción del producto o un elemento decorativo.

Por ejemplo, si el icono de una aplicación para teléfonos inteligentes realiza una animación específica al iniciarse, es muy probable que se pueda registrar sin problemas, siempre que la «figura en sí» de dicho icono sea única y tenga carácter distintivo. Por el contrario, si solo se añade animación a una figura genérica que se encuentra en cualquier parte, el registro resultará difícil.

(2) Carácter distintivo de las marcas compuestas únicamente por colores

En el caso de las marcas compuestas únicamente por colores, al no contener letras ni figuras, el carácter distintivo se evalúa únicamente en función de los «colores» utilizados. Es posible combinar varios colores, pero la evaluación se realiza sobre la base de la combinación en su conjunto.

Lo importante aquí es que, en el caso de las marcas compuestas únicamente por colores, «no se tiene en cuenta la “posición” en la que se utiliza el color en el producto». Esto se debe a que se basa en la idea de que, si se utiliza el mismo color, se considerará la misma marca de color independientemente de la parte del envase en la que se utilice. A diferencia de las marcas de posición, no se pregunta si «el color en una posición específica» tiene carácter distintivo, sino si «el color en sí mismo» lo tiene.

Las marcas compuestas únicamente por colores, por su propia naturaleza, suelen tener dificultades para que se les reconozca el carácter distintivo. En particular, se considera que, en principio, los siguientes colores carecen de carácter distintivo:

• Colores que indican de forma habitual el «nombre común» de un producto o servicio: Colores cuyo uso para fines específicos está establecido en la legislación (por ejemplo: la combinación habitual de rojo y blanco para celebraciones festivas, o la de blanco y negro para funerales)
• Colores que indican la «naturaleza» de los productos o servicios: colores que acompañan naturalmente a la naturaleza del producto (ej.: el color de la salsa de soja), colores indispensables para garantizar la funcionalidad (ej.: el negro o el blanco de los neumáticos de automóvil), colores que se utilizan habitualmente para aumentar el atractivo (ej.: el plateado de los teléfonos móviles), colores que, aunque no se utilizan habitualmente, están presentes (ej.: el rojo o el azul de los frigoríficos), o simples rayas verticales en los productos, o simplemente el color amarillo o rojo
• Colores que se utilizan habitualmente en la prestación de servicios: colores que suelen tener los objetos utilizados para la prestación de servicios

De este modo, se tiende a considerar que el mero color de un producto, los colores de uso general en el sector o los colores que se utilizan habitualmente para aumentar el atractivo del producto carecen, por sí mismos, de capacidad para identificar el origen. Se considera que muchas marcas compuestas únicamente por colores entran en el ámbito de aplicación del artículo 3, apartado 1, números 3 o 6, de la Ley de Marcas.

Por lo tanto, los casos en que se registran marcas compuestas únicamente por colores se limitan, en principio, a aquellos en los que, tras un uso prolongado, se han hecho ampliamente conocidas entre los consumidores y estos pueden reconocer un producto o servicio específico al ver dicho color (es decir, cuando han adquirido capacidad de identificación por el uso).

(3) Carácter distintivo de las marcas sonoras

En el caso de las marcas sonoras, se evalúa el carácter distintivo observando la marca en su conjunto, es decir, considerando de forma integrada los «elementos sonoros (timbre, ritmo, sonidos naturales, etc.)» y los «elementos lingüísticos (letra, etc.)».

A la hora de evaluar el carácter distintivo de una marca sonora, si se reconoce el carácter distintivo de cualquiera de los dos elementos (sonoro o lingüístico), se reconocerá el carácter distintivo de la marca en su conjunto. Por ejemplo, aunque la letra sea una frase muy común, si la melodía es muy singular y al escucharla se identifica inmediatamente con esa empresa, existe la posibilidad de que se registre.

Sin embargo, al igual que las marcas de color, en algunos casos es difícil que se reconozca el carácter distintivo de las marcas sonoras. En particular, se considera que, en principio, los siguientes sonidos carecen de carácter distintivo:

• Sonidos que no son más que la simple lectura de denominaciones o nombres comunes:
• Señales, alarmas y otros sonidos muy comunes: (ej.: el sonido de una campana, el sonido de una sirena)
• Sonidos que emiten habitualmente los productos: Sonidos que se producen de forma natural en los productos (ej.: el ruido de giro de un ventilador), o sonidos que se utilizan habitualmente para garantizar el funcionamiento (ej.: la alarma de un despertador)
• Sonidos que se emiten habitualmente al prestar un servicio: Sonidos que se producen de forma natural por su propia naturaleza (ej.: el chisporroteo de la carne a la parrilla), o sonidos que se utilizan habitualmente (ej.: el sonido de «¡tink!» de un cartero)
• Sonidos naturales: Sonidos que existen en la naturaleza, como el del viento o el de los truenos, o sonidos artificiales que los imitan (siempre que no se reconozcan como indicación de origen).
• Sonidos que llaman la atención del empresario o que causan impresión: música de fondo de anuncios publicitarios, etc. (siempre y cuando no se reconozcan ampliamente como indicación de origen)
• Sonidos que solo sirven para aumentar el atractivo de los productos o servicios: (por ejemplo, el sonido «pío, pío» que se produce cada vez que se calzan unos zapatos de niño)
• Sonidos emitidos por los medios utilizados para la prestación de servicios: el ruido de la marcha de un vehículo, el sonido de moler café

Al igual que en estos ejemplos, los simples sonidos funcionales de los productos, los efectos de sonido generales o los sonidos de la naturaleza suelen considerarse, por sí mismos, carentes de capacidad de identificación del origen. Se considera que la mayoría de las marcas sonoras se ajustan a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, números 3 o 6, de la Ley de Marcas.

Sin embargo, a diferencia de las marcas de color, se considera que los ejemplos del apartado 3 del párrafo 1 del artículo 3 en el caso de las marcas sonoras no constituyen una enumeración limitativa. Por lo tanto, es posible que se reconozca el carácter distintivo de los sonidos que no figuran aquí.

No obstante, en la mayoría de los casos, para que una marca sonora sea registrada, será necesario que haya adquirido capacidad distintiva tras un uso prolongado, al igual que ocurre con las marcas de color. Por ejemplo, los logotipos sonoros de anuncios publicitarios utilizados durante muchos años entran dentro de esta categoría.

3. ¿Trampas tras el registro? La determinación de la «identidad»

Aunque se haya logrado registrar sin problemas un nuevo tipo de marca, no hay que bajar la guardia. A la hora de utilizar una marca registrada, es fundamental determinar si «la marca registrada y la marca que se está utilizando son idénticas». Esta determinación de la «identidad» se convierte en un tema crucial, especialmente en lo que respecta a la obligación de uso para mantener los derechos de marca (respuesta a los procedimientos de caducidad por falta de uso) o cuando se alega la infracción de los derechos de marca de terceros.

También en este caso existen criterios de valoración propios de este nuevo tipo de marcas.

(1) Identidad de las marcas en movimiento, las marcas holográficas y las marcas de posición

La identidad de estas marcas se determina en función de si existen «diferencias en el signo» o «diferencias en el estado o la posición cambiantes».

• Marcas en movimiento: si existen diferencias en el propio signo solicitado o registrado, o si hay diferencias en el estado de cambio del signo con el paso del tiempo, por regla general no se reconoce la identidad.
• Marcas holográficas: si existen diferencias en el propio signo solicitado o registrado, o en el estado de cambio del signo debido al efecto visual de la holografía, por regla general no se reconoce la identidad.
• Marcas de posición: Por regla general, no se reconoce la identidad si existen diferencias en el propio signo solicitado o registrado, o si hay diferencias en la posición del signo.

Por ejemplo, si se modifica considerablemente un fotograma de la animación de una marca de movimiento registrada, o si se utiliza la marca de posición registrada en un lugar del producto totalmente distinto, es posible que no se considere que se está utilizando la marca registrada.

(2) Identidad de las marcas compuestas únicamente por colores

La identidad de una marca compuesta únicamente por colores se determina en función de si el «matiz», la «saturación» y el «valor» de los colores utilizados son idénticos.

Además, en el caso de marcas que combinan varios colores, es posible que no se reconozca la identidad si la «disposición» o la «proporción» de los colores difiere. Por otra parte, si al solicitar una marca de color se especifica una «posición» concreta y, al utilizarla, dicha posición difiere, por regla general no se reconocerá la identidad.

Si se utiliza un color que difiera aunque sea ligeramente del color registrado, o si se modifica el orden de la combinación de colores o la proporción de superficie, es posible que ello resulte desfavorable a la hora de determinar la identidad, incluso aunque los colores en sí sean los mismos.

(3) Identidad de las marcas sonoras

En cuanto a la identidad de las marcas sonoras, la cuestión es si el operador las reconoce como «la misma marca sonora» en su conjunto, incluso cuando difieran los «elementos sonoros» y los «elementos lingüísticos».

Para que se reconozca la identidad, se requiere, como mínimo, que «la melodía sea idéntica». Además, aunque la melodía sea idéntica, la decisión se tomará teniendo en cuenta diferencias en elementos como el «ritmo», el «tempo», la «armonía» o los «instrumentos utilizados».

Por ejemplo, si la marca sonora registrada es una melodía interpretada con violín, mientras que el sonido utilizado es la misma melodía interpretada por una orquesta completa, es posible que no se reconozca la identidad si la impresión general que se recibe es muy diferente. No basta con que sea simplemente la misma melodía, sino que también son importantes el «timbre» y la «atmósfera» con los que se interpreta dicha melodía.

(4) Identidad en caso de uso combinado con otros signos

Este es un criterio importante común a todos los nuevos tipos de marcas. A veces se plantea la cuestión de si se reconoce la identidad cuando se utiliza una marca de nuevo tipo registrada en combinación con otros signos, como letras o figuras.

En este caso, la identidad solo se reconocerá si, aunque la marca de nuevo tipo registrada esté incluida en el conjunto de la marca utilizada, se considera que dicha marca de nuevo tipo registrada se percibe, de forma independiente del conjunto de la marca utilizada, como un signo que identifica el origen del producto.

En otras palabras, si la marca de movimiento registrada se muestra en pequeño junto al nombre de otra empresa como mero adorno y el consumidor no puede identificar a la empresa solo con esa marca de movimiento, es posible que no se reconozca que se está utilizando la marca registrada. Es imprescindible que la marca de nuevo tipo registrada tenga por sí misma un carácter distintivo independiente y que, dentro del conjunto de la marca utilizada, funcione como principal indicación del origen.

4. Protección de las «marcas de nuevo tipo»: ¿por qué es necesario un agente de la propiedad industrial?

Como hemos visto hasta ahora, las marcas de nuevo tipo tienen criterios de examen y consideraciones de uso específicos, distintos de los de las marcas tradicionales, como las denominativas o las figurativas. En particular, en el caso de las marcas compuestas únicamente por colores o de las marcas sonoras, a menudo es difícil que se les reconozca un carácter distintivo por sí mismas, por lo que en muchos casos la clave para el registro es la adquisición de un «carácter distintivo por el uso».

Para proteger legalmente de forma sólida los elementos distintivos de su marca, es necesario comprender con precisión estos complejos criterios y trazar una estrategia adecuada.

Aquí es donde nuestros abogados especializados en propiedad industrial podemos ayudarle.

• Asesoramiento adecuado sobre el carácter distintivo: evaluaremos y le asesoraremos de forma profesional, basándonos en los criterios de examen más recientes de la Oficina de Patentes y en casos anteriores, sobre si los movimientos, colores, sonidos, etc., que desea proteger tienen carácter distintivo como marca y, en caso afirmativo, cuáles son sus puntos fuertes y débiles. En particular, si se determina que carecen de carácter distintivo, podemos proponerle medidas concretas, como estrategias para adquirir carácter distintivo por el uso.
• Elaboración de la estrategia de solicitud óptima: en función de los elementos de la marca que desee proteger, le asesoraremos desde nuestra experiencia profesional sobre qué tipo de marca (movimiento, color, sonido, etc.) es más eficaz para presentar la solicitud, así como sobre cómo expresar dicha marca y cómo describirla en la solicitud. Le ayudaremos a redactar la documentación adecuada, ya sea partituras o representaciones de ondas en el caso de marcas sonoras, o la especificación de números de color y una descripción detallada de los modos de uso en el caso de marcas de color.
• Apoyo para la adquisición de carácter distintivo por el uso: cuando se pretende el registro basándose en el carácter distintivo adquirido por el uso, como en el caso de las marcas de color o sonoras, la recopilación de pruebas resulta de vital importancia. Como expertos, le ofrecemos apoyo concreto sobre el periodo y las modalidades de uso necesarios para que se reconozca el «carácter distintivo por el uso», así como sobre qué tipo de pruebas (volumen de publicidad, volumen de ventas, resultados de encuestas, etc.) deben recopilarse y cómo organizarlas y presentarlas de forma eficaz.
• Negociación con los examinadores de la Oficina de Patentes y gestión de las correcciones: Si la Oficina de Patentes notifica motivos de denegación de la marca solicitada, por ejemplo, por falta de carácter distintivo, es necesario comprender con precisión el contenido de dicha notificación y presentar una réplica adecuada o realizar las correcciones oportunas en la solicitud. Estas gestiones requieren conocimientos especializados, por lo que un agente de la propiedad industrial negociará en su nombre con los examinadores y llevará a cabo los trámites necesarios para aumentar las posibilidades de registro.
• Asesoramiento sobre el uso adecuado tras el registro: incluso una vez completado el registro de la marca, es importante utilizarla tal y como se ha registrado para mantener la validez de los derechos. En particular, dado que la determinación de la «identidad» resulta compleja en el caso de los nuevos tipos de marcas, le asesoramos sobre las formas adecuadas de uso de la marca registrada para reducir el riesgo de futuros procedimientos de cancelación por falta de uso.

Los elementos únicos de su negocio, como los «movimientos», los «colores» o los «sonidos», son un tesoro que permanece en la memoria de los consumidores y forma una imagen de marca sólida. Sin embargo, para proteger legalmente estos nuevos elementos y evitar que sean imitados fácilmente por la competencia, se requieren conocimientos y experiencia especializados.

Como expertos en propiedad intelectual, los abogados especializados en marcas le propondrán la mejor manera de proteger al máximo los elementos únicos de su marca y se encargarán de tramitar los complejos procedimientos en su nombre.

Resumen

• Las «marcas de movimiento», «marcas holográficas», «marcas compuestas únicamente por colores», «marcas sonoras» y «marcas de posición» son nuevos tipos de marcas que protegen la diversidad de expresiones de marca en la actualidad.
• Aunque el «carácter distintivo» es indispensable para su registro, en el caso concreto de las marcas compuestas únicamente por colores y las marcas sonoras, su naturaleza hace que sea difícil que se les reconozca dicho carácter, por lo que la adquisición del «carácter distintivo por el uso» resulta clave.
• Incluso tras el registro, la «identidad» entre la marca registrada y la marca utilizada es importante, y existen criterios de valoración específicos para cada tipo. También hay que tener en cuenta ciertas precauciones cuando se utilizan en combinación con otros signos distintivos.
• Para comprender este complejo sistema y proteger adecuadamente los elementos de su marca, es muy útil contar con el apoyo de un agente de la propiedad industrial, que es un experto en la materia.

Proteja adecuadamente sus magníficas ideas y la personalidad de su negocio aprovechando el nuevo sistema de marcas.

Si está pensando en proteger como marca elementos únicos de su negocio, como «movimientos», «colores», «sonidos» o «ubicaciones», no dude en consultar con un agente de la propiedad industrial.

En nuestro despacho, basándonos en nuestros amplios conocimientos y experiencia en materia de nuevos tipos de marcas, le propondremos la estrategia de protección más adecuada para su negocio. No dude en ponerse en contacto con nosotros.

[Contacto] Despacho de Propiedad Intelectual EVORIX. Abogado especializado en marcas: Kenbun Sugiura