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Dirigido a los profesionales encargados de la presentación de solicitudes, la obtención de derechos y el ejercicio de los mismos en materia de patentes en Australia, este curso se centra en la Ley de Patentes de 1990 (Patents Act 1990) y aborda el funcionamiento de IP Australia (Oficina Australiana de Propiedad Intelectual), la transición nacional del PCT, el requisito específico derivado del derecho consuetudinario británico denominado «Manner of Manufacture»,la «Innovation Patent» (patente de innovación), derogada en 2021, la prórroga de la duración de las patentes de productos farmacéuticos (PTE) y el ejercicio de los derechos ante el Tribunal Federal, un abogado especializado en patentes ofrece una explicación sistemática de la información indispensable para la estrategia de patentes de las empresas japonesas en la región APAC.
Puntos clave de este artículo
- Australia, con la Ley de Patentes de 1990 como eje central, cuenta con un requisito propio derivado del common law británico
- «Manner of Manufacture» — prueba de elegibilidad para la protección mediante patente propia de Australia (derivada del caso NRDC)
- Supresión de la «Innovation Patent» (agosto de 2021): se suprime por completo el régimen de patentes de menor duración (8 años de protección) y se unifica con la «Standard Patent»
- Adhesión al PCT (1980). Las empresas japonesas disponen de un margen de 30 meses para la transición nacional del PCT
- La solicitud de examen debe presentarse en un plazo de 5 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud (solicitud voluntaria o cuando lo indique IP Australia)
- PTE (prórroga de la duración de la patente) para productos farmacéuticos: posibilidad de prórroga de hasta 5 años
- La ejercicio de los derechos es competencia exclusiva del Tribunal Federal (Federal Court); también se recurre a medidas aduaneras
AUSTRALIA PATENT
Guía completa del sistema y la práctica de las patentes en Australia, un importante centro del mercado APAC, elaborada por un agente de patentes. Se explica de forma sistemática en 12 secciones, desde la solicitud ante IP Australia hasta el «Manner of Manufacture», la PTE y el ejercicio de los derechos ante el Tribunal Federal.
Índice
- Resumen ejecutivo
- Estructura básica del sistema y fuentes jurídicas
- Métodos de solicitud (centrado en la patente estándar)
- Flujo estándar y gestión de plazos
- Estimación de las tasas gubernamentales
- Requisitos de la patente y «Manner of Manufacture»
- Principales sentencias y repercusiones prácticas
- Ejercicio de los derechos y respuesta ante infracciones
- Estrategias de transición nacional del PCT y PPH
- Mantenimiento y PTE (prórroga de la vigencia de la patente)
- Diferencias entre los sistemas japonés y australiano
- Lista de verificación práctica para empresas japonesas
1. Resumen ejecutivo
La práctica en materia de patentes en Australia es un sistema híbrido de derecho consuetudinario británico y derecho escrito, en el que la Ley de Patentes de 1990 (Patents Act 1990) constituye el núcleo, y en el que el Reglamento de Patentes de 1991 (Patents Regulations 1991), el Manual de Examen de IP Australia y la jurisprudencia (Tribunal Federal y Tribunal Supremo) regulan las solicitudes, el examen y los litigios.Los requisitos de «Manner of Manufacture» y la respuesta tras la abolición de la patente de innovación constituyen elementos distintivos.
Cuatro puntos clave que hay que tener en cuenta en la práctica de las patentes en Australia
- A partir de agosto de 2021, se unificará en la «Patente estándar» (20 años). Se suprime la «Patente de innovación».
- Las tasas gubernamentales se pagan en AUD. No hay categorías de solicitantes (no hay descuentos para pequeñas empresas).
- Las características del examen son el «Manner of Manufacture» (caso NRDC) más la novedad y la actividad inventiva habituales
- El ejercicio de los derechos es eficaz ante el Tribunal Federal. También existe un componente punitivo mediante los daños adicionales
2. Estructura básica del sistema y fuentes jurídicas
La «ley primaria» del sistema de patentes de Australia es la Ley de Patentes de 1990, que ha pasado por varias modificaciones hasta alcanzar su estructura actual. Sus elementos centrales son la definición de invención (§ 18), la novedad y la actividad inventiva (§§ 7-8), el procedimiento de solicitud (§§ 29-50), la eficacia de los derechos de patente (§ 13), los derechos de ejecución obligatoria (§ 133) y las sanciones penales, entre otros.Con la reforma de 2021 se suprimió la «patente de innovación» (Innovation Patent) y se unificó todo en la «patente estándar» (Standard Patent).
Funciones de IP Australia
IP Australia se encarga del examen y el registro de patentes. Cuenta con un sistema de digitalización de primer nivel a escala mundial: todos los trámites se completan a través de «IP Australia Online Services». Las audiencias de la Oficina de Patentes emiten resoluciones de carácter cuasi judicial.
3. Modalidades de solicitud (centradas en la «Standard Patent»)
Supresión de la patente de innovación: hasta ahora coexistían la patente estándar (20 años) y la patente de innovación (8 años, sin examen de fondo), pero a partir del 25 de agosto de 2021 no se aceptan nuevas solicitudes. Las patentes de innovación existentes seguirán protegidas hasta su vencimiento. Actualmente, la única opción efectiva es la patente estándar.
Vías de solicitud
| Elemento | Solicitud directa | Prioridad del Convenio de París | A través del PCT |
|---|---|---|---|
| Plazo de solicitud en Australia | En cualquier momento | 12 meses a partir de la fecha de solicitud en Japón | 31 meses a partir de la fecha de prioridad |
| Idioma | Inglés | Inglés | Descripción en inglés tal cual |
| Descripción provisional (Provisional) | Se puede utilizar (debe presentarse la memoria completa en un plazo de 12 meses) | Descripción completa habitual | Basada en la descripción del PCT |
4. Flujo estándar y gestión de plazos
↓
④ Solicitud de examen (en un plazo de 5 años a partir de la fecha de solicitud) → ⑤ Examen de fondo y respuesta a la notificación de oficina → ⑥ Aceptación → Plazo de oposición (3 meses)
↓
⑦ Concesión y registro de la patente
Plazo necesario: en casos sin complicaciones, entre 3 y 5 años desde la solicitud hasta el registro. Se puede acortar a 1 o 2 años utilizando el PPH entre la JPO y IP Australia.
5. Estimación de las tasas oficiales
| Concepto | Tasa (AUD) | Equivalente en yenes |
|---|---|---|
| Tasa de solicitud | 370 AUD | Aprox. 35 000 yenes |
| Tasa de solicitud de examen | 490 AUD | Aprox. 46 500 yenes |
| Tasa de tramitación | 250 AUD | Aproximadamente 24 000 yenes |
| Recargo por reivindicaciones (más de 20) | 125 AUD por reivindicación | Aprox. 12 000 yenes/reivindicación |
| Anualidad (5.º año) | 350 AUD | Aprox. 33 000 yenes |
| Pensión (10.º año) | 590 AUD | Aprox. 56 000 yenes |
| Pensión (15.º año) | 1.170 AUD | aprox. 110 000 yenes |
| Pensión (20.º año) | 2.510 AUD | aprox. 240 000 yenes |
6. Requisitos de la patente y «Manner of Manufacture»
Requisitos básicos
- Novedad (§7(1)) — Principio de notoriedad mundial, período de gracia de 12 meses
- Carácter inventivo (§7(2)) — No es evidente para un experto en la materia
- Utilidad (§7A): aplicabilidad práctica
- Requisitos de descripción (§40): claridad, aplicabilidad y requisitos de apoyo
- Modo de fabricación (§18(1)(a)) — Requisito de patentabilidad propio de Australia
Prueba de «Manner of Manufacture»
Prueba más importante exclusiva de Australia: derivada de la sentencia del Tribunal Supremo de 1959 en el caso NRDC (National Research Development Corporation contra Commissioner of Patents). Se consideran patentables «aquellos elementos creados artificialmente y que tienen valor económico en los ámbitos industrial, comercial y mercantil». Las ideas puramente abstractas, las leyes naturales, los métodos comerciales per se y los programas informáticos per se no son patentables.
No patentables
- Métodos de diagnóstico, tratamiento y cirugía de seres humanos y animales (§18(2))
- Métodos comerciales puros y programas informáticos per se
- Ideas abstractas, fenómenos naturales y leyes naturales
- Plantas y animales (excepto los relacionados con la biotecnología)
7. Principales sentencias y repercusiones prácticas
| Sentencia | Puntos centrales |
|---|---|
| NRDC (1959) | Establecimiento del criterio básico de «Manner of Manufacture» |
| D'Arcy contra Myriad Genetics (2015) | Denegación de la patentabilidad del ADN aislado (patrimonio de la humanidad) |
| Aristocrat Technologies (2022) | Sentencia del Tribunal Supremo por 4 votos contra 3 sobre la patentabilidad de las máquinas de juego electrónicas |
| Encompass contra InfoTrack (2019) | No patentabilidad de la implementación de métodos comerciales en software |
8. Ejercicio de derechos y respuesta ante infracciones
Ejercicio de derechos ante el Tribunal Federal
Medidas cautelares del Tribunal Federal de Australia
- Órdenes de cesación (medidas cautelares y definitivas)
- Indemnización por daños y perjuicios o reclamación selectiva de los beneficios obtenidos por el infractor
- Daños y perjuicios adicionales: elemento punitivo por infracción dolosa
- Orden de entrega o destrucción de los productos infractores
- Coste (honorarios de abogados) a cargo de la parte perdedora
Procedimiento de anulación
La anulación posterior a la concesión puede interponerse ante el Tribunal Federal o ante IP Australia. La reexaminación también es posible tanto de forma voluntaria como a petición de terceros.
9. Estrategia de transición nacional del PCT y PPH
Australia se adhirió al PCT en 1980. La transición nacional del PCT puede realizarse en un plazo de 31 meses a partir de la fecha de prioridad. Mediante el uso del PPH entre la JPO e IP Australia, se puede obtener un examen acelerado basado en las reivindicaciones concedidas en Japón.
PPH JPO-IP Australia: en funcionamiento desde 2008, de uso gratuito. Si se corresponden con las reivindicaciones de la patente concedida en Japón, se da prioridad al examen acelerado en IP Australia. Se reduce el plazo habitual de 3-5 años a 1-2 años.
10. Mantenimiento y PTE (prórroga de la vigencia de la patente)
La vigencia de la patente es de 20 años a partir de la fecha de solicitud. Las tasas de mantenimiento se pagan anualmente a partir del quinto año (hasta el cuarto año están incluidas en la tasa de solicitud). Existe un periodo de gracia de 6 meses en caso de incumplimiento de los plazos.
PTE (prórroga de la vigencia de la patente de medicamentos)
Sistema PTE (§70)
- Objeto: Medicamentos y agentes terapéuticos
- Periodo de prórroga: máximo 5 años
- Plazo de solicitud: en un plazo de 6 meses a partir del registro en la TGA (Therapeutic Goods Administration)
- Tasa de solicitud: 530 AUD
11. Diferencias entre los sistemas japonés y australiano
| Aspecto | Japón | Australia |
|---|---|---|
| Idioma de la solicitud | Japonés | Inglés |
| Sistema de patentes de invención | Modelo de utilidad (10 años) | Supresión de la patente de innovación (2021) |
| Plazo para solicitar el examen | 3 años (a partir de la fecha de presentación de la solicitud) | 5 años (a partir de la fecha de presentación de la solicitud) |
| Requisitos de patentabilidad | «Idea técnica que utilice las leyes de la naturaleza» | Método de fabricación (NRDC) |
| Transición nacional del PCT | 30 meses | 31 meses |
| Estructura judicial | Oficina de Patentes → Tribunal Superior de Propiedad Intelectual | IP Australia → Tribunal Federal |
| Indemnización adicional | No | Sí (Indemnización adicional) |
12. Lista de verificación práctica para empresas japonesas
Antes de la solicitud
- Modo de fabricación: evaluación previa de la admisibilidad
- Software y métodos de negocio: indicar claramente el «efecto técnico»
- Optimización del número de reivindicaciones (se aplican recargos si superan las 20)
Durante la solicitud
- La solicitud de examen debe presentarse en un plazo de 5 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud
- Utilización del PPH entre la JPO e IP Australia
- Cumplimiento estricto del plazo de respuesta a la notificación de examen (12 meses)
- Vigilancia del plazo de oposición de 3 meses tras la admisión
Tras la presentación de la solicitud
- Las tasas anuales se pagan a partir del quinto año (aumentan en la segunda mitad del año)
- En caso de detectarse una infracción, presentar una demanda ante el Tribunal Federal incluyendo daños y perjuicios adicionales
- Para los medicamentos, solicitar el PTE (en un plazo de 6 meses desde el registro en la TGA)
Resumen
El sistema de patentes de Australia se caracteriza por la prueba «Manner of Manufacture» y la unificación en la «Patente Estándar» tras la abolición de la «Patente de Innovación». Para que las empresas japonesas tengan éxito en su estrategia de patentes en el mercado australiano, es importante combinar el uso del PPH (Procedimiento de Trámite Acelerado) entre la JPO y IP Australia con el ejercicio efectivo de los derechos ante el Tribunal Federal, y, en el caso de los productos farmacéuticos, no pasar por alto la solicitud de PTE. Consulte también nuestros servicios de solicitud de patentes internacionales PCT y de solicitud de patentes.
Asesoramiento sobre solicitudes de patente en Australia
El bufete de propiedad intelectual Ebolix ofrece un amplio apoyo en la solicitud y el ejercicio de derechos de patente en los principales países de la región APAC, incluida Australia. Contamos con abogados especializados en propiedad industrial con amplia experiencia práctica, que colaboran con representantes locales para gestionar desde la gestión de la prueba «Manner of Manufacture» y estrategias de PPH, hasta el aprovechamiento de la PTE y la respuesta a infracciones ante el Tribunal Federal.
Fuentes y material de referencia
▼ Legislación primaria
- Ley de Patentes de 1990 (Patents Act 1990) + varias modificaciones (última en 2024)
- Reglamento de Patentes de 1991
- Ley de Modificación de Patentes (Eliminación Progresiva de las Patentes de Innovación) de 2020
- Ley del Tribunal Federal de Australia de 1976
- Ley de Productos Terapéuticos de 1989 (relacionada con PTE)
▼ Jurisprudencia destacada
- NRDC contra Comisionado de Patentes (Tribunal Supremo, 1959) — Método de fabricación
- D'Arcy contra Myriad Genetics (2015) — Patentes de ADN
- Aristocrat Technologies contra el Comisionado de Patentes (2022) — Máquinas recreativas
▼ Fuentes de información de organismos oficiales
- Sitio web oficial de IP Australia: ipaustralia.gov.au
- AusPat (búsqueda de patentes australianas): auspat.ipaustralia.gov.au
- Portal de la OMPI sobre propiedad intelectual (Australia): wipo.int
- Tribunal Federal de Australia: fedcourt.gov.au
- Adhesión al PCT (1980): Sistema PCT de la OMPI
▼ Documentos explicativos de organismos japoneses
- Informe de JETRO «El sistema de propiedad intelectual en Australia»
- Oficina de Patentes: «Información sobre los sistemas de propiedad industrial en el extranjero (Australia)»
- INPIT: Información sobre propiedad intelectual en países emergentes
▼ Acuerdos internacionales
- Convenio de París (Australia se adhirió en 1925)
- PCT (Australia se adhirió en 1980)
- Acuerdo sobre los ADPIC (adhesión a la OMC en 1995)
- JAEPA (Acuerdo de Asociación Económica entre Japón y Australia) (en vigor desde 2015)
- RCEP (entró en vigor en 2022)
- CPTPP (en vigor desde 2018)
*Este artículo se ha elaborado con fines informativos generales a partir de las fuentes primarias y la información oficial mencionadas anteriormente, a fecha de abril de 2026. Dado que la legislación está sujeta a modificaciones, se recomienda consultar las fuentes primarias y a expertos para obtener la información más actualizada. Para la toma de decisiones concretas en casos individuales, se recomienda consultar a expertos, incluidos los representantes locales.
AUTOR / Redactor
Takefumi Sugiura
Representante y abogado especializado en propiedad intelectual del bufete EVORIX
Presta apoyo a clientes de una amplia gama de sectores, como el de las tecnologías de la información, la fabricación, las empresas emergentes, la moda y la medicina, desde la solicitud de patentes, marcas, diseños y derechos de autor hasta los procedimientos de recurso y los litigios por infracción. También es experto en estrategias de propiedad intelectual en campos de vanguardia como la IA, el IoT, Web3 y FinTech. Pertenece a varias organizaciones, entre ellas el Colegio de Abogados de la Propiedad Industrial de Japón, la Asociación Asiática de Abogados de la Propiedad Industrial (APAA) y la Asociación Japonesa de Marcas (JTA).