Artículo 3, apartado 1, párrafo principal: Denegación en Japón: cuando la Oficina Japonesa de Propiedad Intelectual (JPO) pone en duda tu intención de uso, y cómo demostrarla

Algunas denegaciones de la JPO no hacen referencia a ninguna marca ajena. Una denegación en virtud del párrafo principal del artículo 3, apartado 1 —el «chapeau»— se refiere a algo más básico: el examinador duda de que realmente utilices, o tengas la intención genuina de utilizar, la marca para todos los productos o servicios que has designado. Para los titulares del Protocolo de Madrid que hayan introducido en Japón una especificación de país de origen amplia, esta es una de las sorpresas más habituales en la Notificación de denegación provisional. La buena noticia es que las propias normas de examen de la JPO indican exactamente cuándo surge esta duda y qué pruebas la disipan.

1. Lo que exige el párrafo principal del artículo 3, apartado 1

El artículo 3, apartado 1, comienza así: podrá registrarse una marca «utilizada en relación con productos o servicios pertenecientes a la actividad comercial del solicitante». Japón no exige prueba de uso en el momento de la solicitud; sin embargo, cuando la designación es tan amplia que resulta inverosímil su uso en todos los ámbitos, el examinador considera que el propio preámbulo no se cumple y emite una denegación. Se trata de una duda, no de un veredicto: la carga de la prueba recae en ti para demostrar la actividad comercial o el plan.

2. Los cuatro factores desencadenantes según la práctica de examen de la Oficina Japonesa de Patentes (JPO)

Los códigos de grupos de similitud son la clasificación que realiza la Oficina Japonesa de Patentes (JPO) de los productos y servicios que se presumen similares entre sí, publicada en las Directrices de examen para productos y servicios similares. Tu abogado japonés puede contar con precisión los códigos que figuran en tu memoria descriptiva, lo que también te indicará exactamente cuánto debes eliminar si eliges la Vía 3.

Lo que dice realmente la notificación — y las tres opciones que ofrece

Una denegación «chapeau» en una designación de Japón en el Sistema de Madrid sigue un guion fijo, por lo que conviene conocerlo de antemano. El motivo reza, en esencia: el párrafo principal del artículo 3, apartado 1, exige que las marcas registrables estén actualmente en uso o se pongan en uso en un futuro próximo; existe una duda razonable sobre si el solicitante utiliza actualmente o utilizará en un futuro próximo la marca en los productos o servicios designados, ya que estos abarcan un ámbito demasiado amplio dentro de una misma clase —a lo que sigue una línea entre corchetes en la que se enumeran las clases afectadas, normalmente [Todos los productos o servicios designados en la(s) clase(s) …].

A continuación viene la parte útil. La Notificación establece que la duda se resolverá si el titular sigue cualquiera de los tres procedimientos siguientes:

Tenga en cuenta el plazo de la vía (b): comienza a contar a partir de la fecha de registro internacional (o de la fecha de designación posterior), no a partir de la fecha de la notificación. Dado que la notificación suele emitirse un año o más después de la fecha de registro internacional, un titular que elija la vía (b) se compromete, en la práctica, a demostrar el uso en un plazo aproximado de dos a tres años a partir de la denegación.

3. Vía 1: Demostrar la existencia de la empresa

Si ya gestionas la empresa, la denegación se contesta con pruebas. El manual de examen enumera los materiales que aceptan los examinadores:

• Catálogos, folletos o material impreso en el que se enumeran los productos que comercializas
• Fotografías de la tienda y de los productos a la venta
• Documentos de transacción: albaranes, notas de entrega, facturas, recibos
• Artículos de prensa, revistas o publicaciones en Internet que describan el negocio
• Para servicios minoristas generales: documentación que demuestre las ventas del negocio minorista

4. Vía 2: Demostrar el plan — Documentos de intención de uso

¿Aún no opera en Japón? La práctica de examen acepta una respuesta prospectiva: si tiene previsto desarrollar su actividad con los productos o servicios designados en Japón en un plazo de tres a cuatro años a partir de la fecha del registro internacional (o de la designación posterior), puede presentar tanto una declaración escrita de intención de uso —en la que se indique cuándo se utilizará la marca y para qué productos o servicios— como documentos de un plan de negocio que muestren el estado actual de los preparativos. Si el plan parece poco sólido, el examinador puede solicitar más justificación; por lo tanto, un plan de negocio concreto es mejor que una mera declaración.

5. Vía 3: Restringir la especificación

La solución pragmática: presentar una modificación para suprimir o restringir elementos hasta que desaparezca el motivo de denegación —menos de 23 grupos de similitud en la clase, o servicios minoristas limitados a un ámbito coherente—. A menudo, esta es la vía más rápida y económica cuando los elementos suprimidos carecen de valor comercial en Japón, y puede combinarse con las vías 1 y 2 para los productos que sí son relevantes. Costes de cada vía: consulte nuestra estimación de costes de las resoluciones de la Oficina.

6. Designaciones de Madrid: por qué esto afecta a los titulares extranjeros

Las especificaciones amplias resultan económicas en muchas oficinas de origen, por lo que los registros internacionales suelen llegar a Japón incluyendo todos los encabezados de clase que el titular podría reivindicar. Ese estilo de redacción es precisamente lo que detectan los cuatro motivos de denegación. Si su notificación cita el preámbulo del artículo 3, apartado 1, comience por el plazo —indicado en la notificación y prorrogable, incluso tras su vencimiento en algunos casos—: consulte la guía completa para responder a una denegación del Sistema de Madrid en Japón. Una denegación basada en el «chapeau» suele presentarse como uno de varios motivos: una misma notificación puede incluir el motivo 1 (redacción imprecisa según el artículo 6, apartado 1), el motivo 2 (esta duda sobre el «chapeau») y el motivo 3 (cita de una marca anterior según el artículo 4, apartado 1, inciso xi) juntos. Cada motivo debe ser contestado en la misma respuesta; subsanar uno no exime de los demás, y el formulario así lo indica expresamente. Una denegación por el «chapeau» suele superarse, pero nunca mediante el silencio: no hacer nada permite que adquiera carácter definitivo.

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