No es raro utilizar el propio nombre como marca. Es algo que se ve con frecuencia, sobre todo en el mundo de la moda y la joyería. Dado que se trata de una marca que se utilizará con fines comerciales, es probable que esté considerando solicitar su registro como marca, pero a la hora de obtener los derechos correspondientes, es necesario prestar atención a las actuales condiciones de examen de la Oficina de Patentes.
Por otra parte, el término «nombre propio» utilizado en este artículo se refiere al nombre completo, salvo que se indique lo contrario.
Índice
Por regla general, no se pueden registrar marcas que incluyan nombres de personas (artículo 4, apartado 1, número 8, de la Ley de Marcas). Esto se debe a que, incluso si se trata del propio nombre, existe la posibilidad de que otras personas con el mismo nombre y apellido sufran perjuicios si existen personas con ese mismo nombre y apellido. Esta disposición se basa en el principio de «proteger los intereses personales de terceros».
Resumen del artículo 4, apartado 1, número 8, de la Ley de Marcas
Las marcas que incluyan el nombre de otra persona no podrán registrarse, salvo que se cuente con el consentimiento de dicha persona.
No obstante, como excepción, el registro es posible si se obtiene el consentimiento de todas las personas con el mismo nombre. Al parecer, la Oficina de Patentes determina la existencia de personas con el mismo nombre consultando directorios telefónicos como Hello Page.
A pesar de la disposición del artículo 4, apartado 1, número 8, la realidad ha sido que, hasta ahora, los nombres de personas se han registrado con un criterio relativamente flexible. Existen numerosos ejemplos en los que se ha logrado el registro utilizando katakana o la transcripción al alfabeto romano, o bien escribiendo el apellido y el nombre juntos en la transcripción al alfabeto romano (por ejemplo: «TAKEFUMISUGIURA»).
Si se realiza una búsqueda en J-PlatPat, se pueden encontrar numerosos ejemplos de registros que contienen nombres de personas.
| Número de registro | Marca | Sector |
|---|---|---|
| N.º 4373585 | TAKEO KIKUCHI | Moda |
| N.º 4897355 | JUNKO KOSHINO | Moda |
| N.º 5738507 | junhashimoto | Moda |
N.º 4373585 «TAKEO KIKUCHI»
N.º 4897355 «JUNKO KOSHINO»
N.º 5738507 «junhashimoto»
En cuanto a las marcas extranjeras, hay innumerables ejemplos en los que el nombre del fundador se ha convertido directamente en el nombre de la marca, como «LOUIS VUITTON», «COCO CHANEL», «GIORGIO ARMANI» o «RALPH LAUREN».También en Japón se han registrado como marcas los nombres de diseñadores de renombre mundial, como «ISSEY MIYAKE (Issey Miyake)», «HANAE MORI (Hanae Mori)» y «YOJI YAMAMOTO (Yohji Yamamoto)».
Sin embargo, en los últimos años la situación ha cambiado y el registro de marcas que incluyen nombres propios se ha vuelto muy estricto. Cada vez son más los casos en los que se rechazan marcas de diseñadores famosos.
En cuanto a «TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.», la marca del diseñador Takahiro Miyashita, que presenta sus creaciones en la Semana de la Moda de París, no se le concedió el registro tras el examen y el procedimiento de apelación, y aunque se impugnó la registrabilidad ante los tribunales, finalmente no se le concedió el registro (N.º 10006 de 2020 (Goke). Texto de la sentencia).
Puntos a tener en cuenta
Incluso en el caso de diseñadores de renombre mundial, si existe otra persona con el mismo nombre y no se obtiene su consentimiento, no se concederá el registro de la marca. Es importante tener en cuenta que la notoriedad o la trayectoria de la marca por sí solas no bastan para cumplir los requisitos.
En cuanto a la marca «Yohji Yamamoto», creada por Yohji Yamamoto, a pesar de que existen numerosos ejemplos de registros anteriores de esta marca, se ha dado una situación en la que no se aprueban los registros de las solicitudes recientes.
| Clasificación | Marca | Resultado |
|---|---|---|
| Solicitudes anteriores | N.º 1678376 «YOHJI YAMAMOTO» | Registrada |
| Solicitudes recientes | Solicitud de marca 2019-23948 «Yohji Yamamoto» | Denegación |
Ejemplos de registros anteriores: N.º 1678376 «YOHJI YAMAMOTO»
Ejemplo de denegación: Solicitud de marca 2019-23948 «Yohji Yamamoto»
Esta situación entraña una contradicción, ya que, a pesar de que la misma persona haya obtenido un registro con el mismo nombre de marca en el pasado, no se admite una nueva solicitud debido al endurecimiento de los criterios de examen.
Dado que esta situación se considera excesivamente estricta, se ha celebrado un debate entre expertos sobre la flexibilización de los requisitos de registro de marcas que incluyen el nombre de otra persona. Los detalles se recogen en el documento «El papel del sistema de propiedad intelectual para promover el uso de la propiedad intelectual: resumen», elaborado por el Comité Consultivo para la Promoción de Políticas de la Oficina de Patentes (informe en PDF).
Orientación de la reforma legislativa
Con la reforma de la Ley de Marcas de 2023, se flexibilizaron parcialmente los requisitos de registro de las marcas que incluyen el nombre de otra persona. En concreto, se ha abierto la vía para que se admita el registro de aquellas marcas que se reconocen como el nombre del solicitante, siempre que «dicha marca sea ampliamente reconocida entre los consumidores en el ámbito de los productos o servicios para los que se utiliza la marca». Se han establecido casos en los que se puede registrar sin el consentimiento de todas las personas con el mismo nombre, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por decreto.
Se prevé que en el futuro continúe la clarificación de los requisitos y la mejora de su aplicación. Para quienes deseen desarrollar una marca utilizando su propio nombre como marca comercial, es importante considerar la posibilidad de presentar una solicitud, sin perder de vista la evolución de la reforma legislativa.
A continuación, se resumen los puntos clave para aumentar las posibilidades de éxito a la hora de registrar un nombre propio como marca.
Consejos prácticos
Incluso cuando resulte difícil registrar el nombre propio en sí, se puede considerar la posibilidad de solicitarlo como marca de carácter inventivo que combine el nombre propio con el concepto de marca o la categoría de producto. Por ejemplo, también resulta eficaz solicitarlo como logotipo con diseño, como en el caso de «TAKEO KIKUCHI».
Los costes de la solicitud de una marca de nombre propio son, en principio, los mismos que los de una solicitud de marca habitual. No obstante, pueden surgir costes adicionales debido a circunstancias específicas de los nombres propios.
| Partidas de gastos | Resumen |
|---|---|
| Tasa de timbre en el momento de la solicitud | 3.400 yenes + 8.600 yenes x número de clases |
| Tasa de timbre de registro (10 años) | 32 900 yenes x número de clases |
| Honorarios del agente de patentes (tasas de solicitud) | Varía según el despacho (entre varias decenas de miles y más de cien mil yenes) |
| Gastos de tramitación de escritos de alegaciones y de correcciones | Se generan cuando es necesario responder a una notificación de motivos de denegación |
| Gastos de obtención del consentimiento de personas con el mismo nombre | Gastos reales de investigación, contacto y redacción de documentos |
En el caso de las marcas que contienen nombres de personas, existe una alta probabilidad de que se emita una notificación de motivos de denegación, por lo que es recomendable prever los gastos de redacción de escritos de alegaciones y de correcciones.
Por otra parte, en el caso de las marcas que consisten únicamente en un apellido, si dicho apellido no es especial sino «común», en principio no se puede obtener el registro (artículo 3, apartado 1, número 4, de la Ley de Marcas).
Por ejemplo, apellidos comunes como «Sugiura», «Tanaka», «Sato» o «Suzuki» se consideran carentes de carácter distintivo tal y como son. No obstante, si concurren circunstancias como el haber adquirido notoriedad en un ámbito concreto, se puede reconocer el carácter distintivo adquirido por el uso (artículo 3, apartado 2, de la Ley de Marcas) y, en algunos casos, se puede llegar a registrar.
Diferencia entre el nombre completo y el apellido solo
Aunque se trata de una situación complicada, dado que los nombres de personas también funcionan como marcas, deben registrarse como marcas. Si está pensando en solicitar el registro de su nombre como marca, no dude en consultarnos.
AUTOR / Redactor
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
Representante y abogado especializado en propiedad intelectual del bufete EVORIX
Presta apoyo a clientes de una amplia gama de sectores, como el de las tecnologías de la información, la fabricación, las startups, la moda y la medicina, desde la presentación de solicitudes de patentes, marcas, diseños y derechos de autor hasta los procedimientos de recurso y los litigios por infracción. Es experto en estrategias de propiedad intelectual en campos de vanguardia como la IA, el IoT, el Web3 y el FinTech. Pertenece a varias organizaciones, entre ellas el Colegio de Abogados de la Propiedad Intelectual de Japón, la Asociación Asiática de Abogados de la Propiedad Intelectual (APAA) y la Asociación Japonesa de Marcas (JTA).