En Taiwán, no es necesario demostrar un historial de uso para obtener los derechos de marca, pero si no se utiliza la marca en un plazo de tres años tras su registro, esta podrá ser objeto de cancelación (artículo 63 de la Ley de Marcas). Lo importante aquí es que, para que se reconozca el «uso de la marca registrada», la marca utilizada realmente y la marca registrada deben ser idénticas según la percepción general de la sociedad.El artículo 64 de la Ley de Marcas de Taiwán establece que «aunque la marca utilizada en la práctica difiera ligeramente de la marca registrada, se considerará uso de la marca registrada siempre que no haya perdido su identidad en la percepción del consumidor medio». En otras palabras, el titular de la marca tiene la obligación de utilizarla de acuerdo con la forma en que se registró, pero se admiten pequeñas diferencias en detalles como el tamaño, el tipo de letra, la disposición o el color, siempre que no menoscaben el carácter distintivo principal de la marca.Si se trata de un cambio que, dentro de los límites habituales del tráfico comercial, permite al consumidor reconocerla como la misma marca, se considerará que se trata de un «uso de la marca registrada».
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Esta determinación de la «identidad» se realiza caso por caso, y el punto clave es si las características identificativas principales de la marca (los elementos esenciales que sustentan su capacidad distintiva) no han cambiado. Por ejemplo, en el caso de una marca denominativa, aunque se modifique parcialmente la tipografía o se ajuste el tamaño o la proporción entre la altura y la anchura, se mantiene la identidad siempre que la cadena de caracteres sea la misma.Asimismo, en el caso de los logotipos, si la composición básica del diseño es la misma, en algunos casos se pueden admitir cambios muy leves en la combinación de colores o en los detalles. Por el contrario, si se omite o se modifica sustancialmente la parte principal de la marca, se pierde naturalmente la identidad y no se reconoce como uso de la marca registrada. Por lo tanto, desde el punto de vista práctico, es importante que el titular de la marca mantenga en la medida de lo posible la identidad entre la marca registrada y la marca utilizada en la práctica.
El uso de una marca comercial con logotipo registrada en color, pero que en la práctica se utiliza en un color diferente, como por ejemplo solo en negro, requiere especial atención a la hora de determinar la identidad. Según las directrices de la Oficina de Propiedad Intelectual de Taiwán (TIPO), cuando se utiliza un color diferente al registrado en el momento del registro de la marca, se debe determinar de forma individual si la marca utilizada es idéntica a la marca registrada. En concreto, se establecen los siguientes principios:
Si la marca registrada es en blanco y negro o de un solo color: aunque se le añadan otros colores en el uso real, si ello no es más que una mera diferencia formal y no altera sustancialmente las características identificativas principales de la marca, se considerará un uso de la marca registrada. Por ejemplo, aunque se muestre en azul un logotipo registrado en blanco y negro, si los elementos esenciales para la identificación, como la forma de los gráficos o las letras, son los mismos, se considerará que no hay problema, ya que el consumidor general lo reconocerá como la misma marca.
Si la marca registrada se ha inscrito con una combinación específica de varios colores y el color en sí mismo constituye un elemento identificativo esencial: si en el uso real se utiliza solo en negro o con otra combinación de colores, es muy probable que la impresión que la marca causa en el consumidor cambie con respecto al momento del registro y que no se considere idéntica. En otras palabras, cuando el color es un elemento que caracteriza la imagen de marca, si se modifica ese color se pierde la identidad y ya no se reconocerá como «uso de la marca registrada».
En resumen, la admisibilidad de utilizar una marca registrada en color con un color diferente depende del impacto que el color modificado tenga en el carácter distintivo de la marca. Si el impacto del cambio de color en el carácter distintivo de la marca es insignificante, se considera admisible; sin embargo, si el color en sí mismo determina la impresión de la marca, se considera muy arriesgado.
La TIPO de Taiwán establece criterios claros sobre el uso de marcas registradas con colores diferentes. Como se ha mencionado anteriormente, la política es que el registro en blanco y negro seguido del uso en color se considera, en principio, idéntico, mientras que el registro en color seguido del uso en un color diferente no se considera, básicamente, idéntico. Este criterio da prioridad a la percepción general de la sociedad y a la percepción de los consumidores; en resumen, el criterio de decisión es si «los consumidores perciben que se trata de la misma marca aunque cambie el color».
Como ejemplos concretos de examen, en las «Notas sobre el uso de marcas registradas» de la TIPO se muestran casos ilustrados que facilitan la comprensión. Por ejemplo:
Ejemplo A (se reconoce la identidad): Modalidad de la marca registrada = logotipo gráfico en negro; modalidad de uso real = visualización de dicho logotipo en rojo. Dado que la figura en sí no ha cambiado y solo difiere el color, se considera uso de la marca registrada.
Ejemplo B (no se reconoce la identidad): Modalidad de la marca registrada = logotipo compuesto por dos colores, azul y verde; modalidad de uso real = logotipo representado en monocromo (negro).Se trata de un caso en el que una marca, cuyo carácter distintivo se reconoció en el momento del registro incluyendo la combinación de colores, se utiliza cambiando el color, por lo que no se considera la misma marca, ya que se menoscaba la imagen cromática original. En este caso, por mucho historial de uso que se acumule con ese logotipo en negro, no se reconocerá como historial de uso de la marca registrada en azul y verde.
Además, en Taiwán existe el régimen de «marcas de color» (marcas compuestas únicamente por el color en sí mismo o por una combinación de colores). En el caso de las marcas de color, dado que la disposición específica de los colores constituye en sí misma el objeto del derecho, en principio no se permite cambiar los colores registrados al utilizarlas.Por ejemplo, si se registra como marca de color una franja bicolor colocada en una posición específica del embalaje de un producto, al cambiar el color se convierte en un signo totalmente distinto, por lo que se pierde la identidad. Así, en las marcas cuya esencia es el color en sí mismo, el cambio de color no está permitido; sin embargo, en el caso de las «marcas de logotipo con color» (figuras o letras + color), que son el tema que nos ocupa, en la práctica se evalúa con cautela, basándose en hasta qué punto el cambio de color afecta al poder de distinción de la marca.
Si se ha registrado una marca con color pero en la práctica se utiliza con un color diferente (por ejemplo, solo en negro), la empresa se enfrenta a los siguientes riesgos prácticos.
Riesgo de cancelación por falta de uso (incumplimiento de la obligación de uso): si se continúa utilizando la marca de forma que no pueda considerarse idéntica a la marca registrada durante más de tres años desde el registro, existe el riesgo de que un tercero solicite un procedimiento de cancelación por falta de uso. Es muy peligroso si, en la práctica, nunca se ha utilizado con los colores tal y como figuran en el registro. Si se recibe una solicitud de cancelación, aunque se presente un historial de uso en negro, es posible que se considere que «eso no se considera uso de la marca registrada (en color)» y se pierda el derecho de marca.En la práctica de Taiwán, se señala que, si se registra en blanco y negro, el uso en color también se reconoce como uso, mientras que si se utiliza una marca registrada en color con un color diferente, aumenta el riesgo de anulación.
Limitación del alcance de los derechos de marca / Desventajas en el ejercicio de los derechos: Las marcas registradas en color se interpretan como derechos limitados a los colores específicos registrados. Por lo tanto, si un tercero utiliza una marca similar con un color diferente, puede resultar difícil determinar si se puede impedir su uso en virtud de nuestros derechos.Por ejemplo, aunque su empresa haya registrado un logotipo en azul y verde, si un tercero utiliza un logotipo en blanco y negro con la misma forma, existe el riesgo de que se alegue «no similitud» por el hecho de que los colores sean diferentes (aunque, en muchos casos, si la forma es idéntica, se considera que hay similitud incluso con colores diferentes; sin embargo, en un litigio, no se puede descartar que la limitación del color de la marca registrada resulte en su contra).
Riesgo de pérdida inesperada de derechos (conflicto con marcas de terceros): También hay casos en los que, al utilizar una marca de forma diferente a la marca registrada, esta acaba resultando similar a una marca registrada anteriormente por un tercero. A este respecto, el artículo 63, apartado 1, número 1, de la Ley de Marcas de Taiwán establece que, cuando el titular de una marca modifique la marca registrada y, como resultado, esta resulte idéntica o similar a una marca registrada por un tercero, existiendo riesgo de confusión, ello constituirá motivo de anulación de dicha marca.Como ejemplo real, existe un caso en el que el titular de la marca «FLYANT y figura» (logotipo que incluye la figura de una hormiga), registrada en Taiwán en color negro, cambió la figura de la hormiga a color rojo y modificó parcialmente el diseño al utilizarla, lo que dio lugar a una forma muy similar a la marca de la hormiga roja que otra empresa ya poseía, lo que provocó la anulación del derecho de marca.En este caso, la discrepancia entre la marca registrada y la marca utilizada dio lugar a un conflicto con los derechos de terceros, lo que tuvo como resultado la pérdida del propio derecho de marca. Por lo tanto, cuando se utilice una marca con un color diferente al registrado, se debe considerar cuidadosamente el riesgo de conflicto con marcas de otras empresas.
Como se ha visto anteriormente, utilizar una marca comercial con un aspecto diferente al color registrado conlleva un alto riesgo tanto para el mantenimiento como para el ejercicio de los derechos. Especialmente en el caso de las pymes y las empresas emergentes, donde es posible que se produzcan cambios en el diseño del logotipo de la marca o se desarrollen variaciones de color, es necesario actuar de forma planificada para evitar situaciones en las que «se haya registrado pero no se utilice».
Teniendo en cuenta los riesgos mencionados anteriormente, la decisión de limitar o no el color en el momento de la solicitud de la marca es un punto estratégico importante. En general, es necesario comparar y sopesar las ventajas de presentar la solicitud con una marca sin limitación de color (en blanco y negro/monocromática) y las ventajas de presentar la solicitud con un diseño a color.
Ventajas de presentar la solicitud sin limitar los colores (marca en blanco y negro): si se registra la marca en blanco y negro (o en un color específico), en principio se considerará «uso de la marca registrada» independientemente del color con el que se muestre en la práctica, lo que permite responder con flexibilidad a futuros cambios de diseño o a la ampliación a varios colores.Por ejemplo, incluso en el caso de una estrategia de marca en la que se cambie el color del logotipo según la temporada o el medio de comunicación, es menos probable que ello afecte al mantenimiento de los derechos. Además, dado que el alcance de los derechos tiende a interpretarse de forma amplia, existe la ventaja de que es más fácil hacer frente a imitaciones de terceros que utilicen colores diferentes. Desde el punto de vista práctico, se considera que «si existe la posibilidad de cambiar el color en el futuro, se recomienda presentar la solicitud como marca en blanco y negro, ya que permite un alcance de derechos más amplio y una gestión más flexible».
Ventajas de presentar la solicitud como marca en color: Dependiendo del diseño, en algunos casos el carácter distintivo solo aumenta al añadirle color. Según la práctica en Taiwán, se ha observado que, cuando una figura simple tiene un carácter distintivo débil, las solicitudes en blanco y negro tienden a ser rechazadas, mientras que las presentadas en color suelen obtener más fácilmente una resolución de registro. En otras palabras, en los casos en que el logotipo en sí mismo carezca de originalidad, pero la imagen de marca se forme a partir de una combinación específica de colores, existe la ventaja de que la probabilidad de registro aumenta al presentar la solicitud expresamente en ese color.Además, si los colores de la marca propia están claramente definidos y la marca es reconocida en el mercado por esos colores, la protección de los derechos incluyendo dichos colores puede reforzar las medidas contra las imitaciones. Sin embargo, incluso en este caso, es necesario estar dispuesto a utilizar de forma unificada los colores registrados en la práctica. Si la política es utilizar siempre el logotipo con los mismos colores para mantener la imagen de marca, no hay ningún problema; pero si existe la más mínima posibilidad de cambiar los colores según la situación, se debe considerar con cautela la presentación de una solicitud que limite los colores.
Considerar la solicitud de varias versiones: si se dispone de presupuesto suficiente o se desea garantizar una protección total de la marca, resulta eficaz solicitar y registrar tanto la versión en blanco y negro como la versión en color del mismo diseño. Al asegurar derechos amplios con la versión en blanco y negro y registrar también la versión en color, se obtiene la ventaja de poder impedir que terceros registren ese color específico.Por ejemplo, la empresa Coca-Cola es conocida por su logotipo con letras blancas sobre fondo rojo, pero también posee simultáneamente la marca del logotipo en blanco y negro. No obstante, para las pymes en general es necesario tener en cuenta la relación coste-beneficio, por lo que lo más realista sería registrar básicamente la versión en blanco y negro, que es más versátil, y solicitar la versión en color solo en los casos en que sea imprescindible incluir el color en los derechos.
En resumen, las solicitudes «sin limitación de color» son ventajosas desde el punto de vista de la flexibilidad y la estabilidad, pero, dependiendo de la capacidad de distinción de la marca y de la estrategia de marca, en algunos casos puede ser más adecuado presentar una solicitud en color. Si el logotipo de la empresa tiene un carácter distintivo que permite su fácil reconocimiento aunque cambie de color, no hay problema en solicitarlo en blanco y negro; por el contrario, si la imagen de marca se ha consolidado con un color concreto, merece la pena solicitarlo en ese color. Lo importante es tomar una decisión en el momento de la solicitud teniendo en cuenta su gestión tras el registro.
Para los responsables de la gestión de marcas en Taiwán, la coincidencia entre la marca registrada y su uso real es un aspecto que a menudo se pasa por alto. Aunque en otros países, como Japón, existe un concepto similar, en Taiwán hay que prestar especial atención, ya que los riesgos de anulación están expresamente tipificados.
Como consejo práctico:
Compruebe la forma de la marca indicada en el certificado de registro: si modifica o renueva el logotipo de la marca tras el registro, asegúrese de compararlo con el contenido del registro de la marca. Si tiene dudas sobre si los cambios son insignificantes, le recomendamos que consulte a un experto en Taiwán.
Conservación de pruebas y coherencia en el uso: acumule diariamente pruebas del uso de la marca (material publicitario, envases, documentos comerciales, etc.) y procure utilizarla en cada producto o servicio, en la medida de lo posible, con la misma forma que la marca registrada. En caso de que se solicite un procedimiento de anulación, lo mejor es demostrar el historial de uso de la marca registrada en sí misma para evitar disputas innecesarias sobre la identidad.
Mantenimiento del registro de marcas en color: La premisa fundamental de las marcas registradas en color es que deben seguir utilizándose con los mismos colores que en el registro. Cuando se plantee un cambio de diseño dentro de la empresa, evalúe el impacto en los derechos de marca y, si es necesario, tome medidas como presentar una nueva solicitud de marca con los nuevos colores. Dado que no es posible cambiar primero los colores utilizados y modificar posteriormente el registro (en Taiwán no se permiten modificaciones de marcas registradas, por lo que es necesario presentar una nueva solicitud), es importante planificar la adquisición de derechos de forma sistemática.
Por último, como información de referencia, le recomendamos que consulte las explicaciones de la Oficina de Propiedad Intelectual de Taiwán y de los despachos especializados en propiedad intelectual de Taiwán para profundizar en el tema.En la página web oficial de la TIPO se publican las precauciones relativas al uso de marcas, y existe una versión traducida al japonés. Además, en un artículo de la firma de abogados Wisdom International Law Firm se explica detalladamente la jurisprudencia (caso Vitality Hole-in-One) sobre los casos en que la marca utilizada en la práctica difiere de la marca registrada. En él se indica que «debe utilizarse dentro de los límites en que se considere idéntica a la marca registrada según la concepción social general», y se presentan casos en los que la omisión parcial se consideró una pérdida de identidad, lo que resulta de gran utilidad para la práctica.
Para las empresas que gestionan marcas en Taiwán, el tratamiento del color es una cuestión importante que puede afectar a la supervivencia de sus derechos. Es fundamental establecer una estrategia coherente desde la solicitud de la marca hasta su uso, con el fin de garantizar una protección de la marca flexible y segura. Teniendo en cuenta los puntos mencionados anteriormente, le recomendamos que se prepare a fondo para poder utilizar con tranquilidad las marcas con logotipos en color.
Bibliografía y fuentes: Oficina de Propiedad Intelectual de Taiwán, «Precauciones para el uso de marcas registradas» (promulgada en 2008 y modificada en 2012); preguntas y respuestas de la oficina de patentes JOU; explicación del proceso de marcas de la OMPI; noticias del bufete de abogados Wisdom, entre otros.
AUTOR
Takefumi Sugiura
Representante y abogado especializado en propiedad intelectual del bufete EVORIX
Asiste a clientes de una amplia gama de sectores, como TI, fabricación, startups, moda y medicina, en todo el proceso, desde la solicitud de patentes, marcas, diseños y derechos de autor hasta los procedimientos de recurso y los litigios por infracción. También es experto en estrategias de propiedad intelectual en campos de vanguardia como la IA, el IoT, Web3 y FinTech. Miembro de varias organizaciones, entre ellas la Asociación Japonesa de Abogados de la Propiedad Industrial, la Asociación Asiática de Abogados de la Propiedad Industrial (APAA) y la Asociación Japonesa de Marcas (JTA).