¿No se puede registrar una marca? Un experto explica los casos en los que no es posible y los motivos

Hola, soy Kenbun Sugiura, agente de la propiedad industrial. En esta ocasión, voy a explicar en detalle algunos aspectos importantes sobre el registro de marcas, en particular las «marcas que no pueden registrarse». No son pocos los casos en los que, a pesar de haber presentado la solicitud, esta acaba siendo denegada durante el examen. Por ello, voy a explicar qué tipo de marcas no pueden registrarse, junto con los motivos y ejemplos concretos.

*El lenguaje utilizado está dirigido al público general, no a expertos.

Tres grandes categorías de marcas que no pueden registrarse

Según la Ley de Marcas, existen casos en los que no se puede registrar una marca, principalmente por las tres razones siguientes:

1. Aquellas que carecen de capacidad para distinguir los productos o servicios propios de los ajenos (artículo 3 de la Ley de Marcas)
2. Aquellas que sean contrarias al orden público (artículo 4 de la Ley de Marcas)
3. Aquellas que puedan dar lugar a confusión con marcas de terceros (artículo 4 de la Ley de Marcas)

Veamos cada una de ellas con más detalle.

1. Marcas que carecen de capacidad distintiva

La función esencial de una marca es distinguir los productos y servicios propios de los ajenos. En los casos que se indican a continuación, no es posible registrarla, ya que no cumple esta función.

① Marcas que consisten únicamente en denominaciones comunes (artículo 3, apartado 1, número 1)

Los nombres genéricos de productos o servicios deben poder ser utilizados por cualquiera.

Ejemplo: No se puede registrar una solicitud de marca con el nombre «aluminio» o «al» para un producto denominado «aluminio».

② Marcas habituales en el sector (artículo 3, apartado 1, número 2)

Los nombres que se han convertido en de uso común entre los profesionales del sector tampoco deben ser de uso exclusivo de una persona concreta.

Ejemplo: «Masamune» no puede registrarse como marca de sake, ya que se utiliza de forma habitual en el sector.

③ Meras indicaciones de origen, calidad, etc. (artículo 3, apartado 1, número 3)

Los signos que solo indican el origen o la calidad de un producto, o el lugar de prestación o la calidad de un servicio, carecen de carácter distintivo.

Ejemplo:

• «Tokyo» (origen) en «pasteles»
• «Camisa» con «Confección especial» (calidad)
• «Servicio de comida y bebida» con «Ginza, Tokio» (lugar de prestación)

④ Nombres y denominaciones comunes (artículo 3, apartado 1, punto 4)

Los nombres comunes que aparecen en gran número en las guías telefónicas o las denominaciones del tipo «Sociedad Anónima XX» carecen de carácter distintivo.

Ejemplos: Yamada, Suzuki, Tanakaya, Sato Shoten

⑤ Signos extremadamente sencillos y comunes (artículo 3, apartado 1, número 5)

Los símbolos o caracteres demasiado simples se consideran de escaso carácter distintivo.

Ejemplos:

• Una sola letra del alfabeto
• Números
• Figuras comunes (○, △, □)
• 1 o 2 letras del alfabeto

⑥ Otros elementos carentes de carácter distintivo (artículo 3, apartado 1, punto 6)

Ejemplo:

• Simples motivos de fondo
• Eslóganes o lemas generales
• La era actual

Excepción: Carácter distintivo adquirido por el uso (artículo 3, apartado 2)

No obstante, en casos excepcionales, se puede registrar una marca si, tras un uso prolongado, los consumidores han llegado a asociarla con una empresa o un producto concretos. Por ejemplo, «Yubari Melon» es, en esencia, una combinación de un topónimo y un nombre de producto, pero ha adquirido carácter distintivo tras muchos años de uso y, por ello, está registrada.

Para demostrarlo, se necesitan los siguientes documentos:

• Pruebas del uso real de la marca y de los productos o servicios
• Datos sobre el periodo de uso, la zona geográfica, el volumen de producción, el número de anuncios, etc.

2. Marcas que pueden prestarse a confusión con los distintivos de organismos públicos u otras marcas contrarias al interés público

Tampoco se pueden registrar los signos que tengan un significado público o que sean contrarios al interés público.

① Banderas nacionales, el emblema de la flor de crisantemo, condecoraciones, etc. (artículo 4, apartado 1, número 1)

Los símbolos relacionados con la dignidad del Estado no deben utilizarse como marcas.

② Símbolos de organismos internacionales, la Cruz Roja, etc. (apartados 2 a 5)

También están protegidos los símbolos de crédito internacional y humanitarios.

Ejemplos: el logotipo del Organismo Internacional de Energía Atómica, la Cruz Roja y la Cruz de Ginebra

③ Emblemas notorios que representan a un Estado o a una entidad pública local (n.º 6)

Ejemplos: emblemas de prefecturas y municipios, el logotipo de la Oficina de Transporte de Tokio

④ Marcas que atentan contra el orden público y las buenas costumbres (n.º 7)

Las que sean obscenas, discriminatorias, causen malestar o cuyo uso esté prohibido por la ley, entre otras.

⑤ Marcas que induzcan a error sobre la calidad de los productos o servicios (artículo 16)

Las marcas que den una impresión diferente a la realidad no pueden registrarse desde el punto de vista de la protección del consumidor.

Ejemplos:

• «Cerveza» y «Whisky ○○»
• «Panda Almond Chocolate» en la categoría de «dulces» (si no contiene almendras)

3. Marcas que pueden confundirse con las de terceros

Desde el punto de vista de la protección de los derechos de terceros, tampoco pueden registrarse marcas como las siguientes:

① Nombres, denominaciones, nombres artísticos, etc. de terceros (artículo 8)

Los nombres de personas físicas o jurídicas existentes no pueden registrarse como marcas sin el consentimiento de la persona en cuestión.

Ejemplos: nombres, fotografías o ilustraciones de personas famosas

② Marcas idénticas o similares a marcas notoriamente conocidas de terceros (artículo 10)

Las marcas idénticas o similares a marcas ampliamente conocidas en un sector o una región concretos no pueden registrarse para productos o servicios idénticos o similares.

③ Marcas idénticas o similares a marcas registradas de terceros (artículo 11)

Las marcas idénticas o similares a marcas registradas anteriormente no pueden registrarse para productos o servicios idénticos o similares (principio de prioridad).

④ Riesgo de confusión con la actividad comercial de terceros (artículo 15)

No se pueden registrar marcas que, aunque los productos o servicios sean diferentes, puedan inducir a error al dar a entender que están relacionadas con una marca notoriamente conocida.

⑤ Solicitud con fines ilícitos (artículo 19)

No se admiten solicitudes cuyo objetivo sea adquirir una marca notoriamente conocida en el extranjero o diluir el valor de una marca notoria.

Resumen: Puntos a tener en cuenta antes de presentar una solicitud de marca

A la hora de plantearse el registro de una marca, compruebe previamente los siguientes puntos:

1. ¿Tiene carácter distintivo?: Investigar mediante diccionarios o búsquedas en Internet
2. ¿Es contraria al interés público?: Investigar a través de J-PlatPat, diccionarios o búsquedas en Internet
3. ¿Infringe los derechos de terceros?: Investigar marcas anteriores en J-PlatPat, etc.

La solicitud de una marca puede parecer sencilla a primera vista, pero en realidad presenta muchos escollos. En lugar de reaccionar tras recibir una denegación, consultar previamente a un experto le permitirá obtener los derechos sin contratiempos.

Si tiene alguna pregunta sobre marcas registradas, no dude en dejarla en la sección de comentarios. En la próxima entrega, explicaremos en detalle «cómo adquirir carácter distintivo mediante el uso».

*Este artículo tiene como objetivo proporcionar información general; para casos concretos, consulte a un experto, como un agente de la propiedad industrial.