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En el ámbito empresarial se llevan a cabo diversas investigaciones sobre derechos de propiedad intelectual, como investigaciones de patentes (investigaciones de derechos de modelo de utilidad), de diseños industriales y de marcas registradas . Estas investigaciones son indispensables para verificar que la empresa no está infringiendo los derechos de terceros en el marco de sus actividades comerciales. En particular, la **«investigación de infracción» (investigación de libertad para actuar o FTO, y investigación de autorización)** constituye un elemento fundamental de la gestión de riesgos en el desarrollo y la comercialización de productos.
Índice
- ¿Por qué son necesarias las investigaciones de infracción?
- ¿Quién determina si existe infracción?
- Riesgos de propiedad intelectual en los sitios de comercio electrónico y la venta por Internet
- Realización de investigaciones sobre derechos de propiedad intelectual y aprovechamiento de las solicitudes
- ¡Cuidado con las trampas de los contratos!
- ¡Consulte a un experto para la investigación de propiedad intelectual, la presentación de solicitudes y la revisión de contratos!
¿Por qué es necesaria una investigación de infracción?
Los derechos de patente, de diseño y de marca son derechos sólidos que el titular puede utilizar de forma exclusiva. Es decir, una vez registrados estos derechos, se prohíbe el uso de dicha propiedad intelectual a cualquier persona que no sea el titular o alguien que haya firmado un contrato de licencia.
Incluso si se utiliza la propiedad intelectual de otra empresa sin saberlo, existe la posibilidad de que se produzca una infracción de derechos de forma inmediata. No basta con alegar desconocimiento, ya que se corre el riesgo de enfrentarse a la suspensión de las ventas o a reclamaciones por daños y perjuicios. Para evitar estos riesgos, es necesario realizar una investigación de infracciones con antelación y desarrollar el negocio de forma segura.
¿Quién determina si se ha producido una infracción?
La existencia de una infracción de los derechos de propiedad intelectual se determina de forma individual para cada empresa.
Ejemplo: el caso de una tienda de todo a 100 yenes y un fabricante
Supongamos que un fabricante suministra productos a una tienda de todo a 100 yenes y que esta los vende. Si dichos productos infringieran una patente, ¿qué consecuencias tendría?
- Fabricante → Se consideraría una infracción de los derechos de patente
- Tienda de todo a 100 yenes (vendedor) → El acto de venta en sí mismo constituye una infracción de los derechos de patente
De este modo, la infracción de los derechos de patente no solo afecta a la empresa fabricante, sino también a la empresa vendedora. Por lo tanto, tanto para los fabricantes como para los minoristas, es imprescindible realizar un estudio previo de los derechos de propiedad intelectual.
Riesgos relacionados con la propiedad intelectual en los sitios de comercio electrónico y la venta por Internet
En los últimos años, se han popularizado los sitios de comercio electrónico como Amazon o Rakuten, lo que ha permitido que cualquiera pueda vender productos fácilmente. Sin embargo, en estas plataformas, cada vez son más frecuentes los casos en los que, si un tercero denuncia una «infracción de los derechos de propiedad intelectual», se toman medidas inmediatas como la suspensión de la venta o la congelación de la cuenta.
Esta respuesta se debe a que, si la propia plataforma de comercio electrónico permite que continúe la venta, existe la posibilidad de que sea demandada por infringir los derechos. Por ello, los vendedores deben realizar una investigación exhaustiva previa sobre la propiedad intelectual para evitar riesgos.
Además, en las transacciones con fabricantes o mayoristas, es posible que se exija en el contrato la «obligación de confirmar que no se infringen los derechos de propiedad intelectual de terceros». Hay que actuar con cautela, teniendo en cuenta también los riesgos contractuales.
Realización de investigaciones sobre derechos de propiedad intelectual y aprovechamiento de las solicitudes
Para desarrollar el negocio de forma segura, es importante llevar a cabo de forma proactiva investigaciones sobre los derechos de propiedad intelectual.
- Casos en los que la investigación por sí sola permite evitar riesgos
- En el caso de las marcas, se puede recurrir al examen de la Oficina de Patentes mediante la presentación de una solicitud
En el caso de los derechos de marca, al someterse al examen de la Oficina de Patentes mediante la presentación de una solicitud, se pueden verificar de antemano ciertos riesgos relacionados con los derechos. La presentación de una solicitud permite, además, elaborar una estrategia de propiedad intelectual con un riesgo reducido.
¡Cuidado con las trampas de los contratos!
Es habitual que los contratos incluyan una cláusula en la que se «confirma que no se infringen los derechos de propiedad intelectual de terceros», pero el problema surge cuando se incluye la expresión **«garantizo»**.
Dado que la existencia de una infracción de la propiedad intelectual se decide en última instancia en los tribunales, un contrato en el que se «garantiza que no se infringe» conlleva un riesgo extremadamente elevado. Es importante celebrar los contratos con cautela, tomando en cuenta la opinión de expertos.
¡Consulte a un experto para la investigación, la solicitud y la revisión de contratos de propiedad intelectual!
Para llevar a cabo una estrategia de propiedad intelectual adecuada, es imprescindible contar con el asesoramiento de expertos.
- Investigación de infracciones de patentes, diseños y marcas (investigación de libertad para actuar/investigación de autorización)
- Evaluación de la viabilidad de la solicitud y aprovechamiento estratégico de la propiedad intelectual
- Verificación de riesgos y revisión de la redacción de los contratos
Le ofrecemos un apoyo integral en todos estos aspectos para que su empresa pueda desarrollar su actividad con total tranquilidad. No dude en ponerse en contacto con nosotros.
AUTOR
Takefumi Sugiura
Representante y abogado especializado en propiedad intelectual del bufete EVORIX
Prestamos apoyo a clientes de una amplia gama de sectores, como el de las tecnologías de la información, la fabricación, las empresas emergentes, la moda y la medicina, desde la solicitud de patentes, marcas, diseños y derechos de autor hasta los procedimientos de recurso y los litigios por infracción. También somos expertos en estrategias de propiedad intelectual en campos de vanguardia como la IA, el IoT, Web3 y FinTech. Pertenecemos a varias organizaciones, entre ellas la Asociación Japonesa de Abogados de la Propiedad Industrial, la Asociación Asiática de Abogados de la Propiedad Industrial (APAA) y la Asociación Japonesa de Marcas (JTA).