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En el sistema de marcas de Hong Kong, el alcance de los derechos varía en función de si se especifica o no el color en el momento del registro de la marca. ¿Se considera «uso genuino» el uso con variaciones de color? ¿Cómo se aborda esta cuestión en los procedimientos de caducidad por falta de uso o en las oposiciones? En este artículo se explica de forma sistemática el tratamiento del uso con variaciones de color en la Ley de Marcas de Hong Kong desde el punto de vista de la normativa, la jurisprudencia y la práctica.
Índice
- Tratamiento del color en el momento del registro de la marca y marco jurídico
- El «uso genuino» y las diferencias de color en los procedimientos de caducidad por falta de uso
- Ejemplos prácticos del uso con variaciones de color en oposiciones y litigios
- Aspectos a tener en cuenta sobre el uso con variaciones de color
Tratamiento del color y marco jurídico en el registro de marcas
En el sistema de marcas de Hong Kong, es posible solicitar y registrar una marca con un color específico, así como solicitarla sin especificar ningún color en particular. Si no se reivindica (se especifica) el color en el momento de la solicitud, dicho color no se considerará una característica a efectos del registro de la marca, y en el examen no se tendrá en cuenta el color a la hora de evaluar el carácter distintivo.
En el caso de un registro en blanco y negro: dado que no se limita a un color específico, en principio no hay ningún problema en utilizar cualquier color en el uso real.
Por el contrario, si se reivindica un color específico como elemento constitutivo de la marca (por ejemplo, «se reivindican el color rojo y el amarillo como elementos constitutivos de esta marca»), dicho color se tendrá en cuenta en el registro como una característica importante para la identificación de la marca. Por lo tanto, en el caso de las marcas en las que se ha especificado un color en el momento del registro, el uso de un color diferente al registrado puede suponer un problema, ya que se consideraría un cambio en la forma de uso de la marca.
Punto clave del artículo 52 del Reglamento de Marcas de Hong Kong (Cap. 559): se especifica que el «uso en una forma que incluya diferencias que no menoscaben el carácter distintivo en comparación con la forma registrada» también se incluye en el concepto de «uso». En otras palabras, aunque el color sea diferente, si no menoscaba el carácter distintivo de la marca, es posible que se reconozca legalmente como «uso».
El «uso genuino» en los procedimientos de caducidad por falta de uso y las diferencias de color
En Hong Kong, si una marca registrada no se ha utilizado de forma genuina durante tres años consecutivos, existe el riesgo de que un tercero solicite su cancelación por falta de uso (cancelación del registro) (artículo 52, apartado 2, letra a), del Reglamento de Marcas).
Nota: Para que se reconozca como «uso genuino» (genuine use), es necesario que la forma de uso real de la marca sea esencialmente idéntica a la marca registrada.
No obstante, la legislación de Hong Kong permite ciertos cambios de forma, y, de conformidad con el artículo 52, apartado 3, letra a), del Reglamento, si se utiliza «en una forma diferente, siempre que no se alteren la forma registrada ni sus elementos esenciales», también se reconocerá como uso efectivo.
| Patrones de uso | ¿Se considerará uso genuino? |
|---|---|
| Registro en blanco y negro → Uso en color | Es muy probable que se reconozca (el color es un elemento no distintivo) |
| Registro en color → Uso en blanco y negro | Si la forma y las letras del logotipo son idénticas, es posible que se admita |
| Registro en color → Uso con colores diferentes | Es posible que se admita si el elemento distintivo principal no es el color |
| Si el color es el elemento distintivo principal → Cambio de color | Existe el riesgo de que no se considere un uso genuino |
Si los principales elementos distintivos de la marca son la forma o la disposición de los elementos gráficos o las letras, y el color en sí mismo no tiene un significado decisivo para identificar el origen del producto, se considerará que se mantiene la identidad de la marca aunque se utilice en un color diferente al del momento del registro. De hecho, en la práctica de examen de la Oficina de Propiedad Intelectual de Hong Kong (Intellectual Property Department) se establece que «las marcas registradas en blanco y negro pueden utilizarse en color».
Ejemplos de uso con colores diferentes en oposiciones y litigios
En las oposiciones o litigios (como demandas por infracción) relacionados con marcas, la diferencia de color entre la marca registrada y su uso real también puede ser motivo de controversia.
De las preguntas frecuentes de la Oficina de Propiedad Intelectual de Hong Kong
«Aunque la marca anterior se haya registrado en blanco y negro, el titular puede utilizarla en color. El éxito o el fracaso de una oposición se determina mediante la comparación entre la marca anterior (en su forma registrada o en la forma en que se utiliza) y la marca solicitada posteriormente. Si se alega basándose en el historial de uso de la marca anterior, se deben presentar pruebas de dicho uso».
De la respuesta a esta pregunta frecuente se desprende que la diferencia de color en el momento del uso no suele suponer un obstáculo para la reivindicación de la prioridad. Si se presentan pruebas de la forma en que se ha utilizado realmente, se tendrá en cuenta como historial de uso de la marca anterior, aunque el color sea diferente.
Jurisprudencia del Tribunal de Última Instancia de Hong Kong (CFA)
En un litigio sobre marcas, una empresa había registrado las versiones en blanco y negro y en color de una misma marca como marcas de una serie. El Tribunal de Última Instancia dictaminó lo siguiente:
«En el caso de marcas registradas en serie, cuando solo difiere el color, este es un elemento no distintivo a efectos de identificación y no afecta sustancialmente a la identidad de la marca».
Sin embargo, hay que tener en cuenta que el tribunal también sugirió que, si el titular de la marca desea alegar que el color es una característica distintiva propia, no debe realizar a la ligera un registro en serie en blanco y negro y en color. Al registrar el color en serie, se considera que «el color no es importante a efectos de distinción», por lo que hay que tener cuidado si un color específico es el elemento clave de la marca.
Aspectos a tener en cuenta sobre el uso de variaciones de color
Teniendo en cuenta lo anterior, resumimos a continuación los aspectos a tener en cuenta al utilizar una marca registrada en Hong Kong en una forma que difiera del color de la misma.
Repercusión en el carácter distintivo del color
Analizar de dónde proviene el principal carácter distintivo de la marca
Coherencia en la forma de uso
Es recomendable un uso fiel a la forma registrada
Preparación de pruebas
Es importante registrar y conservar los ejemplos de uso
1. Influencia del color en el carácter distintivo
Cuando la forma de los elementos gráficos o las letras tiene por sí misma un fuerte carácter distintivo y el color no es más que un elemento decorativo, cambiar el color tendrá poco impacto en el carácter distintivo y será más fácil que se reconozca como uso efectivo. Por el contrario, cuando el color en sí mismo constituye el núcleo de la imagen de marca (por ejemplo, el logotipo de un color específico de una empresa famosa), cambiar ese color puede afectar al carácter distintivo.
Recomendación: registrar desde el principio varias versiones de color como marca en serie
2. Coherencia en el uso y grado de modificación
Es recomendable que el uso de la marca sea lo más fiel posible a la forma registrada. Además del color, si se introducen cambios importantes, como el tipo de letra o los detalles de las figuras, aumenta el riesgo de que se considere «una marca distinta de la marca registrada».
Recomendación: reducir los riesgos futuros registrando una serie que incluya versiones en blanco y negro y en color
3. Preparación de pruebas
Las pruebas de uso real son extremadamente importantes para defenderse de la cancelación por falta de uso o para presentar oposiciones contra otras empresas. En los procedimientos de cancelación por falta de uso, es necesario demostrar el uso comercial durante tres años. Incluso si se utiliza en diferentes colores, es necesario recopilar suficientes ejemplos de uso (fotografías, material publicitario, registros comerciales, etc.) y demostrar que las características principales de la marca son idénticas a las de la marca registrada.
Resumen
En Hong Kong, se considera muy probable que se reconozca como «uso» incluso cuando la marca se utilice en un color diferente al de la marca registrada, siempre que ello no afecte a la capacidad distintiva de la marca. No obstante, hay que tener cuidado cuando la característica importante de la marca sea el color en sí mismo, por lo que, si es necesario, se debería considerar la protección mediante marcas de serie o la presentación de solicitudes adicionales. Dado que las marcas registradas en blanco y negro abarcan el uso en cualquier color, es recomendable obtener desde el principio el registro en monocromo si se tiene previsto utilizarla únicamente en negro.
Referencias y fuentes: Reglamento de Marcas de Hong Kong (Cap. 559), «Preguntas frecuentes sobre el Reglamento de Marcas» de la Oficina de Propiedad Intelectual de Hong Kong, Manual de Examen de Marcas de la Oficina de Propiedad Intelectual de Hong Kong «Marcas en color», Comentario sobre la sentencia del Tribunal de Última Instancia de Hong Kong (Hogan Lovells), Comentario del bufete de abogados Benny Kong & Tsai.
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AUTOR / Redactor
Takefumi Sugiura
Representante y abogado especializado en propiedad intelectual del bufete EVORIX
Prestamos apoyo a clientes de una amplia gama de sectores, como el de las tecnologías de la información, la fabricación, las startups, la moda y la medicina, desde la presentación de solicitudes de patentes, marcas, diseños y derechos de autor hasta los procedimientos de recurso y los litigios por infracción. También somos expertos en estrategias de propiedad intelectual en campos de vanguardia como la IA, el IoT, Web3 y FinTech. Pertenecemos a varias organizaciones, entre ellas el Colegio de Abogados de Patentes de Japón, la Asociación Asiática de Abogados de Patentes (APAA) y la Asociación Japonesa de Marcas (JTA).