Comment choisir un cabinet et un conseil en brevets ayant de solides compétences en matière d'enregistrement et de dépôt de marques : une explicati...

« Nous avons choisi le nom de notre nouveau service et souhaitons le faire enregistrer en tant que marque. »

« Je souhaite développer la notoriété de mon entreprise, mais je veux éviter tout problème. »

Lorsque vous commencez à faire des recherches sur Internet avec ces idées en tête, ne vous sentez-vous pas perdu face à la multitude d'options qui s'offrent à vous, allant des services en ligne bon marché aux cabinets de brevets établis de longue date ?

• « Est-ce vraiment sans risque de faire appel à un prestataire bon marché ? »

• « Si ma demande est rejetée, qu’adviendra-t-il de l’argent que j’aurai versé ? »

• « Le résultat ne sera-t-il pas le même, quel que soit le conseil en propriété industrielle auquel je fais appel ? »

Il est tout à fait naturel de se poser ce genre de questions.

Pour résumer, le choix de la personne (ou du cabinet) à qui vous confiez l'enregistrement de votre marque a une incidence considérable non seulement sur le taux de réussite de l'enregistrement, mais aussi sur la manière dont votre activité sera protégée par la suite.

Tout comme les médecins ont des spécialités telles que la « chirurgie » ou la « médecine interne », certains avocats spécialisés en propriété intellectuelle sont plus à l’aise avec les « brevets (technologie) » tandis que d’autres sont plus à l’aise avec les « marques (brands) ». Si vous vous trompez sur ce point et que vous choisissez uniquement en fonction du prix, vous risquez de vous retrouver dans une situation où « malgré l’argent et le temps investis, vous n’avez pas obtenu votre marque » ou « l’enregistrement a été effectué, mais vous n’avez pas pu faire valoir vos droits sur le produit en question ».

Dans cet article, nous vous expliquons en détail, du point de vue d'un professionnel ayant traité de nombreux dossiers de marques, « comment identifier les cabinets et les conseils en propriété industrielle vraiment compétents en matière d'enregistrement et de dépôt de marques ».

Ne vous laissez pas tromper par les informations superficielles ; utilisez ce guide comme critère de sélection pour trouver le partenaire qui protégera efficacement votre entreprise.

1. Qu'entend-on exactement par « cabinet ou avocat spécialisé en enregistrement de marques » ?

De nombreux chefs d'entreprise ont tendance à penser simplistement que « être compétent en matière de marques = des procédures de dépôt rapides et peu coûteuses » ou « un nombre élevé d'enregistrements à son actif ».

Bien sûr, la rapidité, le prix et le nombre de cas traités sont importants, mais pour les professionnels, l’essence même de cette « expertise » réside ailleurs.

Il s'agit de la « capacité à surmonter les difficultés (motifs de refus) » et de la « vision stratégique pour protéger votre entreprise ».

C'est lorsque vous recevez un « avis de refus » que votre valeur réelle est mise à l'épreuve

Lorsque vous déposez une marque auprès de l'Office des brevets, un examinateur procède à un examen rigoureux pour vérifier s'il n'existe pas de marques similaires ou s'il ne s'agit pas d'une simple dénomination commune.

Dans certains cas, l'enregistrement se fait sans encombre, mais il arrive aussi que l'on reçoive une notification indiquant que « l'enregistrement n'est pas possible en l'état ». C'est ce qu'on appelle une « notification de motifs de refus ».

En réalité, c'est précisément lorsque cette notification arrive que le brevetiste doit faire preuve de tout son savoir-faire.

• Dans le cas d'un cabinet généraliste (axé sur les tâches administratives) :

  il arrive qu'ils baissent immédiatement les bras en disant : « L'Office des brevets a refusé, alors abandonnons ». Ou bien, ils ne formulent que des objections formelles, ce qui conduit à un échec de l'examen.

• Dans le cas d'un cabinet spécialisé en marques :

  ils jugent que « ce motif de rejet peut faire l'objet d'une contestation » et, en s'appuyant sur une vaste base de données de jurisprudence et de décisions antérieures, rédigent un document de contestation appelé **« mémoire »**. Ils construisent un raisonnement tel que « il existe certes une marque qui semble similaire à première vue, mais compte tenu des réalités commerciales, il n'y a pas de risque de confusion » ou « ce terme présente les caractéristiques d'un néologisme », afin de faire infirmer la décision de l'examinateur et d'aboutir à l'enregistrement (enregistrement après renversement de décision).

C'est précisément cette « capacité de négociation acharnée » et cette « capacité de rédaction » qui font la preuve de la compétence d'un conseil en propriété industrielle spécialisé en marques.

Une capacité à proposer des solutions qui protègent votre entreprise « globalement » et non « ponctuellement »

Si l'on se contente de déposer une demande en suivant à la lettre les instructions données en matière de « dénomination » et de « classification (catégorie) », cela peut être fait par une IA ou un service à bas prix.

Cependant, un bon avocat spécialisé en marques mène l'entretien en adoptant les points de vue suivants :

• « Vous vendez actuellement des vêtements, mais n'envisagez-vous pas de vous lancer dans la restauration ou la vente d'articles de papeterie à l'avenir ? »

• « Ce logo pourrait-il être utilisé non seulement en écriture horizontale, mais aussi sous forme d'icône abrégée ? »

Il est essentiel de pouvoir anticiper l'avenir de l'entreprise et de proposer un champ de protection (produits et services désignés) sans lacunes.

Des droits trop restreints laissent une brèche à la concurrence (impossible d’exclure les contrefaçons), tandis que des droits trop larges entraînent des coûts inutiles. C’est cette capacité à trouver le juste équilibre qui caractérise un « cabinet performant ».

2. Cinq points à vérifier pour identifier un cabinet spécialisé dans l'enregistrement des marques

Concrètement, sur quoi faut-il porter son attention lors de la consultation du site web ou de l'entretien ?

Voici 5 points à vérifier pour éviter les erreurs.

① Mention « spécialisé en marques » et expérience

Dans le secteur des conseils en propriété industrielle, la plupart des professionnels sont des experts en « brevets (inventions techniques) ». Beaucoup sont issus de filières scientifiques et, bien qu'ils soient doués pour rédiger des documents techniques, il n'est pas rare qu'ils aient des difficultés avec les domaines liés à la « stratégie de marque et au marketing », comme les marques.

Lorsque vous consultez un site web, prêtez attention aux points suivants :

• Le mot « marque » apparaît-il sur la page d'accueil ou à un endroit bien visible (ou s'agit-il d'une activité secondaire, en marge des brevets) ?

• Le site indique-t-il le « nombre concret d'enregistrements de marques » et présente-t-il des « exemples de dossiers traités » ?

• Le cabinet a-t-il de l'expérience dans votre secteur d'activité (informatique, restauration, beauté, fabrication, etc.) ?

En particulier, si le cabinet comprend les coutumes et les tendances propres à votre secteur (comme les mots à la mode), sa capacité à faire valoir le caractère distinctif (l'originalité) de votre marque sera bien plus convaincante.

② Taux de réussite et attitude face au « traitement intermédiaire (réponse aux refus) »

Comme mentionné précédemment, la capacité à réagir en cas de rejet lors de l'examen (traitement intermédiaire) est cruciale.

Lors de votre prise de contact, n'hésitez pas à poser la question suivante :

« Si nous recevons un avis de rejet de l'Office des brevets, comment comptez-vous réagir ? »

« Accepteriez-vous de prendre en charge un dossier difficile qui a été refusé par un autre cabinet ? »

Si la seule réponse que vous obtenez à ces questions est une réponse optimiste du type « Pas de souci, nos recherches sont parfaites », méfiez-vous. L'examen des marques étant soumis à la subjectivité de l'examinateur, il n'existe pas de recherche fiable à 100 %.

À l'inverse, vous pouvez faire confiance aux cabinets qui vous proposent des solutions concrètes (plan B), en vous répondant par exemple : « Dans ce cas, nous rédigerons un mémoire en nous appuyant sur le précédent XX » ou « Il y a un risque, mais si vous modifiez tel ou tel élément, il y a une chance que la demande soit acceptée ».

③ Transparence de la structure tarifaire (coût total)

Les frais liés à l'enregistrement d'une marque sont généralement facturés à deux reprises : « au moment du dépôt » et « au moment de l'enregistrement ».

On voit souvent des publicités annonçant « Frais de dépôt : 0 yen ! », mais il est risqué de se précipiter uniquement sur le prix. En effet, il arrive que des frais élevés soient facturés par la suite.

[Pièges courants liés aux frais supplémentaires]

• Honoraires de réussite élevés : même si le dépôt est bon marché, les frais d'enregistrement sont supérieurs au prix du marché.

• Frais de réponse aux refus facturés séparément : les « frais de rédaction d'un mémoire » en cas de rejet lors de l'examen sont fixés à un niveau élevé.

• Frais de gestion des délais : des frais sont facturés simplement pour la notification de la date de renouvellement.

Un cabinet compétent ne cherche pas à vous attirer avec un prix bas à court terme, mais vous présente un devis clair indiquant « combien cela coûtera au total jusqu’à l’enregistrement final ». Comparez les offres en tenant compte du coût total, y compris les « frais de traitement des refus ».

④ Rapidité de réponse (réactivité)

L'enregistrement des marques obéit, partout dans le monde, à la règle du « premier arrivé, premier servi ».

Si une autre entreprise dépose une demande avant vous, ne serait-ce que d'un cheveu, il sera extrêmement difficile de récupérer votre marque. C'est pourquoi, dans le monde des affaires, « un retard d'un ou deux jours » peut s'avérer fatal.

• La réponse à votre demande est-elle fournie dans les 24 heures ?

• Le délai avant le début des recherches et des procédures de dépôt est-il court ?

La capacité à communiquer à un rythme adapté à la vitesse des affaires d'aujourd'hui, par exemple via des outils de chat (Slack, Chatwork, LINE, etc.), est également un critère de sélection important.

⑤ Explique-t-il honnêtement les « risques » ?

Méfiez-vous des conseils en propriété industrielle qui affirment catégoriquement « l'enregistrement est garanti à 100 % » ou « tout ira très bien ». C'est l'Office des brevets qui procède à l'examen, et non le conseil en propriété industrielle.

Plus un conseil en propriété industrielle est honnête et compétent, plus il vous informera en toute franchise des risques potentiels dès la phase de recherche préalable sur les marques.

• « Les chances d'enregistrement sont de 60 % (évaluation mitigée). La raison est la présence d'une marque antérieure XX. »

• « Dans l'état actuel des choses, cela s'annonce difficile, alors envisageons de déposer une demande associée à un logo. »

Choisissez donc un cabinet qui vous explique à la fois « pourquoi c'est difficile » et « comment augmenter les chances de succès ». Les cabinets qui ne vous disent que ce qui vous fait plaisir ont tendance à se décharger de toute responsabilité en cas de problème ultérieur.

3. Comparaison par type : services en ligne à bas prix vs cabinets d'avocats spécialisés en marques

Entre les « services de dépôt de marques en ligne bon marché utilisant l'IA », qui se multiplient ces dernières années, et les « cabinets gérés par des conseils en propriété industrielle », lequel choisir ? Nous avons résumé les caractéristiques de chacun dans le tableau ci-dessous.

Conclusion : il est important de bien choisir son approche.

Si vous disposez d'un budget limité et que votre nom est un néologisme totalement unique (avec un risque quasi nul de chevauchement avec d'autres), le recours à un service en ligne peut constituer un choix judicieux.

Cependant, s'il s'agit d'une « marque importante pour laquelle vous souhaitez absolument obtenir un droit » ou d'un « nom contenant ne serait-ce qu'un mot courant (et susceptible de ressembler à celui d'une autre entreprise) », nous vous recommandons vivement de faire appel dès le départ à un cabinet d'avocats spécialisé en droit des marques.

En effet, il arrive très souvent que les demandes déposées via un service en ligne soient rejetées, ce qui oblige alors le demandeur à se tourner en urgence vers un conseil en propriété industrielle. Les frais liés à la reprise du dossier en cours de route peuvent alors s'avérer plus élevés.

4. Les 3 raisons pour lesquelles le cabinet de propriété intellectuelle Evolix est choisi pour l'enregistrement et le dépôt de marques

Nous vous avons expliqué jusqu'ici comment choisir un cabinet compétent, et notre cabinet, le cabinet de propriété intellectuelle Evolix, est précisément un groupe de professionnels de la marque qui répond à tous ces critères.

Voici pourquoi de nombreuses entreprises continuent de nous faire confiance.

① Une grande expertise dans les « enregistrements après rejet »

La principale caractéristique de notre cabinet est notre « persévérance à ne jamais baisser les bras ».

Nous acceptons volontiers les demandes de consultation concernant des dossiers ayant fait l'objet d'une « décision de rejet » après une demande déposée par d'autres cabinets ou par vous-même.

Grâce à notre vaste base de données de décisions antérieures et à notre savoir-faire unique en matière de construction d'arguments, nous avons obtenu de nombreux enregistrements, même pour des dossiers qui semblaient à première vue difficiles.

(※Ajouter ici des résultats concrets si disponibles : par exemple « L'année dernière, nous avons obtenu l'enregistrement de XX % des dossiers refusés par d'autres cabinets »)

② Propositions stratégiques axées sur une « perspective commerciale »

Nous ne sommes pas de simples « agents administratifs ».

Après avoir écouté attentivement votre modèle d'affaires, nous vous proposons non seulement les « droits dont vous avez besoin aujourd'hui », mais aussi ceux qui vous permettront de « prévenir les risques futurs ».

Nous réduisons les coûts en supprimant les classifications superflues, tout en assurant une protection solide de votre marque afin qu'elle ne puisse être imitée par vos concurrents. En tant que partenaire de votre entreprise, nous élaborons ensemble votre stratégie en matière de marques.

③ Rapidité d'exécution et transparence financière

« Le temps, c'est de l'argent ». Nous accordons une grande importance à la rapidité entre la demande et le dépôt, et pouvons effectuer le dépôt dans les plus brefs délais [le jour même ou le lendemain].

De plus, en ce qui concerne les frais, nous vous présentons systématiquement un devis détaillé avant de commencer, et nous ne poursuivons la procédure qu'après avoir obtenu votre accord. Vous ne recevrez jamais de facture inattendue, vous pouvez donc nous consulter en toute tranquillité.

5. Foire aux questions (FAQ)

Pour finir, voici les réponses aux questions que l'on nous pose le plus souvent concernant l'enregistrement des marques.

Q. Puis-je déposer la demande moi-même ?

R. C'est possible, mais nous ne le recommandons pas.

Vous pouvez certes rédiger et déposer vous-même votre demande, mais cela augmente le risque de ne pas obtenir l'enregistrement en raison d'une erreur dans le choix de la classe ou d'une omission dans la recherche de marques similaires. De plus, le contenu des documents une fois déposés ne pouvant être modifié par la suite, vous risquez de commettre une erreur irréversible.

Q. Notre entreprise est située en province, pouvons-nous vous confier cette mission ?

R. Oui, nous intervenons dans tout le pays.

Comme nous communiquons désormais exclusivement via Zoom, des outils de chat et des e-mails, nous recevons de nombreuses demandes de clients situés loin de nos bureaux. Il n'est pas nécessaire de vous déplacer.

Q. Je n'ai pas encore arrêté le nom définitif, puis-je vous consulter ?

R. Bien sûr.

Il est même préférable de nous consulter avant de finaliser votre choix. Nous pouvons vous conseiller sur des questions telles que « Entre les options A et B, laquelle est la plus facile à enregistrer en tant que marque ? », ce qui vous évitera des retours en arrière inutiles.

En résumé : la marque est le « fondement » de votre entreprise. Ne choisissez pas uniquement en fonction du prix, mais optez pour un partenaire capable de « protéger » vos intérêts.

Une fois enregistrée, une marque devient un actif précieux qui protège votre entreprise pendant 10 ans (ou indéfiniment si vous la renouvelez).

Il serait contre-productif de choisir un service bon marché pour économiser quelques dizaines de milliers de yens lors du dépôt, au risque de ne pas obtenir l'enregistrement ou de se retrouver avec un droit difficile à exploiter.

Les pertes en cas de poursuite pour contrefaçon de marque ou si vous êtes contraint de changer de nom de marque peuvent s'élever à plusieurs dizaines de millions, voire plusieurs centaines de millions de yens.

C'est pourquoi nous vous recommandons de choisir comme partenaire un « cabinet véritablement compétent ».

Notre cabinet propose une première consultation et une recherche de marque simplifiée.

Que vous souhaitiez savoir si un nom peut être enregistré ou que l'on vous ait dit ailleurs que c'était difficile mais que vous espériez quand même y parvenir, n'hésitez pas à nous faire part de vos préoccupations, quelles qu'elles soient.

Nous mettrons tout en œuvre pour protéger la marque précieuse de votre entreprise. N'hésitez pas à nous contacter.

AUTEUR / Rédacteur

Takefumi Sugiura

Cabinet de propriété intellectuelle EVORIX / Avocat spécialisé en propriété intellectuelle

Nous accompagnons des clients issus d'un large éventail de secteurs (informatique, industrie manufacturière, start-ups, mode, médecine, etc.) dans tous les domaines, du dépôt de demandes de brevets, marques, dessins et modèles et droits d'auteur jusqu'aux procédures de recours et aux litiges en matière de contrefaçon. Nous maîtrisons également les stratégies de propriété intellectuelle dans les domaines de pointe tels que l'IA, l'IoT, le Web3 et la FinTech. Membre de plusieurs organisations, notamment l'Ordre des conseils en propriété industrielle du Japon, l'Association des conseils en propriété industrielle d'Asie (APAA) et l'Association japonaise des marques (JTA).

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