À l'heure où la mondialisation des entreprises s'accélère, l'ouverture de magasins physiques sur les marchés étrangers et le recours au commerce électronique transfrontalier constituent des stratégies commerciales indispensables pour de nombreuses entreprises japonaises. Cependant, bien qu'elle soit souvent négligée dans le cadre de l'expansion à l'étranger, l'« enregistrement de marque à l'étranger » est l'élément le plus important pour protéger la marque d'une entreprise.
Ne pensez-vous pas que « puisque la marque est déjà enregistrée au Japon, elle est protégée à l'étranger » ?
En réalité, le droit des marques repose sur le principe du « territorialisme », ce qui signifie que les droits de marque acquis au Japon ne sont valables qu'au Japon. Pour pouvoir utiliser de manière exclusive le nom ou le logo de votre marque à l'étranger, vous devez déposer une « demande d'enregistrement international de marque ».
Dans cet article, un conseil en propriété industrielle, expert en la matière, vous explique de manière claire et détaillée le fonctionnement des demandes d'enregistrement de marques internationales, leurs avantages et inconvénients, les coûts approximatifs et le déroulement de la procédure, en mettant l'accent sur la « demande internationale au titre du Protocole d'application de l'Arrangement de Madrid (Madpro) », largement utilisée par de nombreuses entreprises. Nous invitons les dirigeants et les responsables de la propriété intellectuelle qui envisagent une expansion à l'étranger à lire cet article jusqu'au bout.
📑 Sommaire de cet article
Pourquoi faut-il investir du temps et de l'argent dans une demande de marque internationale pour réussir à l'international ? Les raisons se résument principalement aux trois points suivants.
Les droits de propriété intellectuelle, dont les droits de marque, sont accordés en vertu de la législation de chaque pays et ne produisent donc leurs effets que dans le pays où ils ont été obtenus (principe de territorialité). Si vous souhaitez vendre des produits aux États-Unis, vous devez déposer une demande d'enregistrement de marque auprès de l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) ; si vous souhaitez vendre en Chine, vous devez le faire auprès de l'Administration nationale chinoise de la propriété intellectuelle (CNIPA). Sans enregistrement individuel dans chaque pays, la protection de votre marque dans ces pays est impossible.
Ces dernières années, on assiste à une forte augmentation des cas de « dépôts abusifs » (ou « chasseurs de marques ») à l'étranger (notamment en Chine et en Asie du Sud-Est), où des tiers locaux enregistrent de manière arbitraire et anticipée des noms de marques, d'entreprises ou de produits japonais célèbres.
Si votre marque est enregistrée en premier par un tiers, non seulement vous ne pourrez plus exporter vos produits vers ce pays, mais vous risquez également de voir vos produits saisis à la douane pour contrefaçon ou de vous voir exiger le rachat de la marque à un prix exorbitant. Il est indispensable de déposer rapidement une demande d'enregistrement international de marque dès la phase de planification de votre expansion à l'étranger.
Les différentes plateformes de commerce électronique mondiales, à commencer par Amazon, exigent l'enregistrement de la marque dans le pays de vente comme condition préalable à l'élimination des contrefaçons et à l'utilisation des programmes de protection des marques (tels que l'Amazon Brand Registry). L'enregistrement de la marque constitue donc un atout majeur pour développer une activité de commerce électronique transfrontalier saine et sûre.
Il existe deux voies principales pour déposer une demande d'enregistrement de marque à l'étranger : la « demande directe (voie de Paris) » et la « demande au titre du Protocole de Madrid (voie du Protocole de Madrid) ».
| Éléments de comparaison | ① Dépôt direct (voie de Paris) | ② Dépôt au titre du Protocole de Madrid |
|---|---|---|
| Méthode de dépôt | Dépôt direct auprès de chaque office des brevets national | Dépôt groupé auprès de l'OMPI (Bureau international) au moyen d'une seule demande |
| Langue | La demande doit être rédigée dans la langue officielle de chaque pays | Dossier rédigé uniquement en anglais |
| Mandataire local | Nécessaire dans chaque pays (coûts élevés) | En principe, non requis au stade du dépôt de la demande (réduction des coûts) |
| Coût | Plus le nombre de pays augmente, plus le coût est élevé | Nettement moins cher à partir de 3 ou 4 pays |
| Gestion des droits | Gestion complexe car différente selon les pays | Gestion centralisée via l'OMPI (renouvellement unique) |
| Flexibilité | Possibilité de modifier la marque et les produits désignés par pays | Limité au contenu identique à la demande de base déposée au Japon |
| Pays concernés | Le monde entier, y compris Taïwan et Hong Kong | Uniquement les pays membres (plus de 130 pays et territoires) |
Pour pouvoir recourir à la demande au titre de l'Arrangement de Madrid, il existe des conditions de base importantes à remplir.
Conditions indispensables pour une demande au titre de l'Arrangement de Madrid
Une « demande de base » ou un « enregistrement de base » auprès de l'Office japonais des brevets est nécessaire
Lors d'une demande au titre de l'Accord de Madrid, il n'est pas possible de déposer directement auprès de l'OMPI. Il faut d'abord avoir déposé la marque concernée auprès de l'Office japonais des brevets ou qu'elle y soit déjà enregistrée. De plus, le « signe distinctif (lettres ou logo) » et les « produits et services désignés » indiqués dans la demande au titre de l'Accord de Madrid doivent correspondre exactement à la demande de base ou à l'enregistrement de base au Japon, ou s'inscrire dans le cadre de ceux-ci.
Lorsque vous déposez une demande d'enregistrement international auprès de l'OMPI par l'intermédiaire de l'Office japonais des brevets (autorité nationale), l'OMPI procède à un examen de forme et inscrit la marque au « Registre international ». Le contenu de la demande est ensuite notifié à chaque pays désigné, et un examen quant au fond est effectué conformément à la législation de chaque pays.
Si vous envisagez de déposer une demande d'enregistrement de marque dans plusieurs pays, la demande au titre de l'Accord de Madrid présente de nombreux avantages que ne procure pas le dépôt direct.
Il suffit de rédiger une seule demande dans une seule langue (l'anglais) et de la déposer auprès de l'Office japonais des brevets. Cela permet de réduire considérablement les efforts liés à la recherche d'agents locaux dans chaque pays et aux échanges individuels avec ceux-ci.
Comme vous ne passez pas par des mandataires locaux dans chaque pays au stade du dépôt, les frais de mandataire local sont supprimés. Lorsque le nombre de pays visés est supérieur à trois ou quatre, le dépôt via le système Madrid permet dans la plupart des cas de réduire considérablement le coût total.
Pour les procédures de renouvellement, une seule demande et un seul paiement de taxes auprès de l'OMPI suffisent pour renouveler simultanément les droits dans tous les pays désignés. Les changements de nom de société, d'adresse ou les cessions de droits peuvent également être effectués en une seule notification, ce qui réduit considérablement les coûts de fonctionnement et la charge administrative pour le responsable de la propriété intellectuelle.
Chaque pays désigné est tenu, en principe, de notifier le résultat de l'examen « dans un délai de 12 mois » ou « dans un délai de 18 mois » à compter de la notification. En l'absence de notification dans ce délai, l'enregistrement est automatiquement accordé. Cela facilite l'élaboration de plans d'affaires.
Si, après le dépôt de la demande, vous développez vos activités dans de nouveaux pays, il est possible de procéder à une « désignation postérieure » afin d’ajouter ces pays à l’enregistrement international initial. Vous pouvez ainsi étendre facilement la portée de vos droits à l’échelle mondiale, même a posteriori.
Bien qu'il présente de nombreux avantages, le dépôt d'une demande au titre de l'Arrangement de Madrid comporte également des inconvénients et des points à prendre en compte qui lui sont propres.
Il s'agit de la principale faiblesse de la demande au titre du Règlement de Madrid. La demande au titre du Règlement de Madrid étant subordonnée à la demande de base japonaise, si celle-ci est rejetée ou si l'enregistrement de base est invalidé dans les cinq ans suivant la date de l'enregistrement international, l'enregistrement international sera également annulé dans tous les pays désignés.
💡 Mesure de recours : même en cas de problème, une mesure de recours est prévue : la « transformation » (conversion en demande nationale) permet de passer à une demande directe dans chaque pays désigné afin de préserver les droits.
Vous ne pouvez déposer une demande que pour une « marque identique » et des « produits et services désignés relevant du même champ d'application » que ceux de la demande de base japonaise. Si vous souhaitez modifier le logo pour l'adapter à la langue locale de chaque pays ou ajouter des services spécifiques à ce pays, vous devez envisager une demande directe individuelle plutôt qu'une demande au titre de l'Arrangement de Madrid.
Bien que la plupart des grands pays du monde soient membres, certains pays et territoires importants pour les entreprises japonaises, tels que Taïwan, Hong Kong et l'Argentine, ne sont pas membres. Dans ces pays, il est nécessaire de déposer une demande directe individuelle.
Les frais liés à une demande au titre de l'Accord de Madrid varient en fonction du nombre de pays désignés et du nombre de classes, mais la répartition des principaux frais est la suivante.
| Postes de dépenses | Description |
|---|---|
| ① Frais de timbres auprès de l'administration nationale | 9 000 yens par demande |
| ② Taxe de base de l'OMPI | Marque en noir et blanc : 653 CHF / Marque en couleur : 903 CHF (en francs suisses) |
| ③ Frais individuels par pays désigné | Variables selon le pays et le nombre de classes (montants fixés par chaque pays, par exemple les États-Unis, la Chine, etc.) |
| ④ Honoraires du conseil en propriété industrielle (rémunération de l'agent) | Honoraires pour la recherche préalable, la rédaction de la demande en anglais et la gestion des démarches |
💰 Simulation des coûts approximatifs
Sur la base du Japon, pour un dépôt de demande au titre de l'Arrangement de Madrid dans deux pays (États-Unis et Chine) pour une classe
Frais réels (timbres, etc.)
Environ 150 000 à 200 000 yens
Honoraires du conseil en propriété industrielle
Environ 100 000 à 150 000 yens
Estimation du montant total
Environ 250 000 à 350 000 yens
*Les frais réels peuvent varier en fonction des fluctuations des taux de change. Veuillez nous contacter pour obtenir un devis précis.
💡 À titre indicatif : en cas de dépôt direct dans ces deux mêmes pays, les frais des mandataires locaux de chaque pays s'ajoutent respectivement, ce qui fait grimper considérablement le montant total.
La procédure de dépôt d'une demande au titre de l'Accord de Madrid se déroule selon les étapes suivantes.
Dépôt de la demande
de base auprès de l'Office japonais des brevets pour la marque concernée (inutile si celle-ci est déjà enregistrée)
Dépôt d'une demande internationale auprès de l'Office japonais des brevets (soumission du formulaire MM2) : via
l'Office japonais des brevets, soumettre la demande internationale (en anglais) adressée à l'OMPI et acquitter les taxes
Examen de conformité par l'OMPI et examen formel du contenu de la
demande d'enregistrement international ainsi que de la formulation en anglais → Si tout est en ordre, inscription au « Registre international » et délivrance du certificat d'enregistrement international
Examen quant au fond dans chaque pays désigné : notification de
l'OMPI aux pays désignés → Examen quant au fond conformément à la législation nationale de chaque pays (existence de marques similaires, examen du caractère distinctif, etc.)
Accord de protection (fin de l'examen) :
examen réussi → notification accordant la protection de la marque dans ce pays → prise d'effet du droit de marque 🎉
Du dépôt de la demande au résultat de l'examen : 12 à 18 mois maximum
Même si une marque a pu être enregistrée au Japon, il arrive souvent qu’une marque similaire soit déjà enregistrée à l’étranger par une entreprise locale. Si vous déposez une demande à l’aveuglette sans effectuer de recherche préalable, votre demande sera rejetée lors de l’examen et vous aurez gaspillé votre argent. Il est indispensable de réaliser une recherche précise sur les marques antérieures en utilisant les bases de données de chaque pays.
Une simple traduction littérale peut entraîner une notification d'irrégularité lors de l'examen de forme par l'OMPI, au motif que « le sens n'est pas clair ». Il est nécessaire de disposer d'un savoir-faire spécialisé pour choisir des expressions anglaises appropriées, conformes à la classification internationale (classification de Nice).
Si des motifs de refus sont notifiés lors de l'examen dans le pays désigné, il est nécessaire de déposer un mémoire en réponse (avis) fondé sur la législation locale. Comme cette réponse doit être traitée par l'intermédiaire d'un mandataire local (conseil en propriété industrielle local), il est indispensable de disposer d'un système permettant de collaborer rapidement avec un cabinet de brevets étranger de confiance.
Les demandes de dépôt de marques internationales, comparées aux demandes nationales, se heurtent à la barrière de la langue et aux différences entre les systèmes juridiques des différents pays, et exigent donc des connaissances spécialisées de très haut niveau. En faisant appel à un conseil en propriété industrielle, vous bénéficiez des avantages majeurs suivants.
| Contenu de l'assistance | Avantages concrets |
|---|---|
| Proposition d'une stratégie de dépôt optimale | Analyse des pays cibles et du budget, et élaboration d'une stratégie efficace permettant de déterminer s'il est préférable de recourir au système de la Convention de Madrid ou de déposer directement |
| Recherche préalable approfondie | En exploitant les bases de données de chaque pays, nous évaluons avec précision les chances d'enregistrement afin de prévenir tout litige en matière de propriété intellectuelle |
| Exploitation de notre réseau international | En cas de motifs de refus dans un pays donné, nous collaborons avec des professionnels locaux pour présenter des arguments de réfutation pertinents et obtenir la protection des droits |
| Externalisation de la gestion des délais | Confiez-nous la gestion des délais complexes liés aux renouvellements et aux formalités administratives afin que vos collaborateurs puissent se consacrer pleinement à votre cœur de métier |
| Assistance pour les subventions et aides financières | Nous vous aidons à réduire considérablement vos coûts en vous accompagnant dans vos demandes de subventions destinées aux PME pour les dépôts de demandes à l'étranger (JETRO, etc.) |
Pour réussir sur les marchés étrangers et protéger la marque précieuse de votre entreprise, le dépôt d'une demande de marque internationale est indispensable. Le dépôt d'une demande au titre de l'Accord de Madrid, en particulier, est un système très efficace en termes de réduction des coûts et de centralisation de la gestion, mais il nécessite des recherches préalables et des procédures complexes en anglais.
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Notre cabinet de brevets, spécialisé dans les affaires internationales, vous apporte un soutien solide pour votre expansion mondiale. Tirons parti de l'expertise de nos spécialistes pour élaborer ensemble une stratégie de marque solide qui vous permettra de vous imposer sur la scène internationale.
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AUTEUR / Rédacteur
Takefumi Sugiura
EVORIX (Cabinet de propriété intellectuelle) - Avocat spécialisé en propriété intellectuelle
Nous accompagnons des clients issus d'un large éventail de secteurs (informatique, industrie manufacturière, start-ups, mode, médecine, etc.) dans tous les aspects liés à la propriété intellectuelle, depuis le dépôt de demandes de brevets, de marques, de dessins et modèles et de droits d'auteur jusqu'aux procédures de recours et aux litiges en matière de contrefaçon. Nous maîtrisons également les stratégies de propriété intellectuelle dans les domaines de pointe tels que l'IA, l'IoT, le Web3 et la FinTech. Membre de plusieurs organisations, notamment l'Ordre des conseils en propriété industrielle du Japon, l'Association des conseils en propriété industrielle d'Asie (APAA) et l'Association japonaise des marques (JTA).