Vous avez désigné le Japon dans le cadre du Protocole de Madrid — et vous venez de recevoir de l’OMPI un document intitulé « Notification de refus provisoire ». Tout d’abord, l’essentiel : il ne s’agit pas d’un refus définitif, la plupart des refus provisoires au Japon peuvent être levés, et votre délai — bien que strict — peut être prolongé, dans certains cas même après son expiration. Ce guide complet sur la réponse à un refus au titre du système de Madrid au Japon explique le contenu de votre document, le fonctionnement précis des délais et des prolongations selon la pratique actuelle de l’Office japonais des marques (JPO), vos quatre options de réponse, ainsi que l’ensemble de la procédure menant à une déclaration d’octroi de protection.
Table des matières
La notification peut paraître dense, mais seules quatre informations déterminent la marche à suivre. Vous les trouverez dans votre document :
| Où chercher | Ce qu’elle vous indique |
|---|---|
| Refus total ou partiel (première page) | Si l’ensemble de vos produits/services est refusé, ou seulement une partie. |
| Motifs — les articles invoqués | Article 4, paragraphe 1, point xi) = conflit avec une marque antérieure similaire (voir nos stratégies de réponse à l’article 4, paragraphe 1, point 11). Article 3, paragraphe 1 = absence de caractère distinctif — ou, en vertu de son alinéa principal, un doute quant à votre intention d’utilisation. Les objections relatives à une formulation vague des produits/services sont également courantes pour les désignations de Madrid. |
| Marques antérieures invoquées | Numéros d’enregistrement et titulaires des marques qui font obstacle à votre demande — éléments de base pour un argument de non-similitude ou une lettre de consentement. |
| Le délai de réponse | Indiquée sur la notification elle-même. Cette date régit tout — voir la section suivante. |
Le délai de réponse court à compter de la date indiquée sur la notification — pour les titulaires étrangers, il est généralement de trois mois. Conformément à la pratique actuelle de l’Office japonais des marques (JPO) en matière de demandes d’enregistrement de marques et de désignations de marque au Japon dans le cadre du système de Madrid (en vigueur depuis janvier 2022), deux voies de prolongation existent :
| Lorsque vous demandez | Prolongation accordée | Frais officiels |
|---|---|---|
| Avant l’expiration de la date limite | +1 mois (demande unique, sans justification requise) | 2 100 JPY |
| Après l'expiration du délai — dans les 2 mois suivant l'expiration | +2 mois (demande unique, sans justification requise) | 4 200 JPY |
Deux mises en garde : la procédure postérieure à l'expiration n'est pas disponible si une réponse a déjà été déposée dans le délai initial (ou prolongé), et rien de tout cela ne prolonge les étapes sous-jacentes qui suivent. Toutefois, pour les titulaires qui découvrent la notification tardivement — une situation courante lorsqu’aucun mandataire local n’a été désigné —, la procédure post-expiration permet souvent de rattraper un délai manqué. Source : avis de l’Office japonais des brevets (JPO) sur la pratique en matière de prolongation (à compter du 1er janvier 2022).
| Option | Quand cela s’applique | Résultat en cas de succès |
|---|---|---|
| 1. Présenter des arguments (mémoire écrit / 意見書) | La marque invoquée est distinctive, ou l’objection relative au caractère distinctif est contestable | Préservation de l’étendue complète de la protection |
| 2. Limiter les produits/services (modification / 手続補正書) | Le conflit ou le caractère imprécis n’affecte qu’une partie de la description | Enregistrement pour les produits concernés |
| 3. Lettre de consentement du titulaire de la marque antérieure | Référence à l’article 4, paragraphe 1, point xi), lorsque la coexistence est réaliste (applicable au Japon depuis la modification de 2024) | Coexistence — préservation de l’étendue complète |
| 4. Ne rien faire | Le Japon n’a plus d’importance sur le plan commercial | Le refus devient définitif pour la désignation du Japon ; la demande internationale et les autres désignations ne sont pas affectées — mais découvrez pourquoi le silence est risqué, même en cas de refus partiel |
Les options 1 à 3 sont souvent combinées. Pour connaître les coûts types de chaque procédure, consultez notre estimation des coûts liés aux décisions de l’Office japonais des marques.
Le JPO émet la notification de refus provisoire — généralement dans un délai de 12 à 18 mois à compter de la date de désignation IR — et la transmet à l'OMPI. L'OMPI l'enregistre et la transmet au représentant désigné du titulaire (ou directement au titulaire si aucun représentant n'a été désigné).
Points clés :
Il est obligatoire de faire appel à un conseil en marques japonais pour déposer la réponse — les titulaires étrangers ne peuvent pas la déposer eux-mêmes, car la législation japonaise exige que les parties n’ayant ni domicile ni siège social au Japon agissent par l’intermédiaire d’un mandataire domicilié au Japon. Le délai expire à la date indiquée dans la notification (généralement trois mois pour les titulaires étrangers) ; il peut être prolongé d’un mois avant son expiration ou de deux mois dans les deux mois suivant son expiration, comme indiqué ci-dessus.
La réponse consiste en un seul document — généralement intitulé 意見書 (Mémoire), parfois accompagné d’un 手続補正書 (Demande de rectification) en cas de restriction du champ d’application de la description. Les pièces justificatives (supports publicitaires, données de vente, études de marché) sont jointes si elles sont invoquées.
Une fois la réponse déposée, l’examinateur du JPO examine les arguments et les pièces justificatives. Le réexamen dure généralement de 3 à 6 mois, bien que les dossiers complexes puissent s’étendre jusqu’à 9 mois.
Trois issues possibles :
| Résultat | Étape suivante |
|---|---|
| Retrait du refus | Déclaration d'octroi de la protection émise par l'intermédiaire de l'OMPI. La marque est protégée au Japon avec effet rétroactif à la date d'enregistrement international. |
| Nouvelle notification de l’Office | L’examinateur soulève des objections nouvelles ou modifiées. Le délai de réponse est réinitialisé (généralement 60 jours). |
| Décision de refus (définitive) | Recours devant la Commission de recours du JPO dans un délai de 3 mois. À défaut, le refus devient définitif. |
Pour les désignations de Madrid ayant surmonté le refus provisoire, le JPO délivre une déclaration d'octroi de protection à l'OMPI. L'OMPI enregistre la protection de l'enregistrement international au Japon. La marque est alors protégée au Japon avec effet rétroactif à la date de désignation de l'enregistrement international — il n'y a pas d'interruption de protection due à la procédure de refus.
Après l’octroi, l’enregistrement international est renouvelable auprès de l’OMPI tous les dix ans. Le renouvellement au Japon est automatique avec le renouvellement de l’enregistrement international (aucune démarche de renouvellement distincte n’est requise au Japon).
Si le JPO rend une décision définitive de refus, le titulaire peut former un recours devant la chambre de recours du JPO dans un délai de 3 mois. La chambre de recours procède à un réexamen de novo et peut infirmer la décision de l’examinateur. La procédure devant la chambre de recours dure généralement entre 6 et 12 mois.
Si la Chambre de recours confirme le refus, un nouveau recours peut être formé devant la Haute Cour de la propriété intellectuelle, avec possibilité d’un dernier recours devant la Cour de cassation. Nous prenons en charge l’ensemble de la procédure de recours lorsque cela se justifie d’un point de vue économique.
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