À l'intention des professionnels chargés du dépôt, de l'enregistrement et de la défense des marques aux États-Unis, cet ouvrage présente, en s'appuyant principalement sur le Lanham Act (15 U.S.C. §§1051-1141n), les pratiques de l'USPTO (Office américain des brevets et des marques), les taxes gouvernementales, le système fondé sur l'usage (use-based system), les déclarations sous serment au titre des sections 8, 9 et 15, la TTAB (Chambre d'appel des marques),l'exercice des droits devant les tribunaux fédéraux, ainsi que les nouvelles procédures introduites par la loi de 2020 sur la modernisation des marques (Trademark Modernization Act, TMA) : un avocat spécialisé en marques explique de manière systématique les informations indispensables à la protection des marques des entreprises japonaises sur le plus grand marché de consommation au monde.
Points clés de cet article
UNITED STATES TRADEMARK
Guide complet du système et des pratiques en matière de marques aux États-Unis, le plus grand marché de consommation au monde, rédigé par un conseil en marques. Il explique de manière systématique, en 12 sections, depuis le dépôt auprès de l'USPTO jusqu'à l'exercice des droits devant la Cour fédérale, en passant par le principe d'usage, le TTAB et les nouvelles procédures du TMA.
La pratique des marques aux États-Unis s'articule autour du Lanham Act (15 U.S.C. §§1051-1141n), et s'appuie sur le 37 C.F.R. Part 2-7 (règlement sur les marques), le TMEP (Trademark Manual of Examining Procedure) et la jurisprudence (Cour d'appel fédérale et Cour suprême) pour régir les dépôts, les examens et les litiges. Il s'agit d'un système hybride mêlant le common law anglo-américain et le droit écrit.Les principales caractéristiques, que l'on ne retrouve pas dans d'autres pays, sont le « principe de l'usage » et les « déclarations sous serment au titre des sections 8 et 15 ».
Quatre points à retenir concernant la pratique des marques aux États-Unis
La « loi primaire » du système américain des marques est le Lanham Act (loi sur les marques de 1946, 15 U.S.C. §§1051-1141n), qui a évolué vers le système actuel après plusieurs révisions.La définition de la marque (§ 45), les conditions d'enregistrement (§§ 1051-1058), les effets de l'enregistrement (§ 1115), la contrefaçon (§ 1114), la concurrence déloyale (§ 43(a)) et les sanctions pénales (18 U.S.C. § 2320) en constituent les éléments centraux.La loi de 2020 sur la modernisation des marques (Trademark Modernization Act, TMA) et la règle de 2019 de l'USPTO (rendant obligatoire le recours à un avocat américain) constituent les dernières modifications importantes.
L'USPTO (United States Patent and Trademark Office), organisme relevant du ministère du Commerce, est chargé de l'examen et de l'enregistrement des marques ainsi que des procédures devant le TTAB. Son siège se trouve à Alexandria, en Virginie. Le dépôt électronique via le TEAS (Trademark Electronic Application System) est désormais la norme.
| Institutions | Compétence et caractéristiques |
|---|---|
| TTAB (Trademark Trial and Appeal Board) | Organe d'arbitrage spécialisé en marques au sein de l'USPTO. Oppositions, annulations et recours contre les refus |
| Tribunaux fédéraux de district | Compétence exclusive en matière de litiges relatifs à la contrefaçon et à la nullité des marques. 94 tribunaux |
| Cour d'appel fédérale | Compétence exclusive pour les recours contre les décisions du TTAB |
| Cour suprême des États-Unis | Instance de dernier ressort (Cour suprême) |
| Commission du commerce international des États-Unis (ITC) | Injonction pour contrefaçon de marque à l'importation (Section 337) |
| Section | Type de demande | Caractéristiques | Utilisation par les entreprises japonaises |
|---|---|---|---|
| §1(a) | Basé sur l'usage (Use-based) | Déjà utilisé aux États-Unis au moment du dépôt | Si des ventes ont déjà été réalisées aux États-Unis |
| §1(b) | Base d'intention d'utilisation (ITU) | Déclaration d'intention d'utilisation future | Dépôt préventif avant l'entrée sur le marché |
| §44(d) | Droit de priorité au titre de la Convention de Paris | Dans les six mois suivant la demande de base au Japon | Lien avec la demande japonaise |
| §44(e) | Sur la base d'un enregistrement étranger | Dépôt sur la base d'une marque enregistrée au Japon | Enregistrement possible sans déclaration d'usage |
| §66(a) | Via l'Arrangement de Madrid (désignation des États-Unis) | Désignation des États-Unis dans le cadre d'un enregistrement international | Gain d'efficacité en cas de demande groupée pour plusieurs pays |
Différence importante concernant la déclaration d'usage : en cas d'enregistrement au titre de l'article 44(e), il n'est pas nécessaire de présenter de preuve d'usage au moment de l'enregistrement, mais la déclaration prévue à l'article 8 est obligatoire au cours des 5e et 6e années. Il en va de même pour l'enregistrement via le système de Madrid (article 66(a)). Il s'agit d'une option avantageuse pour les entreprises japonaises, mais les obligations de maintien restent inchangées.
Durée : environ 8 à 12 mois entre le dépôt et l'enregistrement si les procédures §1(a), §44(e) et §66(a) se déroulent sans encombre. Pour le §1(b), il faut compter quelques mois supplémentaires après la soumission du SOU.
| Rubrique | Frais (USD) | Conversion en yens japonais |
|---|---|---|
| Frais de dépôt TEAS Plus (1 classe) | 250 USD | Environ 37 500 yens |
| Frais d'inscription TEAS Standard (1 catégorie, révision 2025) | 350 USD | Environ 52 500 yens |
| Frais d'ajout de description de produits/services (description personnalisée) | 200 USD par classe | Environ 30 000 yens |
| SOU/Déclaration d'utilisation (§1(b)) | 150 USD | Environ 22 500 yens |
| Frais de recours (TTAB) | 600 USD | Environ 90 000 yens |
| Déclaration sous serment au titre de l'article 8 (5 à 6 ans) | 325 USD | Environ 48 750 yens |
| Déclaration sous serment au titre de la section 15 (incontestable) | 250 USD | Environ 37 500 yens |
| Frais de renouvellement (10 ans, Section 9 + 8) | 525 USD | Environ 78 750 yens |
Révision des frais de l'USPTO en 2025 : forte augmentation à compter du 18 janvier 2025. Augmentation notable notamment pour la classification TEAS Standard. TEAS Plus (250 USD) est soumis à la condition de ne pas nécessiter de description personnalisée et de faire son choix parmi la liste d'identifiants TM5.
Principe fondamental propre aux États-Unis : les États-Unis sont le seul pays au monde à avoir adopté un véritable système fondé sur l'usage (use-based system). Les droits de marque sont acquis et maintenus par « l'usage commercial effectif ». Le principe « Use it or lose it » (utilisez-la ou perdez-la) est rigoureusement appliqué, et la soumission continue de spécimens d'usage (Specimen of Use) est obligatoire.
Système de maintenance unique aux États-Unis et d'une importance capitale
Pour les marques américaines, la présentation de preuves d'utilisation continue est obligatoire même après l'enregistrement. L'absence de présentation entraîne une annulation automatique — il s'agit du régime de maintien le plus strict au monde.
| Délais | Date limite de dépôt | Informations requises |
|---|---|---|
| 5e-6e année (premier dépôt) | Entre la 5e et la 6e année suivant l'enregistrement | Déclaration d'usage + spécimen + frais |
| 9e et 10e années (Combined §8 & §9) | 9 à 10 ans après l'enregistrement | Renouvellement des sections 8 et 9 |
| Puis tous les 10 ans | Tous les 10 ans | Renouvellement des sections 8 et 9 |
| Délai de grâce | 6 mois après la date d'expiration | Acceptation moyennant des frais supplémentaires |
Acquisition de l'« incontestabilité » après 5 ans d'utilisation continue
Une opposition peut être formée auprès du TTAB (Trademark Trial and Appeal Board) dans les 30 jours suivant la publication de la marque. Une demande de prolongation du délai est également possible (jusqu'à 180 jours). La procédure se caractérise par une « discovery » (communication des pièces) conforme aux règles du FRCP, ce qui constitue un facteur de coût important pour les entreprises japonaises.
Recours devant le tribunal fédéral de première instance (§§ 1116-1118)
L'enregistrement de la marque auprès de l'U.S. Customs and Border Protection (CBP) (IPR Recordation) permet d'empêcher l'importation de contrefaçons. Frais d'enregistrement : 190 USD, valable 20 ans.
Une enquête au titre de la Section 337 auprès de la Commission américaine du commerce international (ITC) permet d'obtenir une ordonnance d'exclusion (Exclusion Order) visant à empêcher l'importation de produits contrefaits. La procédure aboutit en 15 à 18 mois. Elle peut être menée parallèlement à une action devant un tribunal fédéral de première instance.
Les trois grandes réformes de la loi sur la modernisation des marques (TMA) de 2020
Entrée en vigueur le 18 décembre 2021. Introduction de nouvelles procédures visant à supprimer les « dead wood » (marques inactives). Un outil stratégique important pour les entreprises japonaises.
| Procédure | Objet | Délai de dépôt | Frais |
|---|---|---|---|
| Radiation ex parte | Marques n'ayant jamais été utilisées | Enregistrée depuis 3 à 10 ans | 400 USD par classe |
| Réexamen ex parte | Marque non utilisée au moment de l'enregistrement | Dans les 5 ans suivant l'enregistrement | 400 USD par classe |
| Lettre de protestation | Notification des faits à l'origine de l'opposition avant la publication | Avant la publication | 50 USD |
| Rubrique | Japon | États-Unis |
|---|---|---|
| Principe | Système d'enregistrement (principe du premier déposant) | Principe d'usage |
| Forme de la demande | 1 type | 4 types (1(a)/1(b)/44/66) |
| Représentant | Conseiller en brevets | Avocat américain obligatoire (depuis 2019) |
| Déclaration d'utilisation | Aucune | Section 8 (tous les 5-6 ans ou tous les 10 ans) |
| Irrévocabilité | Aucune | Section 15 (acquise après 5 ans) |
| Annulation pour non-utilisation | 3 ans | Présomption d'abandon en cas de non-utilisation pendant 3 ans consécutifs |
| Structure judiciaire | Office des brevets → Cour d'appel de la propriété intellectuelle | USPTO/TTAB → Cour fédérale |
| Indemnisation triplée | Non | Oui (contrefaçon intentionnelle) |
Le système américain des marques se distingue principalement par son principe d'usage effectif, unique au monde, et par le système de déclarations sous serment prévu aux sections 8 et 15. Pour que les entreprises japonaises réussissent à imposer leur marque sur le marché américain, il est essentiel de donner la priorité au choix stratégique du type de demande (1(a)/1(b)/44(e)/66(a)) et à la gestion des délais prévus à la section 8, ainsi que d'obtenir l'incontestabilité en vertu de la section 15.Consultez également nos services de dépôt de marques internationales et d'enregistrement de marques.
Le cabinet de propriété intellectuelle EVORIX offre un soutien complet pour le dépôt de marques et l'exercice des droits dans les principaux pays d'Amérique du Nord, y compris aux États-Unis. De la stratégie de choix du type de demande à la gestion des délais des sections 8 et 15, en passant par les procédures devant le TTAB et les actions en contrefaçon devant les tribunaux fédéraux, nos conseils en propriété industrielle, forts d'une grande expérience pratique et travaillant en collaboration avec des avocats américains locaux, se chargent de votre dossier.
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*Cet article a été rédigé à des fins d'information générale sur la base des sources primaires et des informations officielles susmentionnées, en date d'avril 2026. Les lois et réglementations étant susceptibles d'être modifiées à tout moment, il est recommandé de vérifier les informations les plus récentes auprès des sources primaires et de consulter des experts. Pour toute décision concrète concernant un cas particulier, il est recommandé de consulter des experts, y compris des mandataires locaux.
AUTEUR
Takefumi Sugiura
Cabinet de propriété intellectuelle EVORIX / Avocat en propriété industrielle
Assiste des clients issus d'un large éventail de secteurs (informatique, fabrication, start-ups, mode, médecine, etc.) dans tous les domaines, du dépôt de demandes de brevets, marques, dessins et modèles et droits d'auteur jusqu'aux procédures de recours et aux litiges en contrefaçon. Possède également une expertise approfondie en matière de stratégies de propriété intellectuelle dans les domaines de pointe tels que l'IA, l'IoT, le Web3 et la FinTech. Membre de plusieurs organisations, notamment l'Ordre des conseils en propriété industrielle du Japon, l'Association des conseils en propriété industrielle d'Asie (APAA) et l'Association japonaise des marques (JTA).