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Per i professionisti incaricati della presentazione delle domande di brevetto, della concessione...
Il sistema dei marchi in Australia è gestito, dal punto di vista amministrativo, da IP Australia (l’Ufficio australiano dei brevetti) e si basa principalmente sul Trade Marks Act 1995 (Cth). A prima vista sembra seguire il principio del “primo a depositare”, ma nella praticafanno fortemente da parte i seguenti elementi: «chi è il vero titolare», «se al momento della domanda sussisteva un’autentica intenzione di utilizzo» e «se vi sia stato un uso precedente in Australia»; pertanto, è rischioso pensare semplicemente che «basti presentare la domanda per primi», come avviene nella prassi giapponese. Nel presente articolo, un avvocato specializzato in proprietà industriale attualmente in attività illustra gli aspetti fondamentali della prassi australiana.
Punti chiave di questo articolo: il sistema dei marchi in Australia è basato su «titolarità, designazioni e ricerche prima del deposito» e su «prove di utilizzo e monitoraggio dopo la registrazione», che determinano il successo o il fallimento della procedura. Anche se si ottimizza solo la fase di acquisizione dei diritti, il risultato può essere compromesso in seguito da errori nella titolarità, mancato utilizzo, monitoraggio insufficiente o controllo inadeguato delle licenze. È necessario progettare il deposito, la registrazione e l’esecuzione come un unico processo di gestione del portafoglio.
Indice
- Struttura del sistema e requisiti di deposito
- Aspecti pratici relativi al richiedente, al tipo di segno e alle designazioni
- Flusso di deposito, esame e registrazione
- Principali motivi di rigetto e strategie di risposta
- Pubblicazione, opposizione, nullità e revoca
- Gestione post-registrazione e transazioni
- Violazione, esecuzione e gestione delle controversie
- Principali sentenze (comprese quelle più recenti del 2026)
- Lista di controllo pratica
- Domande frequenti
1. Struttura del sistema e requisiti di deposito
Il fondamento del sistema dei marchi australiano è costituito dal Trade Marks Act 1995 (Cth). Tale legge disciplina non solo i marchi ordinari, ma anche i seguenti tipi di marchi speciali:
Marchi ordinari, Collective Trade Mark (marchi collettivi), Certification Trade Mark (marchi di certificazione), Defensive Trade Mark (marchi difensivi)
Ambito dei segni registrabili
La gamma di segni registrabili in Australia è ampia e comprende quanto segue. Tuttavia, non è possibile registrare «qualsiasi segno»: esistono infatti vincoli relativi al carattere distintivo o previsti dalla normativa.
- Parole, figure, loghi
- Colori, suoni, odori
- Movimenti, forme tridimensionali, modalità di confezionamento
Segni di difficile registrazione: termini descrittivi generici, denominazioni geografiche, cognomi comuni, colori e forme comuni, fotografie di prodotti, nonché termini o segni protetti o vietati dalla legge; tali elementi, in linea di principio, sono suscettibili di sollevare problemi per motivi di distintività o di natura normativa.
Requisiti di idoneità del richiedente e di intenzione di uso
Il richiedente deve essere colui che rivendica la titolarità del marchio e deve inoltre avere l’intenzione di utilizzarlo in relazione ai prodotti o servizi designati secondo una delle seguenti modalità:
- Uso proprio
- Concessione di licenza a terzi
- Utilizzo tramite cessione a una società di futura costituzione
In altre parole, sebbene l’Australia non segua il principio dell’«uso effettivo», le domande speculative prive di intenzione di uso sono incompatibili con il sistema.
2. Pratica relativa al richiedente, al tipo di segno e alle designazioni
Designazione dei prodotti e dei servizi (45 classi di Nizza)
Per i prodotti e i servizi si adotta la Classificazione di Nizza, composta da 45 classi: le classi da 1 a 34 riguardano i prodotti, mentre quelle da 35 a 45 riguardano i servizi. Più importante della scelta delle classi in sé è il grado di specificità con cui vengono descritte le voci all’interno di ciascuna classe. Una designazione troppo generica comporta svantaggi sia in termini di esame che di rischio di inutilizzo.
Requisiti aggiuntivi per i marchi non in lingua inglese
Qualora il marchio contenga caratteri diversi dall’alfabeto romano o espressioni non inglesi, è necessario presentare una traduzione o una traslitterazione. Sebbene possa sembrare una questione procedurale di minore importanza, poiché influisce sulla successiva valutazione del carattere distintivo e sul giudizio di somiglianza, è opportuno provvedere a tale aspetto sin dalle prime fasi della procedura.
Indirizzo di notifica (Address for Service)
L’«address for service», ovvero l’indirizzo di contatto da utilizzare dopo la presentazione della domanda e la registrazione, deve essere un indirizzo situato in Australia o in Nuova Zelanda. Qualora non si desideri rendere pubblico il proprio indirizzo privato, è possibile utilizzare, ad esempio, una casella postale. Nei casi che coinvolgono clienti stranieri, questo aspetto rappresenta spesso il primo ostacolo pratico.
Riepilogo dei requisiti minimi per la pratica di deposito delle domande
| Voce | Punti chiave pratici |
|---|---|
| Idoneità del richiedente | Colui che rivendica la titolarità. Sono inclusi società, persone fisiche, enti con o senza personalità giuridica, ecc., ma è fondamentale che si tratti del vero titolare |
| Requisiti di utilizzo | Uso proprio, concessione di licenza d’uso o intenzione di uso mediante cessione a una società di futura costituzione. È necessaria una sincera intenzione di uso al momento della presentazione della domanda |
| Tipi di segni | Caratteri, figure, loghi, colori, suoni, odori, movimenti, confezioni, forme, ecc. Sono ammessi anche marchi non tradizionali, ma l’onere della prova è gravoso |
| Requisiti di descrizione | Modalità di rappresentazione, descrizione dei prodotti e dei servizi, traduzione e traslitterazione, se necessario |
| Classificazione | 45 classi di Nizza (le classi da 1 a 34 riguardano i prodotti, mentre quelle da 35 a 45 riguardano i servizi) |
| Indirizzo di domicilio | Indirizzo in Australia o in Nuova Zelanda (si raccomanda particolare attenzione nei casi di mandanti stranieri) |
| Carattere distintivo | I termini descrittivi, geografici, i cognomi comuni e le forme comuni presentano un basso carattere distintivo (in alcuni casi è possibile rafforzarlo con prove d’uso) |
Suggerimenti pratici: piuttosto che trasferire tal quale un marchio in lingua giapponese in Australia, è fondamentale stabilire come suddividere e depositare la denominazione in inglese, il logo e il nome comune. In particolare, qualora nel logo siano presenti caratteri privi di carattere distintivo, è più sicuro per le fasi successive procedere con il deposito separato del marchio denominativo e del marchio figurativo.
3. Flusso di deposito, esame e registrazione
I quattro percorsi di deposito
| Percorso | Tasse governative indicative | Commenti pratici |
|---|---|---|
| Domanda ordinaria nazionale | Minimo 250 AUD | Si consiglia di verificare la ripartizione dettagliata utilizzando l’ultimo calcolatore dei prezzi |
| TM Headstart | Fase 1: 200 AUD per classe, importo totale minimo di 330 AUD per classe, correzioni facoltative 150 AUD per classe | Sistema di valutazione preliminare utile per i casi in cui si desidera individuare tempestivamente i rischi |
| Domanda di registrazione a Madrid (Australia → estero) | Tariffa base: 653 CHF (903 CHF per le domande a colori) + tariffe specifiche per i singoli paesi designati | Si presti attenzione all’identità del contenuto e al termine di dipendenza di 5 anni |
| Designazione dell’Australia nella registrazione internazionale | 217 CHF per classe (a partire dal 12 aprile 2026) | In Australia, entro 18 mesi si decide se notificare o meno un «provisional refusal» |
Rivendicazione del diritto di priorità
Termini da rispettare assolutamente: per rivendicare il diritto di priorità, è necessario presentare la domanda in Australia entro 6 mesi dalla data di deposito della domanda in uno Stato contraente; la rivendicazione del diritto di priorità deve essere effettuata al momento del deposito della domanda in Australia o entro i 2 giorni lavorativi successivi. In entrambi i casi non è prevista alcuna proroga. Le domande con rivendicazione del diritto di priorità vengono sottoposte a esame con maggiore rapidità rispetto al normale.
Flusso complessivo fino alla registrazione
- Preparazione della domanda → Definizione del titolare, ricerca di anteriorità, definizione dei prodotti e dei servizi designati
- Deposito della domanda → tramite il portale online di IP Australia (o TM Headstart)
- Esame → Esame formale e di merito (artt. 39–44)
- Accettazione o relazione negativa → Risposta in caso di motivi di rigetto (entro 15 mesi)
- Accettazione e pubblicazione → Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale australiana
- Periodo di opposizione (2 mesi) → Termine entro il quale terzi possono presentare opposizione
- Registrazione → Registrazione in assenza di opposizioni o a seguito della loro risoluzione
Riepilogo delle scadenze principali
| Fase | Scadenza/Tempo necessario | Significato pratico |
|---|---|---|
| Rivendicazione del diritto di priorità ai sensi della Convenzione | 6 mesi / 2 giorni lavorativi | Non prorogabile |
| Periodo minimo di registrazione | Almeno 7 mesi | Intervallo minimo in caso di mancata risposta o assenza di opposizione |
| Gestione delle segnalazioni negative | 15 mesi | Periodo effettivo per la presentazione delle prove d’uso, le correzioni, il deferimento e la preparazione all’udienza |
| Periodo di opposizione successivo alla pubblicazione | 2 mesi | Inizia immediatamente dopo l’accettazione |
| Ricorso contro la decisione del Registrar | Di norma 21 giorni | Ricorso dinanzi alla Corte Federale / FCFCOA Div. 2 |
4. Principali motivi di rigetto e strategie di risposta
I principali ostacoli al rilascio del brevetto possono essere suddivisi, in linea di massima, nei seguenti quattro punti.
Art. 41: Carattere distintivo
Termini descrittivi, geografici, cognomi comuni, ecc. È possibile ovviare a tali motivi presentando prove d’uso
Art. 44: Conflitto con marchi anteriori
Si può far fronte a tale problema restringendo i prodotti e i servizi, mediante una dichiarazione di consenso o ricorrendo all’«uso concorrente in buona fede» (honest concurrent use)
s 60: Reputazione altrui
Motivi di opposizione relativi alla notorietà in Australia e al rischio di confusione
Art. 62A: Malafede
Motivo di opposizione particolarmente forte contro le domande presentate in malafede o con intento fraudolento
Cinque strategie per far fronte ai motivi di rigetto
- Modifiche minori: rettifiche relative alla rappresentazione del marchio o ai prodotti designati
- Prove di uso: presentazione di dati relativi alle vendite, alla pubblicità e al fatturato in Australia
- Rinvio: garanzia di un periodo di tempo per adottare strategie quali l’«attacco per mancato uso» nei confronti di registrazioni precedenti
- Divisione: separazione delle questioni controverse mediante una domanda di divisione
- Audizione e ricorso: colloquio con l’esaminatore e ricorso in sede di appello
5. Pubblicazione, opposizione, nullità, revoca
Differenze rispetto alla prassi giapponese: in Australia è più prudente non applicare direttamente il sistema giapponese dei «procedimenti di giudizio». Le controversie pratiche vanno comprese e organizzate in base alle procedure di opposizione, alle udienze di inutilizzo e alle udienze ex parte presso IP Australia, nonché ai ricorsi in tribunale e alle revisioni che ne conseguono.
Motivi di opposizione alla registrazione (ampio ambito)
Chiunque può presentare opposizione entro due mesi dalla pubblicazione dell’accettazione della domanda. I motivi sono ampi, come indicato di seguito.
- Art. 58: il richiedente non è il titolare (il richiedente non è il legittimo titolare)
- Art. 58A: uso precedente di un marchio simile
- Art. 59: mancanza di intenzione di uso
- Art. 60: notorietà in Australia (rischio di confusione)
- s 61: falsa indicazione geografica
- s 62: rettifica illegittima o prove false
- s 62A: malafede
Calendario della procedura di opposizione
Calendario standard della fase probatoria:
- Prove a sostegno: 3 mesi
- Prove in replica: 3 mesi
- Prove di replica: 2 mesi
- Periodo di riflessione / sospensione: fino a un massimo di 6 mesi per la prima volta, in casi eccezionali fino a 1 anno
Sebbene le opposizioni in Australia possano sembrare «battaglie a breve termine», in realtà vengono spesso gestite come battaglie a medio termine che prevedono negoziazioni di conciliazione.
Cancellazione per mancato uso (punto cruciale)
Estremamente importante: chiunque può presentare una domanda di revoca per mancato uso. Per le domande presentate a partire dal 24 febbraio 2019, il marchio può rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 92(4)(b) dopo tre anni dall’iscrizione nel registro.Se al momento della domanda non sussisteva un’autentica intenzione di utilizzo e non si è verificato alcun utilizzo entro il termine previsto, può configurarsi anche una violazione dell’articolo 92(4)(a). Qualora si intenda effettuare un «broad filing» in Australia, è opportuno calcolare a ritroso sin dall’inizio se sarà possibile mantenere tale designazione per i tre anni successivi.
Confronto tra le principali procedure di attacco e difesa
| Procedura | Scadenze principali | Tasse governative |
|---|---|---|
| Opposizione alla registrazione | 2 mesi dalla pubblicazione (prova 3/3/2 mesi) | NIO 250 AUD |
| Cancellazione per mancato utilizzo | A partire da 3 anni dall’iscrizione nel registro | Richiesta: 350 AUD |
| Opposizione alla richiesta di cancellazione per mancato uso | Dopo la pubblicazione | Costi dell’udienza da definire separatamente |
| rettifica / cancellazione | Principalmente in sede giudiziaria | È necessaria una verifica individuale |
| Ricorso contro la decisione del cancelliere | Di norma 21 giorni | A seconda della procedura |
6. Gestione e transazioni successive alla registrazione
Rinnovo
Il periodo di validità base del marchio è di 10 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda. Anche nei casi in cui si rivendichi il diritto di priorità, il punto di partenza per il calcolo del rinnovo è la data di deposito in Australia. Il rinnovo può essere effettuato entro un anno prima della scadenza e è previsto un periodo di grazia di 6 mesi dopo la scadenza.
| Modalità di rinnovo | Costi |
|---|---|
| Online | 400 AUD per classe |
| Altre modalità | 450 AUD per categoria |
| Rinnovo tardivo (mora) | AUD 100 per categoria per ogni mese o frazione di mese |
Cessione e licenza
Il trasferimento avviene sulla base di un contratto, dopodiché il cambio di titolarità viene riportato nel registro. IP Australia ha il compito di aggiornare il registro previa presentazione di prove di titolarità quali atto di cessione, contratto di vendita, certificato di fusione, atto di successione, ecc.
Sebbene il sistema delle licenze non preveda l’invalidità in caso di mancata registrazione, la registrazione dei diritti rivendicati consente di ricevere determinate comunicazioni da parte di IP Australia.
Importanza dell’«uso autorizzato»: in Australia l’uso autorizzato viene considerato come uso da parte del titolare. Il contratto di licenza dovrebbe includere almeno le seguenti clausole: controllo di qualità, obbligo di presentazione di campioni di utilizzo, conservazione delle prove, territorio e gestione delle vendite online. In caso di difesa basata sul mancato utilizzo, l’esito della controversia dipenderà non solo dal contratto, ma anche dalla capacità di dimostrare che il prodotto è stato effettivamente utilizzato sotto il proprio controllo.
Monitoraggio del mercato e collaborazione in materia fiscale
La sorveglianza del mercato è di esclusiva responsabilità del titolare del diritto. Anche IP Australia afferma chiaramente che la prevenzione, la sorveglianza e l’applicazione delle norme in materia di violazione sono compiti che spettano al titolare stesso. Si combinano i seguenti elementi:
- Ricerca sui marchi australiani
- TM Checker
- Banca dati globale dei marchi dell’OMPI
- Monitoraggio delle principali piattaforme di e-commerce, social network e domini
- Collaborazione con la dogana australiana (ABF) = Notice of Objection
7. Violazione, esecuzione e gestione delle controversie
Azioni civili per violazione
Nelle controversie in materia di violazione basate su marchi registrati, i rimedi principali consistono nell’injunction (provvedimento inibitorio) emesso dal tribunale e, a discrezione dell’attore, nel risarcimento dei danni (damages) o nella restituzione dei profitti (account of profits). Inoltre, tenendo conto della gravità della violazione, della necessità di un effetto deterrente, del comportamento adottato dopo l’avvertimento e dei profitti derivanti dalla violazione, possono essere riconosciuti danni aggiuntivi (additional damages).
Misure alle frontiere (Australian Border Force – NOO)
Uno strumento potente e gratuito: il titolare del diritto può presentare gratuitamente una Notifica di Opposizione (Notice of Objection) all’Australian Border Force, consentendo il fermo temporaneo e il sequestro delle merci importate sospette. Contemporaneamente, è possibile depositare un Atto di Impegno (Deed of Undertaking) per farsi carico delle spese relative alla custodia, al trasporto e allo smaltimento. Si tratta di una misura estremamente efficace contro i prodotti contraffatti e la distribuzione parallela.
Sanzioni penali
| Tipologie di reato | Sanzioni |
|---|---|
| Falsificazione o rimozione di un marchio registrato | Reclusione fino a 5 anni o 550 penalty units, o entrambe le pene |
| Atti relativi a merci contrassegnate da marchi contraffatti | Reclusione fino a 12 mesi o 60 penalty units, o entrambe le pene |
Sebbene in Australia la «violazione del marchio» non sia considerata una questione puramente civile, nelle normali controversie relative ai marchi si ricorre principalmente a un approccio che combina procedimenti civili e doganali.
8. Giurisprudenza principale (compresi i casi più recenti del 2026)
① Cantarella Bros contro Modena Trading [2014] HCA 48
L’Alta Corte, nel valutare il carattere distintivo di un marchio in lingua straniera, attribuisce grande importanza al modo in cui il significato ordinario di tale termine viene inteso dai consumatori australiani interessati. Non è sufficiente affermare che «essendo descrittivo in lingua straniera, va naturalmente respinto»; è fondamentale dimostrare come esso venga comunemente inteso nel mercato australiano.
② Pham Global contro Insight Clinical Imaging [2017] FCAFC 83
La Corte ha stabilito che un vizio derivante dalla presentazione della domanda a nome di un titolare errato non può essere facilmente sanato mediante successive cessioni o modifiche. Si tratta di un messaggio forte: nei casi australiani, è necessario verificare che l’entità dichiarata al momento del deposito corrisponda al diagramma societario prima di presentare la domanda.
③ E&J Gallo Winery contro Lion Nathan Australia [2010] HCA 15
Giurisprudenza che interpreta la «use of a trade mark» e la valutazione della violazione in un’ottica pratica e incentrata sui flussi commerciali. L’uso di «BAREFOOT RADLER» è stato considerato una violazione del marchio di vino «BAREFOOT», aprendo la strada al risarcimento dei danni e all’account of profits. Esiste un rischio anche in caso di classi diverse, a causa della vicinanza dei prodotti e della somiglianza dei segni distintivi.
④ Self Care IP Holdings contro Allergan Australia [2023] HCA 8
Importante giurisprudenza recente relativa alla definizione di «somiglianza ingannevole», «confusione del consumatore» e «reputazione». Dimostra che la valutazione della violazione e della somiglianza deve essere effettuata attraverso un confronto obiettivo tra il marchio registrato e le modalità effettive di utilizzo, indicando che nemmeno i marchi famosi possono automaticamente prevalere basandosi esclusivamente sulla reputazione.
★ Aggiornamento: Taylor contro Killer Queen LLC [2026] HCA 5
In seguito a una causa dinanzi all’Alta Corte del marzo 2026, anche il Manuale di IP Australia è stato aggiornato alla luce di questa sentenza. È stato chiarito che la reputazione di cui all’articolo 60 deve essere intesa come «reputazione del marchio in relazione a prodotti o servizi specifici». Ciò riflette l’orientamento recente della prassi, secondo cui la notorietà di personaggi famosi o marchi rinomati non si traduce automaticamente in una reputazione estesa a tutti i prodotti.
9. Lista di controllo pratica
Nella pratica australiana, i punti in cui si verificano più facilmente problemi non sono tanto le complesse questioni giuridiche, quanto piuttosto quattro aspetti fondamentali: intestazione, designazione, prove e monitoraggio. Si tratta di elementi da verificare all’avvio di ogni caso.
- Chi è il vero titolare? È necessario stabilire in modo definitivo se la domanda debba essere presentata a nome di una persona fisica, di una controllata australiana, di una società madre giapponese, di una società di vendita o di un trustee. Errori nella titolarità del tipo «Pham Global» sono difficili da correggere in un secondo momento
- Cosa separare in domande distinte? Non raggruppare in un’unica domanda elementi quali caratteri, loghi, colori, serie o denominazioni non in lingua inglese, ma suddividerli in base alle unità di esecuzione.
- Si sta estendendo eccessivamente la designazione dei prodotti e dei servizi? Si deve progettare la domanda suddividendola in: ambito di utilizzo attuale, ambito di utilizzo nei prossimi 12–36 mesi e ambito di futura concessione in licenza. Sarà in grado di resistere a un’azione legale per mancato uso (non-use attack) tra tre anni?
- Si sta effettuando una ricerca preliminare alla domanda su due livelli? Ricerca sui marchi australiani + Banca dati globale dei marchi dell’OMPI + denominazione sociale + dominio + e-commerce/social media
- Si sta preparando in anticipo il fascicolo probatorio a sostegno del carattere distintivo? Si ordino in ordine cronologico la data di inizio dell’uso, il fatturato, la pubblicità, i media, le fiere, gli accessi al sito web dall’Australia e le fotografie degli imballaggi
- Si è preparata una strategia di uscita in caso di applicazione dell’articolo 44? Si valutino in parallelo la restrizione dei prodotti e dei servizi, il consenso, il differimento, l’uso concorrente in buona fede, l’uso continuo precedente e l’attacco basato sul mancato utilizzo del marchio della controparte
- Il controllo di qualità delle licenze è previsto nel contratto? Una semplice lettera di autorizzazione non è sufficiente
- Sono stati progettati separatamente il monitoraggio e le procedure doganali? Distinguere tra «register watch» e «market watch»; per i marchi soggetti a contraffazione, predisporre tempestivamente le procedure ABF e NOO
- Sono stati valutati i costi e l’impatto della divulgazione prima di presentare un’opposizione o un’azione per inutilizzo? In Australia, i costi della controparte rappresentano un problema concreto
10. Domande frequenti
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Studio di proprietà intellettuale EVORIX — Avvocato specializzato in proprietà intellettuale e rappresentante legale
Assiste clienti operanti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, startup, moda e sanità, occupandosi di ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno industriale e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale relative a settori all’avanguardia quali l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet delle cose (IoT), il Web3 e il FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).
