Rivendicazioni multi-multi in Giappone: divieto, esempi e verifica prima dell'ingresso

Quando si trasferiscono o si depositano in Giappone (trasferimento nazionale) domande PCT (domande di brevetto internazionali) provenienti dall’estero o domande estere presentate tramite la via di Parigi, la gestione della “restrizione relativa alle rivendicazioni multiple” rappresenta una questione pratica fondamentale e imprescindibile.A seguito della modifica legislativa entrata in vigore nell’aprile 2022, tale pratica è stata in linea di principio vietata anche in Giappone; pertanto, la presentazione di una domanda in cui le rivendicazioni della domanda estera vengono semplicemente tradotte senza modifiche costituisce motivo di rigetto. Nel presente articolo, un consulente in proprietà industriale fornirà una spiegazione approfondita, rivolta ai responsabili dei dipartimenti di proprietà intellettuale e agli studi legali stranieri specializzati in brevetti, che spazia dai «principi fondamentali della restrizione» alle «migliori pratiche per la riduzione del numero di rivendicazioni in fase di trasferimento in Giappone».

A partire da quando e a quali domande si applica? (Tabella di riferimento)

L’applicabilità è determinata dalla data di deposito internazionale (non dalla data di trasferimento nazionale). L’Ufficio Brevetti mette a disposizione gratuitamente uno strumento semplificato di verifica delle rivendicazioni multiple (Multi-Claim Checker) per consentire al richiedente o al suo rappresentante di individuare preventivamente le rivendicazioni soggette a limitazioni. Si tratta di uno strumento HTML scaricabile che funziona offline e non effettua comunicazioni con l’esterno.Se si sottopone a verifica il set di rivendicazioni del Paese d’origine prima della transizione in Giappone, è possibile determinare rapidamente l’ambito delle correzioni da apportare al momento della transizione.

1. Nozioni di base sulle restrizioni relative alle rivendicazioni “multi-multi” e loro impatto sulla pratica

1-1. Differenza tra rivendicazioni multiple e rivendicazioni «multi-multi»

Nella formulazione delle rivendicazioni di brevetto, per «rivendicazione multipla (rivendicazione con riferimento a più rivendicazioni)» si intende una rivendicazione che fa riferimento, in via alternativa, a due o più altre rivendicazioni. Si tratta, ad esempio, di una formulazione del tipo «il metodo di produzione descritto nella rivendicazione 1 o 2», che è tuttora considerata legittima.

D’altra parte, per «multi-multi-rivendicazione» si intende una rivendicazione multipla che fa riferimento a una rivendicazione multipla.Ad esempio, supponiamo che la rivendicazione 3 sia una rivendicazione multipla del tipo «descritta nella rivendicazione 1 o 2...». Se, in tale contesto, la rivendicazione 4 fosse formulata come «descritta in una qualsiasi delle rivendicazioni da 1 a 3...», tale rivendicazione 4 rientrerebbe nella categoria delle rivendicazioni multiple multiple, poiché fa riferimento in modo alternativo alla rivendicazione 3, che è essa stessa una rivendicazione multipla.

1-2. Momento di applicazione della restrizione e contesto della sua introduzione

In Giappone, la restrizione relativa alle rivendicazioni multiple è stata introdotta per le domande PCT con data di deposito internazionale a partire dal 1° aprile 2022 (anno Reiwa 4) e per le domande di brevetto presentate a partire dalla stessa data (articolo 24-3, paragrafo 5, del Regolamento di applicazione della legge sui brevetti, ecc.).

I principali motivi alla base dell’introduzione di tale limitazione sono l’«armonizzazione dei sistemi a livello internazionale» e l’«alleggerimento dell’onere a carico di terzi e degli esaminatori». Nei principali paesi, quali Stati Uniti, Cina e Corea del Sud, erano già in vigore restrizioni rigorose, mentre in Giappone non esistevano limitazioni di questo tipo, con la conseguenza che le domande provenienti dall’estero presentavano strutture di rivendicazioni complesse.Poiché i rapporti giuridici si erano complicati come una ragnatela, aumentando l’onere per i terzi nel valutare le violazioni dei diritti e per l’Ufficio dei brevetti nell’effettuare le ricerche sullo stato dell’arte, si è giunti all’introduzione di tali restrizioni tramite una modifica legislativa.

1-3. Sanzioni in caso di violazione e rischio di ritardi nell’esame

Se si presenta una richiesta di esame contenente rivendicazioni che violano tale restrizione, si configura una violazione dell’articolo 36, paragrafo 6, punto 4, della Legge sui brevetti (requisiti previsti dal decreto ministeriale delegato) e si è soggetti a una notifica dei motivi di rigetto.

2. Motivi per cui è necessario ridurre il numero di rivendicazioni nella transizione verso il Giappone (transizione nazionale)

2-1. Insidie dovute alle differenze normative rispetto ad altri paesi (in particolare l’Europa)

Un aspetto che richiede particolare attenzione in merito alle restrizioni relative alle rivendicazioni «multi-multi» è il trasferimento in Giappone delle domande PCT basate, ad esempio, sul sistema europeo (EP).Poiché l’EPO (Ufficio europeo dei brevetti), il Regno Unito, la Germania e altri paesi ammettono con una certa tolleranza le rivendicazioni «multi-multi», capita spesso che le descrizioni redatte secondo la prassi brevettuale europea contengano tranquillamente decine di rivendicazioni di questo tipo.

2-2. Tempistica della richiesta di esame e delle correzioni spontanee

Nel sistema brevettuale giapponese, è necessario presentare separatamente una «richiesta di esame» entro tre anni dalla data di deposito della domanda. Sebbene nella pratica sia comune presentare la richiesta di esame contemporaneamente alla procedura di transizione nazionale della domanda PCT (come la presentazione della traduzione), qui si nasconde una trappola.

Se la richiesta di esame viene presentata contemporaneamente alla transizione, l’esame avrà inizio sulla base delle rivendicazioni contenute nella traduzione presentata; pertanto, qualora siano presenti rivendicazioni multiple, verrà immediatamente emessa una notifica dei motivi di rigetto. Per evitare ciò, è di fondamentale importanza effettuare una «correzione spontanea al momento della transizione in Giappone».È una regola fondamentale effettuare le correzioni spontanee dopo il completamento della procedura di transizione e prima della richiesta di esame, al fine di eliminare le violazioni e ridurre le rivendicazioni superflue.

2-3. Correlazione tra il numero di rivendicazioni e le spese dell’Ufficio brevetti (tassa di richiesta di esame e tassa di brevetto)

La tassa di richiesta di esame da versare all’Ufficio Brevetti giapponese viene calcolata secondo la formula «tariffa base + (numero di rivendicazioni × tariffa aggiuntiva)». Poiché per ogni rivendicazione in più viene applicata una tariffa aggiuntiva di diverse migliaia di yen, nel caso di una domanda basata su una domanda EP con 50 rivendicazioni, la sola tassa di richiesta di esame comporta una spesa ingente pari a diverse centinaia di migliaia di yen.Inoltre, anche le tasse di mantenimento (canoni di brevetto) successive al rilascio del brevetto diventano elevate in proporzione al numero di rivendicazioni. La riduzione del numero di rivendicazioni al momento del trasferimento in Giappone rappresenta una misura di riduzione dei costi estremamente efficace.

3. Best practice per la riduzione e l’ottimizzazione del numero di rivendicazioni

In occasione del trasferimento in Giappone di una domanda di brevetto straniera, vi presentiamo quattro best practice concrete volte non solo a ridurre semplicemente il numero di rivendicazioni, ma anche a ottimizzare i costi mantenendo diritti solidi.

3-1. Eliminazione delle rivendicazioni multiple e riorganizzazione dei rapporti di subordinazione

Per risolvere le rivendicazioni multiple, si adottano principalmente le seguenti misure.

3-2. Eliminazione decisa delle rivendicazioni di scarso valore sostanziale

Il metodo più efficace per ridurre il numero di rivendicazioni e tagliare in modo significativo le spese di richiesta di esame consiste nell’«eliminazione delle rivendicazioni di scarso valore». Secondo la prassi giapponese, tendono ad essere incluse rivendicazioni come quelle riportate di seguito, ritenute superflue.

3-3. Integrazione e organizzazione delle categorie

Nella descrizione originale della domanda PCT, per evitare lacune nei diritti, è frequente che vengano elencate rivendicazioni indipendenti con elementi costitutivi simili, suddivise in diverse categorie quali «apparecchiature (oggetti)», «metodi di fabbricazione», «sistemi» e «programmi».

Se si tentasse di ottenere la tutela in Giappone mantenendo tutto così com’è, il numero delle rivendicazioni raddoppierebbe.Ai sensi della legge giapponese sui brevetti, vi sono casi in cui, ad esempio, se si detiene un diritto di brevetto su un «programma», è spesso possibile includere nell’ambito di applicazione del diritto anche la produzione e la vendita dell’«apparecchio» su cui tale programma è installato. La migliore prassi per ottimizzare il rapporto costi-benefici consiste nel restringere il campo alle categorie effettivamente necessarie in Giappone, dopo aver analizzato la natura dell’invenzione e il modello di business del cliente, e presentare quindi la richiesta di esame.

3-4. Rafforzamento preventivo dei requisiti di brevettabilità tramite correzioni spontanee

È inoltre importante, in occasione della correzione spontanea al momento del trasferimento in Giappone, aggiungere alle rivendicazioni le caratteristiche tecniche più significative descritte negli esempi di attuazione (spiegazioni dettagliate) della descrizione, al fine di rafforzare i requisiti di brevettabilità.

Qualora nel rapporto di ricerca internazionale (ISR) del PCT o in altri documenti siano espressi pareri negativi, è altamente probabile che la domanda di esame presentata in Giappone venga respinta.Modificando (riducendo) preventivamente le rivendicazioni per renderle conformi ai criteri di esame giapponesi tramite correzioni successive alla presentazione della traduzione, si aumenta la probabilità di ottenere la concessione del brevetto al primo tentativo. Ciò consente di ridurre interamente le spese relative al patente d’ufficio e alla traduzione sostenute durante la fase intermedia, garantendo un ottimo rapporto costo-efficacia.

4. Vantaggi di affidare le procedure di transizione in Giappone e la correzione delle rivendicazioni a un consulente in brevetti

Affidandosi a un consulente in brevetti, è possibile ottenere una rilettura approfondita dell’intera descrizione tecnica e una ricostruzione strategica delle rivendicazioni, elaborata a ritroso dal punto di vista delle cause di contraffazione, ponendosi domande quali: «Quali sono le caratteristiche essenziali che costituiscono il nucleo dell’invenzione?» e «Quali sono i punti su cui i concorrenti potrebbero cercare di aggirare la protezione?».Qui risiede la competenza professionale necessaria per mantenere saldi i diritti da tutelare ed eliminare solo gli elementi superflui.

Se è possibile effettuare la selezione delle rivendicazioni nella “fase in lingua inglese (lingua originale)”, prima di procedere alla traduzione in giapponese, si possono ridurre direttamente non solo le spese di bollo dell’Ufficio Brevetti, ma anche i costi di traduzione stessi.Grazie alla preparazione preliminare delle rivendicazioni da parte di un consulente in brevetti che conosce a fondo i criteri di esame giapponesi, il rischio di ricevere inutili notifiche di motivi di rigetto si riduce drasticamente, minimizzando di conseguenza il costo totale dal deposito della domanda all’ottenimento del brevetto.

5. Riepilogo: per un’ottenimento sicuro dei diritti e l’ottimizzazione dei costi, si rivolga a un esperto

Le restrizioni relative alle rivendicazioni multiple, introdotte dalla riforma legislativa del 2022, rappresentano un ostacolo inevitabile nella pratica del trasferimento in Giappone delle domande PCT. Tuttavia, anziché considerarle semplicemente come una «norma fastidiosa», è opportuno interpretarle come «un’ottima opportunità per rivedere l’insieme delle rivendicazioni, ridurre i costi superflui ed estrapolare e rafforzare solo i diritti realmente necessari».Per evitare l’aumento dei rischi e dei costi derivanti da una traduzione letterale seguita dalla richiesta di esame, si può affermare che un’adeguata riorganizzazione delle rivendicazioni e una correzione spontanea nella fase di trasferimento in Giappone costituiscano una strategia indispensabile.

AUTORE / Autore

Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)

Avvocato specializzato in proprietà intellettuale, titolare dello studio Evolix

Assistiamo clienti operanti in un’ampia gamma di settori – tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità – in ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno e modello e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale relative a settori all’avanguardia quali l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet delle cose (IoT), il Web3 e il FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).

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