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Buongiorno. Sono Takefumi Sugiura, avvocato specializzato in proprietà industriale. Nel presente articolo illustrerò in modo sistematico il sistema dei marchi del Regno Unito (UK), dall’autorità competente al quadro giuridico, dalle procedure di deposito agli aspetti salienti da tenere in considerazione, fornendo le conoscenze pratiche necessarie alle aziende giapponesi che intendono espandersi nel Regno Unito (UK).
Punti chiave di questo articolo: 🇬🇧 Il Regno Unito (UK) adotta il principio della priorità della data di deposito, consentendo un deposito efficiente tramite il Protocollo di Madrid. Per le aziende che stanno valutando l’espansione nel Regno Unito (UK), è fondamentale definire tempestivamente una strategia di deposito.
Indice
1. Informazioni di base sul sistema
Il sistema dei marchi del Regno Unito (UK) presenta le seguenti caratteristiche.
| Voce | Sistema del Regno Unito (UK) |
|---|---|
| Autorità competente | UK Intellectual Property Office (UKIPO) |
| Legge di riferimento | Trade Marks Act 1994 (modificato dopo la Brexit) |
| Classificazione dei prodotti e dei servizi | Classificazione di Nizza (è ammessa la domanda multiclasse) |
| Principio di registrazione | Principio della priorità della domanda anteriore |
| Protocollo di Madrid | Aderito al Protocollo di Madrid (possibilità di designazioni autonome, dopo la Brexit) |
| Tempi standard di esame | Circa 3-4 mesi |
| Termine per la presentazione di opposizioni | 2 mesi dalla pubblicazione (prorogabile di 1 mese) |
| Durata della protezione e rinnovo | 10 anni (rinnovabile) |
| Tariffe ufficiali (a titolo indicativo) | Tassa di deposito: a partire da 170 GBP per classe (online) |
2. Procedura di deposito, esame e registrazione
Di seguito è riportata la procedura generale per la registrazione di un marchio nel Regno Unito (UK).
1
Ricerca preliminare
Si verifica l’eventuale esistenza di marchi simili precedenti, ad esempio tramite la banca dati dell’Ufficio della proprietà intellettuale del Regno Unito (UKIPO)
2
Deposito della domanda
Deposito della domanda ai sensi del Protocollo di Madrid tramite l’Ufficio giapponese dei brevetti, oppure deposito diretto in loco
3
Esame di forma e di merito
Esame dei motivi di rigetto assoluti e relativi della durata di circa 3-4 mesi
4
Pubblicazione e opposizione
I terzi possono presentare opposizione entro 2 mesi dalla pubblicazione (prorogabili di 1 mese)
5
Registrazione
Il diritto di marchio sorge con il pagamento della tassa di registrazione (durata della protezione: 10 anni)
3. Caratteristiche e punti salienti del sistema dei marchi del Regno Unito (UK)
Principali caratteristiche del sistema del Regno Unito (UK)
- Sistema autonomo post-Brexit: a partire da gennaio 2021, diritti distinti dall’EUTM
- Diritti britannici comparabili: l’EUTM precedente alla Brexit dà automaticamente origine a diritti corrispondenti nel Regno Unito
- Possibilità di designare il Regno Unito nell’ambito del sistema di Madrid (dopo la Brexit è diventata possibile anche la designazione autonoma)
- Esame sia dei motivi di rifiuto assoluti che di quelli relativi
- Cancellazione per mancato uso: il marchio è soggetto a cancellazione se non viene utilizzato per oltre 5 anni dalla data di registrazione
4. Aspetti pratici da tenere in considerazione
Aspetti da tenere in considerazione in caso di espansione nel Regno Unito (UK)
- A seguito della Brexit, è diventato necessario gestire separatamente il marchio dell’Unione Europea (EUTM) e il marchio del Regno Unito
- Si presti attenzione al punto di partenza per il calcolo del requisito dei 5 anni di uso dei «diritti comparabili» (con alcune eccezioni)
- È possibile rivendicare il diritto di priorità ai sensi della Convenzione di Parigi e del Regolamento di Madrid
- Per i marchi giapponesi che mirano al mercato londinese, è indispensabile una strategia di deposito indipendente
5. Riepilogo
Il Regno Unito (UK) adotta il principio del «primo a depositare» e l’UK Intellectual Property Office (UKIPO) è l’autorità competente per il deposito e l’esame dei marchi. Il deposito tramite il Protocollo di Madrid consente un’efficiente acquisizione dei diritti dal Giappone.
Per le aziende che stanno valutando l’ingresso del proprio marchio nel mercato del Regno Unito (UK), è fondamentale definire tempestivamente una strategia di deposito. EVORIX offre un supporto completo per il deposito di marchi in vari paesi, compreso il Regno Unito (UK).
A chi sta valutando la registrazione di un marchio nel Regno Unito (UK)
Per le domande di registrazione di marchi all’estero, compreso il Regno Unito (UK), è necessario avvalersi di un consulente in materia di proprietà intellettuale esperto nelle leggi e nelle prassi locali.
La prima consulenza e il preventivo sono gratuiti.
AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura
Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Avvocato specializzato in proprietà industriale e rappresentante legale
Esperto nelle pratiche relative alla proprietà intellettuale in vari paesi, dalla presentazione di domande di brevetto, marchio, disegno industriale e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione. Membro dell’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale del Giappone, dell’Associazione dei Consulenti in Proprietà Industriale dell’Asia (APAA) e dell’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA), tra gli altri.
