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Il sistema dei marchi in Arabia Saudita si basa principalmente sulla legge unificata sui marchi del Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC) e sulle relative norme di attuazione.L’autorità competente è l’Ufficio saudita per la proprietà intellettuale (SAIP) e il sistema prevede anche procedure elettroniche. Nel presente articolo vengono illustrati in modo esaustivo gli aspetti pratici più rilevanti, dalla domanda di registrazione del marchio in Arabia Saudita alla gestione post-registrazione, fino alla gestione delle violazioni.
Indice
- Panoramica generale del sistema e quadro giuridico
- Requisiti e modalità di deposito e aspetti internazionali
- Pratica di esame
- Pubblicazione, opposizione e ricorso
- Registrazione, efficacia dei diritti e gestione post-registrazione
- Esecuzione, contenzioso e rimedi
- Elenco delle tasse (modello dei costi)
- Gestione dei termini (punti di decadenza irrimediabile)
- Diagramma di flusso della procedura
- Lista di controllo pratica
- Materiale di riferimento e link alle fonti primarie
Panoramica generale del sistema e quadro giuridico
Fondamenti giuridici e gerarchia normativa
La tutela dei marchi in Arabia Saudita è costituita da: (a) la legge sui marchi del GCC, (b) il regolamento di attuazione della legge sui marchi del GCC, (c) l’approvazione dell’attuazione a livello nazionale (decreto reale) e i relativi regolamenti (tariffe ufficiali, gestione dei bandi, ecc.).La legge sui marchi del GCC è di per sé una normativa unificata applicabile in tutti gli Stati membri e comprende definizioni, motivi di inammissibilità alla registrazione, procedure, contenuti dei diritti, rimedi e sanzioni.
Per quanto riguarda l’applicazione a livello nazionale, il decreto reale di approvazione della legge sui marchi del GCC è pubblicato su WIPO Lex, dove è espressamente indicato che entrerà in vigore 90 giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Autorità di regolamentazione e organismi coinvolti
| Organismi | Ruolo | Note |
|---|---|---|
| Ufficio saudita per la proprietà intellettuale (SAIP) | Registrazione, pubblicazione e gestione delle procedure relative ai marchi; ricezione delle segnalazioni di violazione | Disciplina inoltre l’istituzione del registro e la possibilità di consultazione, ecc. |
| Autorità doganali | Blocco delle importazioni (misure di contrasto alle contraffazioni alla frontiera) | Esiste un sistema di blocco su richiesta del titolare del diritto |
| Tribunali | Provvedimenti inibitori, conservazione delle prove, risarcimento dei danni, sanzioni penali | Si prega di verificare l’aggiornamento delle informazioni relative ai tribunali competenti |
| Ministero del Commercio dell’Arabia Saudita | Collaborazione con la SAIP per la segnalazione di prodotti contraffatti | Comunicazione ufficiale che richiede il contatto con l’Ufficio della proprietà intellettuale |
Sviluppi recenti (modifiche legislative e cambiamenti operativi)
⚠ Modifica operativa prevista per aprile 2024: secondo alcune notizie di stampa, l’opzione della «correzione entro 10 giorni» successiva al rigetto è stata abolita e, in seguito al rigetto, sarà ammesso solo il ricorso (appeal). A livello pratico, è fondamentale effettuare la conferma definitiva consultando le indicazioni riportate sul portale delle autorità.
Inoltre, secondo la normativa, le autorità competenti possono istituire «sistemi elettronici e banche dati elettroniche per la presentazione e il monitoraggio delle domande di registrazione e di rinnovo»; pertanto, nella pratica, le procedure online sono ormai la norma.
Requisiti e modalità di deposito della domanda e aspetti internazionali
Idoneità del richiedente e domande presentate da stranieri
La legge sui marchi del GCC elenca come soggetti idonei alla registrazione: (1) le persone fisiche e giuridiche che esercitano un’attività commerciale all’interno dell’area del GCC; (2) gli stranieri residenti in uno Stato membro del GCC che esercitano un’attività commerciale previa autorizzazione; (3) gli stranieri appartenenti a uno Stato membro di un trattato multilaterale o ivi residenti; (4) gli enti pubblici e simili.
✗ Importante: qualora una persona giuridica o fisica straniera presenti una domanda in Arabia Saudita, è in linea di principio necessario nominare un rappresentante locale (rappresentante registrato). In assenza di un domicilio nel Paese, la domanda deve essere presentata da un rappresentante registrato avente domicilio nel Paese.
Tipi di marchi e oggetto di protezione
La definizione di marchio è ampia e comprende nomi, parole, firme, caratteri, numeri, figure, loghi, segni distintivi, imballaggi ecc.; inoltre, è espressamente indicato che anche suoni e odori possono costituire parte integrante di un marchio.
| Tipologie di marchi | Panoramica |
|---|---|
| Marchi ordinari e marchi di servizio | Segni tipici quali caratteri, figure e combinazioni |
| Marchi collettivi | Marchi utilizzati dai membri di un’associazione |
| Marchi di certificazione (di controllo e di ispezione) | Segni che attestano la qualità, ecc. |
| Marchi sonori | Rappresentato mediante spartiti musicali o descrizioni |
| Marchio olfattivo | Rappresentato mediante descrizione |
Classificazione e suddivisione
La classificazione è conforme alla Classificazione di Nizza (Nice classification). Le tabelle delle tariffe ufficiali sono strutturate in modo coerente sulla base del principio «un marchio per una classe (one mark in one class)»; pertanto, dal punto di vista pratico, è più sicuro gestire le spese e le scadenze per singola classe.
Diritto di priorità
Qualora il richiedente abbia presentato una domanda anteriore in uno Stato membro di un trattato multilaterale, è necessario allegare, entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda in Arabia Saudita, una «copia della domanda anteriore» e una «dichiarazione che specifichi chiaramente la data di deposito, il numero di domanda e il Paese di deposito». In mancanza di tali documenti, la rivendicazione del diritto di priorità decade.
Trattamento delle domande di registrazione a Madrid
✗ Sistema di Madrid: nell’elenco dei trattati disponibile su WIPO Lex non è possibile verificare l’adesione dell’Arabia Saudita al Protocollo di Madrid (Madrid Protocol).È una misura di sicurezza nella pratica non dare per scontata la designazione di Madrid (Madrid designation) tramite registrazione internazionale, ma trattare la domanda, in linea di principio, come una domanda nazionale (presentata direttamente al SAIP). Poiché l’adesione al trattato può subire modifiche in futuro, si raccomanda di ricontrollare lo stato aggiornato del trattato sul sito della WIPO al momento di avviare la procedura.
Documenti necessari (modalità)
- Procura (POA): in caso di presentazione da parte di un rappresentante, sono necessari l’autenticazione notarile o consolare (notarized/legalized) e la traduzione in arabo
- Trattamento degli elementi non in lingua araba: qualora siano presenti termini o indicazioni non in lingua araba, è necessaria la traduzione o la traslitterazione
- Campione del marchio: conforme al formato prestabilito
- Elenco dei prodotti e dei servizi designati: da redigere in base alla Classificazione di Nizza
Pratica di esame
Quadro dell’esame formale e sostanziale
L’Autorità può «imporre le restrizioni o le modifiche necessarie per evitare confusione con marchi già registrati»; qualora il richiedente non risponda entro 90 giorni dalla data di notifica, la domanda sarà considerata abbandonata. Inoltre, è previsto che, qualora sussistano i requisiti, l’Autorità debba pronunciarsi in merito alla domanda di registrazione entro 90 giorni dalla data di deposito (termine massimo previsto dalla legge).
Principali motivi di rigetto (motivi di inammissibilità)
| Tipologie di motivi di rigetto | Contenuto |
|---|---|
| Mancanza di carattere distintivo | Denominazioni d’uso comune, figure comuni, ecc. |
| Violazione dell’ordine pubblico e del buon costume | Inclusi i simboli religiosi, ecc. |
| Bandiere nazionali, stemmi nazionali e simboli di organizzazioni internazionali | Divieto di utilizzo senza autorizzazione |
| Rischio di confusione | Indicazioni false o fuorvianti relative alla provenienza, alla qualità, ecc. |
| Conflitto con domande o registrazioni anteriori | Identità o somiglianza tale da provocare confusione |
| Tutela dei marchi notori | Esclusione dei segni equivalenti alla riproduzione, all’imitazione o alla traduzione di marchi notori. L’ambito di protezione si estende anche a prodotti e servizi non simili |
Primi passi nella pratica: sono indispensabili (a) la ricerca di marchi identici o simili, (b) la valutazione del rischio di confusione, compresa la trascrizione e la traslitterazione in arabo, (c) la verifica preventiva dei rischi relativi a simboli religiosi o pubblici e alle indicazioni geografiche.
Risposta al rigetto
| Fase | Termine | Effetti della mancata risposta |
|---|---|---|
| Risposta alle limitazioni o alle modifiche da parte dell’autorità | Entro 90 giorni dalla data di notifica | Considerato come rinuncia |
| Ricorso contro una decisione di rigetto (o condizionata) | Presentazione del ricorso alla Commissione entro 60 giorni | — |
| Ricorso contro la decisione della commissione | Presentare ricorso al tribunale entro ulteriori 60 giorni | — |
| Spese di ricorso | 1.000 SAR | — |
Pubblicazione, opposizione e ricorso
Pubblicazione (Publication)
Qualora l’autorità competente accetti il marchio, questo verrà pubblicato prima della registrazione. Le spese di pubblicazione sono a carico del richiedente; qualora tali spese non vengano versate entro 30 giorni dalla notifica di accettazione, la domanda verrà considerata ritirata.
Opposizione (Opposition)
Il termine per presentare opposizione è di 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione. La procedura è la seguente:
| Fase | Termine | Note |
|---|---|---|
| Presentazione dell’opposizione | Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione | Tassa amministrativa: 2.000 SAR |
| Notifica da parte dell’autorità al richiedente | Entro 30 giorni dalla presentazione dell’opposizione | Notifica di una copia della domanda di opposizione |
| Risposta del richiedente | Entro 60 giorni dalla data di notifica | La mancata presentazione comporta il ritiro della domanda |
| Audizione (se necessario) | Fissata dall’autorità competente | Richiesta di fissazione della data: 1.000 SAR |
Rimedi successivi alla decisione di rigetto
A fronte della decisione di opposizione emessa dall’autorità competente, le parti interessate possono presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di notifica e, entro ulteriori 30 giorni, adire il tribunale. Il ricorso contro la decisione di accettazione non sospende di diritto la procedura di registrazione (a meno che il tribunale non ne disponga separatamente).
Definitività della decisione di registrazione e pagamento della tassa di registrazione
⚠ Termine perentorio: qualora la decisione di registrazione diventi definitiva, se la tassa di registrazione non viene versata entro 30 giorni dalla data della decisione definitiva, la domanda sarà considerata ritirata. È di fondamentale importanza inserire con la massima priorità nel fascicolo la fattura emessa dall’Autorità e l’indicazione del termine, al fine di evitare la decadenza dei diritti.
Efficacia della registrazione e dei diritti e gestione post-registrazione
Registrazione ed efficacia dei diritti
Gli effetti della registrazione decorre dalla data di deposito della domanda. Nel certificato di registrazione sono riportati il numero di registrazione, le informazioni relative al diritto di priorità, la data di deposito, la data di registrazione e la data di scadenza, i dati del titolare, il campione del marchio, i prodotti e servizi designati, le classi, ecc.Il titolare del diritto può impedire a terzi di utilizzare segni identici o simili, in ambito commerciale, su prodotti e servizi identici, simili o correlati, qualora tale utilizzo sia tale da indurre in errore i consumatori.
Durata della protezione e rinnovo
| Voci | Contenuto | Tassa amministrativa (SAR) |
|---|---|---|
| Durata della protezione | 10 anni (prorogabile di 10 anni alla volta tramite rinnovo) | — |
| Periodo di presentazione della domanda di rinnovo | L'ultimo anno prima della scadenza | 5.500 per categoria |
| Periodo di grazia successivo alla scadenza | 6 mesi dopo la scadenza | 6.500 per categoria |
| In caso di mancato rinnovo entro il periodo di grazia | L’autorità competente provvederà d’ufficio alla cancellazione dal registro | — |
| Pubblicazione dell’avviso di rinnovo | Viene pubblicato un avviso, ma non è ammessa alcuna opposizione da parte di terzi | 1.000 |
Nullità, revoca e requisiti di uso
In merito ai «marchi registrati illegalmente», le autorità o le parti interessate possono richiedere la cancellazione al tribunale. Inoltre, le parti interessate possono richiedere la cancellazione al tribunale qualora non vi sia stato un uso serio (seriously used) per cinque anni consecutivi (a meno che non sussistano motivi che esulino dal controllo del titolare del diritto).
Aspetti pratici: sebbene al momento del rinnovo non sia necessario presentare prove di uso, è indispensabile, nella pratica, raccogliere regolarmente prove di uso (materiale di vendita, pubblicità, tracce web, documenti commerciali ecc.) a tutela dal rischio di revoca per mancato uso.
Cessione, licenza e garanzia
| Tipologie di transazione | Requisiti | Iscrizione nel registro | Spese amministrative (SAR) |
|---|---|---|---|
| Cessione | Possibile in tutto o in parte | Per l’opponibilità nei confronti di terzi sono necessarie sia l’iscrizione nel registro che la pubblicazione | 1.000 per l’iscrizione + 500 per la pubblicazione |
| Licenza | Contratto scritto e autenticato. La durata del contratto non può superare il periodo di protezione | La registrazione non è obbligatoria, ma il regolamento disciplina gli aspetti relativi all’opponibilità in caso di registrazione | Registrazione 2.000 + Pubblicazione 1.000 |
| Diritto di pegno e pignoramento | È possibile costituire garanzie reali e procedere al pignoramento | Per l’opponibilità nei confronti di terzi sono necessari la registrazione e la pubblicazione | Conformità alle norme |
Esecuzione, contenzioso e rimedi
Percorso amministrativo (ecosistema esecutivo del SAIP)
Il Ministero del Commercio saudita ha ufficialmente comunicato che, per quanto riguarda la registrazione dei marchi e la segnalazione di marchi contraffatti, «è necessario contattare l’Ufficio della proprietà intellettuale»; pertanto, il SAIP è coinvolto nelle procedure di registrazione e di esecuzione (accettazione delle segnalazioni).Dal punto di vista pratico, è ragionevole integrare nel proprio portafoglio, oltre alle vie civili, penali, doganali e giudiziarie, anche un percorso di escalation amministrativa che abbia come punto di partenza lo sportello SAIP dedicato alle denunce e alle segnalazioni di violazione.
Rimedi civili (provvedimenti inibitori, provvedimenti provvisori, risarcimento danni)
Il titolare del diritto può richiedere al tribunale misure preventive o provvisorie mediante una «istanza (petition)».
| Misure di tutela | Contenuto | Termine |
|---|---|---|
| Conservazione delle prove e descrizione delle modalità di violazione | Descrizione dettagliata delle modalità di violazione, dei prodotti contraffatti, degli strumenti utilizzati e conservazione delle prove | Il tribunale emette la propria decisione entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta |
| Sequestro conservativo (attachment) | Sequestro dei beni oggetto di violazione e dei proventi | La controparte può presentare ricorso entro 20 giorni dalla notifica |
| Blocco della distribuzione | Compreso il blocco della distribuzione dopo l’importazione e il blocco delle esportazioni | — |
| Cessazione degli atti di violazione | Cessazione o prevenzione della violazione | È possibile anche un’ordinanza ex parte |
| Risarcimento dei danni | Danni causati dalla violazione (compresi i profitti del convenuto) | — |
Blocco allo sdoganamento (Misure di frontiera)
| Fase | Contenuto | Termine |
|---|---|---|
| Richiesta di blocco | Prove apparenti di violazione + informazioni specifiche relative alla merce in questione | — |
| Notifica della decisione da parte delle autorità doganali | Accoglimento o rigetto | Entro 7 giorni |
| Efficacia del provvedimento di sequestro | In caso di accettazione | In linea di principio 1 anno (o il periodo di protezione residuo) |
| Obbligo di proposizione dell’azione di merito | Dopo la notifica della decisione di ingiunzione, si deve avviare il procedimento di merito e notificarlo alle autorità doganali | Entro 10 giorni lavorativi (con possibilità di proroga) |
Sanzioni penali e amministrative
La legge sui marchi del GCC prevede, in caso di vendita o detenzione dolosa, una pena detentiva compresa tra un mese e un anno e/o una multa da 1.000 a 100.000 SAR; in caso di recidiva, è prevista la possibilità di raddoppiare l’importo massimo della sanzione, oltre all’ordinanza di chiusura dell’attività e alla pubblicazione della sentenza.
Elenco delle spese ufficiali (modello dei costi)
Le tasse ufficiali sono stabilite sulla base di 1 marchio × 1 classe (il cambio SAR→USD è un valore approssimativo basato sul tasso ufficiale di 1 USD = 3,75 SAR).
Tasse ufficiali standard dalla domanda alla registrazione
| Fase | Tasse ufficiali (SAR) | Stima in USD |
|---|---|---|
| Deposito | 1.000 | circa 267 |
| Pubblicazione | 500 | circa 133 |
| Registrazione + rilascio del certificato di registrazione | 5.000 | circa 1.333 |
| Totale (standard, 1 categoria) | 6.500 | circa 1.733 |
Altre spese pubbliche principali
| Procedura | Spese ufficiali (SAR) | Stima in USD |
|---|---|---|
| Ricorso | 2.000 | circa 533 |
| Fissazione della data dell’udienza | 1.000 | circa 267 |
| Ricorso contro il rigetto | 1.000 | circa 267 |
| Rinnovo (ultimo anno prima della scadenza) | 5.500 | circa 1.467 |
| Rinnovo (con 6 mesi di proroga dopo la scadenza) | 6.500 | circa 1.733 |
| Avviso di rinnovo | 1.000 | circa 267 |
| Registro delle cessioni | 1.000 | circa 267 |
| Avviso di cessione | 500 | circa 133 |
| Registro delle licenze | 2.000 | circa 533 |
| Pubblicazioni relative alle licenze | 1.000 | circa 267 |
| Cambio di intestazione | 1.000 | circa 267 |
| Cambio di indirizzo | 1.000 | circa 267 |
| Richiesta di cancellazione da parte del titolare dei diritti | 200 | circa 53 |
| Cancellazione parziale della designazione | 200 | circa 53 |
Gestione delle scadenze (punti critici di decadenza)
Il superamento dei seguenti termini comporterà il trattamento della domanda come ritirata o abbandonata. Si prega di inserire nel fascicolo, con la massima priorità, le richieste e le indicazioni relative ai termini emesse dall’autorità competente.
| Fase | Scadenza | Effetti dell’inadempienza |
|---|---|---|
| Pagamento delle spese di pubblicazione | Entro 30 giorni dalla notifica di accettazione | Trattamento come ritiro della domanda |
| Pagamento della tassa di registrazione | Entro 30 giorni dalla data della decisione definitiva | Trattamento come ritiro della domanda |
| Risposta alla richiesta di chiarimenti da parte dell’autorità competente (restrizioni, modifiche, ecc.) | Entro 90 giorni dalla data di notifica | Considerata rinuncia |
| Risposta all’opposizione | Entro 60 giorni dalla data di notifica | Trattamento come ritiro della domanda |
| Ricorso contro la decisione di rigetto | Entro 60 giorni | Decisione di rigetto definitiva |
| Ricorso contro la decisione della commissione (tribunale) | Entro ulteriori 60 giorni | Decisione della commissione definitiva |
| Ricorso contro la decisione sull’opposizione | Entro 30 giorni dalla data di notifica | Decisione sull’opposizione definitiva |
| Rinnovo (periodo di grazia) | Entro 6 mesi dalla scadenza | Cancellazione d’ufficio |
Diagramma di flusso della procedura
Indagine preliminare e progettazione della domanda
↓
Preparazione della domanda: marchio/designazione/POA ecc.
↓
Presentazione della domanda (SAIP)
↓
Esame da parte dell’autorità competente (possibili restrizioni o modifiche)
↓ Richiesta di chiarimenti / Approvazione condizionata ↓ Rifiuto
Risposta entro 90 giorni Ricorso entro 60 giorni → Commissione → Tribunale
↓ Accettazione
Richiesta di pagamento delle spese di pubblicazione (da versare entro 30 giorni)
↓
Pubblicazione
↓
Termine per la presentazione di opposizioni (60 giorni)
↓ Nessun ricorso ↓ Ricorso presentato
Decisione di registrazione definitiva Procedura di opposizione (30 giorni dalla notifica / 60 giorni per la replica / udienza)
↓
Pagamento della tassa di registrazione (entro 30 giorni)
↓
Registrazione + emissione del certificato di registrazione
Lista di controllo pratica
Lista di controllo della domanda
- Definizione del segno distintivo (classificazione per tipologia: caratteri/figure/combinazioni, colori, suoni, odori, ecc.)
- Ricerca di anteriorità (marchi identici o simili, marchi famosi, simboli religiosi o pubblici, elementi che possono indurre in errore)
- Valutazione della trascrizione in arabo e della traslitterazione (indispensabile per la valutazione del rischio di confusione)
- Prodotti e servizi designati e classi (classificazione secondo la Classificazione di Nizza; determinazione dei costi per ciascuna classe)
- Necessità di rivendicare il diritto di priorità (verifica del termine di 6 mesi; preparazione di una copia della domanda precedente + documento di conferma contenente numero, data e paese)
- Nomina di un rappresentante (procedura che richiede un indirizzo nazionale)
- Preparazione della procura (POA) (autenticazione notarile / certificazione / traduzione in arabo)
- Organizzazione delle procedure interne per il pagamento delle spese di pubblicazione e delle tasse di registrazione (scadenza di 30 giorni)
Lista di controllo delle prove per opposizioni e ricorsi
- Diritti precedenti: copia del certificato di registrazione, informazioni sulla domanda, cronologia dei rinnovi
- Uso e notorietà: materiale di vendita, pubblicità, materiale fieristico, tracce sul web, documenti commerciali (in preparazione alle eventuali contestazioni relative alla decadenza per inuso e alla notorietà)
- Rischio di confusione: situazione commerciale effettiva, fascia di consumatori, confronto tra i segni distintivi (comprese la trascrizione in arabo e la traslitterazione)
Link a materiale di riferimento e fonti primarie
| Classificazione | Nome del documento | Link |
|---|---|---|
| Normativa | Legge sui marchi del GCC (WIPO Lex) | WIPO Lex |
| Normativa | Regolamento di attuazione della legge sui marchi del GCC (WIPO Lex) | WIPO Lex |
| Trattati | Stato di adesione dell’Arabia Saudita alle convenzioni | Profilo WIPO Lex |
| Autorità | Ufficio saudita per la proprietà intellettuale (SAIP) | Sito ufficiale della SAIP |
| Riferimenti | JETRO - Informazioni sulla proprietà intellettuale in Arabia Saudita | JETRO |
La invitiamo a rivolgersi a noi per qualsiasi consulenza in merito alla domanda di registrazione e alla registrazione dei marchi in Arabia Saudita
Non esiti a rivolgersi a noi per qualsiasi consulenza in merito alle strategie di deposito dei marchi in Arabia Saudita, alla nomina di un agente locale e alla gestione post-registrazione.
AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
EVORIX (Studio di proprietà intellettuale) – Avvocato specializzato in proprietà industriale e rappresentante legale
Assiste clienti operanti in un’ampia gamma di settori – tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità – in ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno e modello e diritti d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali AI, IoT, Web3 e FinTech. Membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).