Il sistema dei design in Myanmar

1. Procedura di deposito di una domanda di registrazione di un disegno o modello

In Myanmar, la domanda di registrazione di un disegno o modello va presentata al Responsabile della registrazione dei disegni e modelli (Design Registrar) presso il Dipartimento della proprietà intellettuale (Intellectual Property Department, IPD), che fa capo al Ministero del Commercio.A partire da febbraio 2024 è stata avviata ufficialmente l’accettazione delle domande di registrazione di disegni e modelli secondo il nuovo regime; le modalità di presentazione prevedono l’invio tramite il sistema di deposito elettronico online (WIPO File), la consegna diretta presso gli sportelli dell’Ufficio della Proprietà Intellettuale oppure l’invio per posta.Qualora un richiedente residente all’estero intenda presentare una domanda di registrazione di un disegno o modello in Myanmar, è obbligatorio nominare un rappresentante locale.È possibile presentare contemporaneamente più disegni o modelli in un’unica domanda; in tal caso, tuttavia, tutti i disegni o modelli devono appartenere alla stessa classe della classificazione di Locarno. Si noti, tuttavia, che il sistema di deposito elettronico consente di includere un solo disegno o modello per ogni domanda e non è consentito presentare online una domanda che comprenda più disegni o modelli.

I principali documenti e informazioni necessari per la presentazione della domanda sono i seguenti:

• Informazioni relative al richiedente e all’autore: nome e cognome del richiedente, indirizzo, (nel caso di persona giuridica) numero di registrazione della persona giuridica, recapiti; qualora l’autore sia diverso dal richiedente, nome e cognome, indirizzo e nazionalità dell’autore.

• Copia di un documento di identità: se il richiedente è una persona fisica, copia della carta d’identità nazionale (NRC) o del passaporto.

• Disegni o fotografie del disegno o modello: disegni o fotografie (in bianco e nero o a colori) che rappresentino il disegno o modello oggetto della domanda. Le dimensioni delle immagini non devono superare i 16 cm × 16 cm.

• Disegni di oggetti tridimensionali: qualora il disegno o modello presenti una forma tridimensionale, si devono presentare disegni o fotografie da 7 angolazioni (vista obliqua, vista frontale, posteriore, superiore, inferiore, sinistra e destra).

• Classe del prodotto: il tipo di prodotto in cui verrà utilizzato il disegno o modello oggetto della domanda (classificazione in base alla Classificazione Internazionale di Locarno).

• Descrizione del disegno o modello: una breve descrizione delle caratteristiche del disegno o modello (non più di 100 parole).

• Documenti relativi al rappresentante: qualora la domanda venga presentata tramite un rappresentante, è necessario presentare il nome, l’indirizzo e i recapiti del rappresentante, nonché la procura prestabilita (modulo ID-2). La procura deve essere firmata dal richiedente e autenticata da un notaio.

• Contratto di cessione: qualora il richiedente non sia l’autore stesso (ad esempio, in caso di successione dei diritti dall’autore), è necessario presentare il contratto di cessione del disegno o modello dall’autore al richiedente, oppure una copia dello stesso.

• Documenti relativi al diritto di priorità: qualora si intenda rivendicare il diritto di priorità per lo stesso disegno o modello depositato in precedenza all’estero, è necessario fornire i dettagli di tale deposito estero (numero di deposito, data di deposito, paese di deposito, ecc.) nonché i documenti relativi al diritto di priorità (ad esempio, copia della ricevuta di deposito o del certificato di registrazione rilasciati dall’ufficio estero competente).

Dopo la presentazione della domanda, viene effettuato innanzitutto un esame di forma (verifica dei requisiti formali), al fine di accertare che la domanda e i documenti allegati soddisfino i requisiti di legge. Le domande che superano l’esame di forma vengono pubblicate (annunciate) sul Bollettino Ufficiale e simili; a partire dalla data di tale pubblicazione, ha inizio un termine di 60 giorni per la presentazione di opposizioni.I soggetti interessati possono, entro tale termine, presentare opposizione alla domanda in questione, ad esempio per mancanza di novità.Se entro 60 giorni dalla pubblicazione non viene presentata alcuna opposizione, il disegno o modello viene registrato e viene rilasciato il relativo certificato. Qualora venga presentata un’opposizione, il funzionario incaricato della registrazione presso l’Ufficio della Proprietà Intellettuale esamina attentamente i motivi dell’opposizione e decide se accoglierla o respingerla (e, di conseguenza, se respingere la domanda o concederne la registrazione).Si noti inoltre che il richiedente può, se necessario, presentare una domanda di rinvio per posticipare la pubblicazione del disegno o modello fino a un massimo di 18 mesi; l’IPD concede un rinvio della pubblicazione per un periodo massimo di 18 mesi.Inoltre, sebbene il Myanmar non abbia ancora aderito alla Convenzione di Parigi, nell’ambito del presente sistema è possibile rivendicare il diritto di priorità entro sei mesi dalla data di deposito della domanda estera; presentando i documenti relativi al diritto di priorità al momento del deposito, è possibile ottenere lo stesso giorno di priorità anche per la domanda nazionale.

2. Durata e rinnovo del diritto di disegno o modello

Il diritto di disegno o modello in Myanmar (durata della registrazione del disegno o modello) è di cinque anni a decorrere dalla data di deposito della domanda.Il titolare del diritto di disegno o modello può ottenere una proroga della durata di ulteriori cinque anni presentando una domanda di rinnovo prima della scadenza dei cinque anni dalla registrazione; è consentito ripetere tale rinnovo per un massimo di due volte. Pertanto, per una singola registrazione di disegno o modello è possibile mantenere la protezione per un periodo complessivo massimo di 15 anni a partire dalla data di deposito.La procedura di rinnovo può essere avviata a partire da sei mesi prima della scadenza del periodo di validità iniziale; inoltre, qualora il termine di rinnovo dovesse essere superato, è prevista una misura di salvaguardia (periodo di grazia) che consente di presentare la domanda di rinnovo entro sei mesi dalla scadenza, previo pagamento di una tariffa aggiuntiva prestabilita.Le registrazioni di disegni e modelli per le quali non sia stato effettuato il rinnovo entro tale periodo di grazia (6 mesi) decadono (cancellazione) a partire da quel momento.

3. Definizione e ambito dei disegni e modelli tutelati

Ai sensi della Legge sul disegno industriale del Myanmar, per «disegno industriale (Industrial Design)» si intende il design esteriore di un oggetto prodotto come manufatto industriale o artigianale. Sono oggetto del disegno le caratteristiche estetiche del prodotto (nel loro insieme o in parte), costituite da forma, contorno, motivo, colore, consistenza, materiale e decorazioni superficiali.Per ottenere la registrazione come disegno o modello, è necessario che esso possieda novità e originalità. In altre parole, deve trattarsi di un disegno o modello che non sia una copia di altri disegni o modelli esistenti e che non sia stato divulgato pubblicamente né sia di dominio pubblico, né in patria né all’estero, prima della data di deposito della domanda (o, qualora si rivendichi il diritto di priorità, prima della data di priorità).Un semplice insieme di disegni e modelli già noti, o un disegno o modello che presenti solo lievi differenze rispetto a quelli preesistenti, non viene riconosciuto come nuovo. Tali requisiti sono in linea con gli standard universali e la legislazione del Myanmar è conforme alle norme internazionali, ad esempio adottando la Classificazione di Locarno come classificazione internazionale dei disegni e modelli.

D’altra parte, la legge prevede anche alcuni disegni ed modelli esclusi dalla tutela. Le forme indispensabili esclusivamente per garantire la funzionalità tecnica del prodotto (ovvero i disegni e modelli derivanti puramente dalla funzione) non sono oggetto di registrazione; inoltre, non possono essere registrati i disegni e modelli che potrebbero ledere l’ordine pubblico, la stabilità, la morale, i sentimenti religiosi o la cultura tradizionale nazionale.Ad esempio, il disegno o modello derivante dalla struttura o dalla funzione stessa del prodotto (forma improntata esclusivamente alla bellezza funzionale) e i motivi grafici considerati immorali o blasfemi secondo i costumi sociali sono vietati dalla legge.

4. Sistema di esame (presenza o meno di esame formale ed esame di merito, ente esaminatore, ecc.)

L’esame delle domande di registrazione di disegni e modelli in Myanmar prevede innanzitutto un esame formale (controllo di forma). L’esaminatore verifica che le indicazioni contenute nella domanda e i documenti allegati soddisfino la forma e i requisiti prescritti; in caso di carenze, viene richiesta una rettifica.Se la domanda viene ritenuta conforme dal punto di vista formale, essa viene resa pubblica e ha inizio un periodo di 60 giorni per la presentazione di opposizioni, a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.In Myanmar non è in vigore un sistema che preveda un esame rigoroso della novità e dell’originalità sostanziali già in fase di deposito; la funzione di esame di merito è invece garantita dalla procedura di opposizione successiva alla pubblicazione. In altre parole, entro 60 giorni dalla pubblicazione, un terzo può presentare opposizione adducendo motivi quali **«il disegno o modello in questione non rientra nella definizione di disegno o modello», «manca di novità»,«rientra nei motivi di esclusione dalla protezione previsti dalla legge» o «il richiedente non ha il diritto di depositare tale disegno o modello»**; qualora venga presentata un’opposizione, l’Ufficio della Proprietà Intellettuale (il funzionario incaricato della registrazione) ne esamina il contenuto e decide in merito all’ammissibilità della registrazione.Se durante tale periodo non viene presentata alcuna opposizione, la registrazione viene concessa senza che sia necessario sottoporre la domanda a un esame di merito specifico.

Le attività di esame e registrazione sono di competenza dell’Ufficio della Proprietà Intellettuale del Myanmar (IPD). L’esaminatore di disegni e modelli (Examiner) di tale Ufficio redige una relazione di esame della domanda, mentre il Conservatore del Registro (Registrar: il capo dell’Ufficio della Proprietà Intellettuale) emette la decisione finale di concessione o di rigetto della registrazione.Il Registrar concede la registrazione per le domande per le quali non sono state presentate opposizioni entro il termine di pubblicazione; qualora siano state presentate opposizioni, decide se concedere o rifiutare la registrazione in base all’esito dell’esame delle stesse. Ai disegni e modelli la cui registrazione è stata concessa a seguito dell’esame e dell’iter di opposizione viene rilasciato un certificato di registrazione e l’avviso di registrazione viene pubblicato, tra l’altro, nel Bollettino dei disegni e modelli.

5. Esempi concreti di design e dati relativi alle registrazioni

In Myanmar, per molti anni non è esistito un sistema moderno di registrazione dei disegni e modelli e i mezzi di tutela giuridica dei disegni e modelli erano limitati.In passato, i creatori di disegni e modelli e le imprese presentavano una dichiarazione di titolarità del disegno o modello (Declaration of Ownership of Design) presso l’Ufficio del Registro dei Titoli e delle Assicurazioni (Office of the Registrar of Deeds and Assurances) di Yangon, e venivano adottate misure volte a diffondere tale informazione mediante la pubblicazione di un **avviso cautelare(avviso di avvertimento sui diritti)** su un quotidiano in lingua inglese al fine di renderlo di dominio pubblico. Si trattava di una misura preparatoria volta a rendere pubblico il fatto che la titolarità del disegno in questione spettava a loro e a consentire, nell’eventualità in cui fossero circolati prodotti contraffatti, di richiedere un risarcimento per atti di concorrenza sleale (passing-off).Tuttavia, tale metodo non conferiva il diritto di esclusiva derivante da una registrazione formale, ma si limitava a fungere da deterrente nei confronti di terzi e a costituire un mezzo di tutela giuridica di portata limitata.

Con l’entrata in vigore nel 2024 della Legge sui disegni e modelli industriali e l’istituzione di un sistema di registrazione dei disegni e modelli, anche in Myanmar è diventato possibile ottenere il riconoscimento formale dei diritti sui disegni e modelli.Attualmente, non solo le imprese e i privati nazionali, ma anche le aziende straniere hanno iniziato a depositare attivamente in Myanmar domande relative al design esteriore e al design del packaging dei propri prodotti, e il numero di registrazioni sta aumentando gradualmente nell’ambito del nuovo sistema (*Sebbene le statistiche specifiche sulle registrazioni non siano state rese pubbliche, le domande vengono presentate progressivamente a partire dall’inizio dell’accettazione delle domande nel febbraio 2024).Ai titolari dei disegni e modelli registrati viene conferito il diritto esclusivo di impedire la produzione, la vendita e l’importazione non autorizzate dei disegni e modelli registrati; inoltre, è possibile ottenere benefici economici concedendo in licenza o cedendo tali diritti a terzi.Ad esempio, se un’azienda ottiene la registrazione del design di un proprio nuovo prodotto, potrà impedire legalmente ai concorrenti di vendere in Myanmar prodotti che imitano tale design; si può inoltre ipotizzare un utilizzo tale da consentire, se necessario, la stipula di contratti di licenza per ottenere introiti derivanti dai diritti d’autore.Poiché il sistema è stato introdotto da poco, i casi di registrazione di rilievo sono ancora limitati; tuttavia, si prevede che in futuro si accumuleranno risultati concreti nella protezione dei disegni e modelli tramite registrazione in vari settori, quali la moda, l’artigianato tradizionale, i beni di uso quotidiano e l’elettronica.

6. Ultime modifiche legislative e stato di attuazione

La nuova legge sui disegni e modelli industriali del Myanmar (Industrial Design Law, Pyidaungsu Hluttaw Law No. 2) è stata promulgata il 30 gennaio 2019. Tuttavia, la sua entrata in vigore non è avvenuta immediatamente, ma è stata posticipata di alcuni anni per consentire i necessari preparativi istituzionali.In data 29 settembre 2023, il Ministero del Commercio ha emanato le Norme sui disegni e modelli industriali (Industrial Design Rules), che costituiscono le norme di attuazione della presente legge, ee il 18 ottobre dello stesso anno il Consiglio di Amministrazione Nazionale (SAC) ha emanato un decreto (Circolare n. 217/2023) con cui si stabiliva l’entrata in vigore della legge a partire dal 31 ottobre 2023. Di conseguenza,con la Circolare n. 71/2023 del Ministero del Commercio, datata 27 ottobre, sono stati stabiliti i moduli ufficiali da utilizzare per la presentazione delle domande di disegno o modello e per lo svolgimento delle varie procedure; inoltre, con la Circolare n. 2/2023 dell’Agenzia per la proprietà intellettuale (Intellectual Property Agency), datata 29 dicembre, sono stati resi noti gli importi delle tasse.A seguito di tali preparativi pratici, la legge sui disegni e modelli è entrata ufficialmente in vigore il 31 ottobre 2023 e, a partire dal 1° febbraio 2024, l’IPD ha iniziato ad accettare le domande di registrazione dei disegni e modelli.Con l’entrata in vigore della presente legge, la precedente «Legge del 1946 sui brevetti e i disegni e modelli (disposizioni d’urgenza)» è stata abrogata. Nell’ambito del rinnovamento della legislazione in materia di proprietà intellettuale, avvenuto dopo circa 70 anni, è stato così istituito un sistema di tutela moderno anche nel settore dei disegni e modelli.

Per quanto riguarda la situazione della cooperazione internazionale, sebbene al 2025 il Myanmar non sia ancora aderente alla Convenzione dell’Aia (sistema di registrazione internazionale dei disegni e modelli) né alla Convenzione di Parigi, la presente legge prevede disposizioni conformi agli standard internazionali, quali il sistema di diritto di priorità (rivendicazione di una domanda prioritaria entro sei mesi) e il sistema di differimento della pubblicazione,l’adozione della classificazione dei disegni e modelli basata sull’Accordo di Locarno, in linea con gli standard internazionali. Infatti, in qualità di Stato membro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il Myanmar è soggetto agli obblighi previsti dall’Accordo TRIPS, e la presente legge sui disegni e modelli è stata elaborata in conformità con lo spirito del TRIPS e della Convenzione di Parigi.In futuro, qualora il Myanmar dovesse aderire all’Accordo dell’Aia o diventare membro a pieno titolo della Convenzione di Parigi, si prevede un ulteriore impulso all’accettazione delle domande internazionali di disegno o modello provenienti dall’estero e alla tutela all’estero dei disegni e modelli nazionali.Il nuovo regime è stato appena entrato in vigore e si è ancora in una fase in cui si sta procedendo al miglioramento delle modalità operative e al potenziamento dell’assetto dell’Ufficio della Proprietà Intellettuale; tuttavia, si può affermare che sia di grande importanza il fatto che la protezione dei disegni e modelli in tale Paese sia diventata un’opzione concreta per gli operatori sia all’interno che all’esterno del Myanmar.

Bibliografia e fonti: Legge sui disegni e modelli industriali del Myanmar (2019) e relative norme di attuazione, documenti pubblicati dall’Ufficio della proprietà intellettuale del Myanmar, banca dati WIPO Lex, commentari sulle leggi locali redatti da vari studi legali.

AUTORE / Autore

Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)

EVORIX (Studio di proprietà intellettuale) – Avvocato specializzato in proprietà intellettuale e rappresentante legale

Assiste clienti operanti in un'ampia gamma di settori – tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità – in ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno industriale e diritto d'autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause di contraffazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale relative a settori all’avanguardia quali l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet delle cose (IoT), il Web3 e il FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).

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