Il diritto di disegno industriale (brevetto di disegno) a Taiwan costituisce una tipologia di «diritto di brevetto» al pari dei brevetti di invenzione e delle soluzioni di utilità, ed è disciplinato dalla Legge sui brevetti di Taiwan (entrata in vigore nel 1949 e successivamente oggetto di ripetute modifiche).L’autorità competente è l’Ufficio della proprietà intellettuale del Ministero dell’Economia (Ufficio brevetti di Taiwan, TIPO), che si occupa delle pratiche relative alle domande e alle registrazioni dei disegni e modelli.Ai sensi della legge sui brevetti, per «disegno o modello» si intende «la forma, il motivo, il colore o la combinazione di questi elementi, in tutto o in parte, di un oggetto, che costituisce una creazione che fa appello alla vista»; si tratta quindi di un sistema che garantisce la tutela dei diritti relativi al design estetico di un oggetto. Lo scopo del sistema è quello di favorire lo sviluppo industriale incoraggiando e proteggendo la creazione di disegni e modelli e promuovendone l’utilizzo.
Indice
Nel sistema dei disegni e modelli di Taiwan, sono inclusi nell’oggetto di protezione anche i seguenti elementi: in particolare, è possibile registrare i disegni e modelli di set (design unificato di più articoli venduti e utilizzati abitualmente come set), i disegni e modelli di interfacce grafiche utente (GUI) e icone per computer, nonché i disegni e modelli parziali (design relativi a una parte del prodotto).Inoltre, qualora un unico richiedente possieda più disegni o modelli simili, il sistema dei disegni o modelli correlati consente di collegarli al disegno o modello principale come disegni o modelli correlati e di garantirne la protezione.Tuttavia, non sono oggetto di protezione gli oggetti apprezzati esclusivamente come opere d’arte o di artigianato artistico (non utilizzabili a fini industriali) né i disegni e modelli contrari al buon costume (per i dettagli, si rimanda ai requisiti di registrazione).
Per ottenere la registrazione di un disegno o modello a Taiwan, è necessario soddisfare i requisiti sostanziali stabiliti dalla legge sui brevetti. I principali requisiti di registrazione sono i seguenti.
Un disegno o modello per ogni domanda (unicità): in linea di principio, per ogni domanda è possibile registrare un solo disegno o modello (articolo 129 della Legge sui brevetti).Qualora si presentino più disegni o modelli in un’unica domanda, è necessario apportare una rettifica mediante una domanda di divisione. Inoltre, in caso di concorrenza tra più domande relative a disegni o modelli identici o simili, si applica il principio della priorità, in base al quale solo il primo richiedente potrà ottenere la registrazione.
Visibilità: si richiede che l’oggetto oggetto del disegno o modello sia visibile all’utilizzatore o al consumatore in un qualsiasi momento del ciclo di vita del prodotto.Ad esempio, i disegni nascosti all’interno del prodotto non sono tutelati; tuttavia, i disegni di componenti visibili dall’esterno, anche solo temporaneamente, o le incisioni minuscola visibili al microscopio (come il taglio delle gemme o la forma dei LED) possono soddisfare tale requisito.
Utilizzabilità industriale: il disegno o modello deve riguardare un oggetto che possa essere prodotto industrialmente in serie. Le creazioni puramente artistiche e gli oggetti di arte e artigianato (come le opere d’arte uniche non destinate alla produzione in serie) non sono utilizzabili industrialmente e sono pertanto esclusi dalla registrazione come disegno o modello.
Novità: è necessario che, al momento della presentazione della domanda, il disegno o modello non sia noto al pubblico né in uso né in Taiwan né all’estero, e che non sia identico o simile a disegni o modelli depositati da terzi prima della data di deposito, sia all’interno che all’esterno di Taiwan.In sintesi, è richiesta la novità a livello mondiale e l’esistenza di disegni già resi pubblici o di domande anteriori costituisce un ostacolo alla registrazione. Tuttavia, anche qualora il disegno sia stato reso pubblico prima della domanda, in determinate circostanze sono previste eccezioni alla perdita di novità.Nello specifico, qualora il disegno o modello sia stato reso pubblico tramite **(1) pubblicazione su una rivista, (2) esposizione in una fiera organizzata o autorizzata dal governo, (3)** divulgazione contro la volontà del richiedente, è possibile depositare la domanda per il proprio disegno o modello entro sei mesi dalla data di divulgazione (periodo di grazia di sei mesi).Grazie a questo sistema, è possibile mantenere la novità per un certo periodo anche in caso di divulgazione imprevista o di esposizione in una fiera.
Non ovvietà (creatività): si richiede inoltre che il disegno o modello possieda caratteristiche creative tali da non poter essere facilmente ideate da una persona che disponga delle conoscenze ordinarie nel settore tecnico o artistico di appartenenza, sulla base dei disegni o modelli precedenti.Si tratta dei cosiddetti requisiti di originalità e progressività; qualora il disegno o modello si limiti a una semplice raccolta di elementi banali o a modifiche del tutto comuni, tali requisiti non sono soddisfatti.
Altri motivi di non registrazione: i disegni e modelli che potrebbero ledere l’ordine pubblico o il buon costume, quelli che includono ritratti di terzi di dominio pubblico o personaggi famosi, nonché quelli che utilizzano senza autorizzazione opere d’autore di terzi, vengono respinti per motivi quali la violazione dell’ordine pubblico o del buon costume.Inoltre, i disegni o modelli che presentano forme determinate inevitabilmente dalle sole funzioni del prodotto (forme puramente funzionali) non sono registrabili in quanto privi di valore estetico.
Se la domanda soddisfa i requisiti sopra indicati ed è conforme alle norme procedurali, è possibile ottenere la registrazione del disegno o modello a Taiwan. Durante l’esame, l’esaminatore valuterà in modo sostanziale tali aspetti (novità, non ovvietà della creazione, eventuali violazioni dell’ordine pubblico e del buon costume, ecc.).In particolare, poiché Taiwan adotta il principio dell’esame di merito in materia di disegni e modelli, la conformità ai requisiti viene verificata rigorosamente, previa indagine sull’esistenza di disegni e modelli precedenti simili.
Per quanto riguarda i requisiti di ammissibilità, a Taiwan è possibile presentare una domanda di registrazione di un disegno o modello sia per persone giuridiche che per persone fisiche, sia nazionali che estere; tuttavia, i richiedenti che abbiano la residenza o una sede operativa al di fuori del territorio di Taiwan devono espletare le procedure tramite un agente di brevetti locale (consulente in brevetti) (la nomina di un agente è obbligatoria).Si tratta di un sistema analogo a quello giapponese: quando imprese o persone fisiche straniere presentano una domanda a Taiwan, devono incaricare un agente autorizzato dall’Ufficio della Proprietà Intellettuale di Taiwan presentando una procura (Power of Attorney). È auspicabile che la procura venga presentata al momento del deposito della domanda; tuttavia, in caso di omissione, è consentito il deposito integrativo entro un termine massimo di sei mesi dalla data di deposito.Per quanto riguarda la lingua, **a Taiwan la lingua ufficiale è il cinese (caratteri tradizionali)**, ma sono temporaneamente ammesse anche le domande presentate in lingua straniera.Ad esempio, è possibile presentare inizialmente la domanda con una descrizione e disegni in giapponese o in inglese per assicurarsi la data di deposito, per poi renderla ufficiale presentando la traduzione in cinese entro quattro mesi (con possibilità di proroga di due mesi). Si tratta di un sistema utile per garantire una data di deposito anticipata.
Per quanto riguarda i documenti da presentare, è innanzitutto necessario il modulo di domanda prestabilito (modulo di domanda di brevetto di disegno o modello). Nella domanda devono essere indicati il nome, l’indirizzo e la nazionalità dell’autore (progettista) e del richiedente, la denominazione del disegno o modello, la classificazione secondo la Classificazione di Locarno e, qualora si rivendichi il diritto di priorità, le relative informazioni (paese di deposito di base, data di deposito e numero di domanda).In allegato alla domanda si devono presentare anche la descrizione (spiegazione) e la serie completa di disegni. Nella descrizione si devono indicare la denominazione del prodotto oggetto del disegno o modello, la sua destinazione d’uso e la spiegazione relativa al contenuto creativo del disegno o modello.In particolare, nel caso di un disegno o modello parziale, è necessario specificare anche in quale tipo di prodotto tale parte venga incorporata. Tuttavia, a Taiwan non è obbligatoria una descrizione dettagliata del disegno o modello come in Giappone; la sola denominazione del disegno o modello costituisce un requisito obbligatorio, mentre la descrizione dell’uso e i dettagli del disegno o modello possono essere presentati facoltativamente.Per quanto riguarda i disegni, è necessario utilizzare figure chiare conformi alle norme di disegno tecnico industriale (disegni a linee nere, fotografie, disegni in computer grafica, ecc.) e illustrare l’aspetto del prodotto da più punti di vista, in modo che un esperto del settore possa comprenderne i dettagli.Qualora il disegno o modello includa elementi di design grafico quali interfacce grafiche (GUI) o icone, è necessario predisporre disegni aggiuntivi o viste oblique che illustrino adeguatamente le transizioni delle schermate e le forme tridimensionali; se necessario, è inoltre richiesto di indicare più disegni rappresentativi.È necessario prestare attenzione agli aspetti pratici nella preparazione dei disegni: ad esempio, se si presenta una domanda a colori, è necessario allegare disegni a colori; non è consentito aggiungere il colore a una domanda presentata in bianco e nero (i disegni allegati al momento della domanda determinano l’ambito di protezione del diritto).
Per quanto riguarda la rivendicazione del diritto di priorità, sebbene Taiwan non sia membro della Convenzione di Parigi, è uno Stato membro dell’OMC e, ai sensi dell’Accordo TRIPS, garantisce una tutela del diritto di priorità equivalente a quella prevista dalla Convenzione di Parigi.Pertanto, è possibile rivendicare il diritto di priorità se si deposita a Taiwan lo stesso disegno o modello entro sei mesi dalla data del primo deposito, sulla base di una domanda di disegno o modello presentata in un paese con cui Taiwan ha un accordo di riconoscimento reciproco del diritto di priorità o in uno Stato membro dell’OMC.Ad esempio, se si presenta una domanda di disegno o modello a Taiwan entro sei mesi da una domanda depositata in Giappone, la novità e l’originalità saranno valutate con riferimento alla data di deposito della domanda giapponese (il periodo di priorità per i disegni e modelli è di sei mesi).Per rivendicare il diritto di priorità, è necessario indicare nella domanda il Paese, la data e il numero della domanda di base e presentare l’originale del certificato di priorità (ad esempio, una copia del bollettino della domanda di base) entro 10 mesi dalla data di deposito della domanda di base.Il certificato può essere presentato in formato elettronico e, qualora la domanda di base sia stata depositata in Giappone, è possibile sostituirlo con la notifica del codice di accesso emessa dal JPO. Si prega di notare che non è possibile aggiungere la rivendicazione del diritto di priorità dopo il deposito della domanda; pertanto, se si intende avvalersi di tale diritto, è necessario dichiararlo obbligatoriamente al momento del deposito.
Per quanto riguarda le modalità di deposito, oltre alla presentazione cartacea è disponibile anche il deposito elettronico. È possibile presentare elettronicamente la domanda e gli allegati tramite il sistema di deposito online dell’Ufficio della Proprietà Intellettuale del Ministero dell’Economia; sono inoltre previsti vantaggi quali sconti sulle tasse (dati aggiornati al 2023). La tassa di deposito è pari a 3.000 NT$ (circa 13.000 yen) per ogni domanda e deve essere versata al momento del deposito.La data di deposito viene attribuita il giorno in cui sono stati presentati tutti i documenti richiesti, ovvero la domanda, la descrizione e i disegni. Qualora i documenti presentati presentino delle lacune, nell’ambito dell’esame formale verrà emessa una richiesta di correzione; tuttavia, se le correzioni vengono apportate entro il termine stabilito, la data di deposito originaria verrà mantenuta.I tempi di elaborazione dalla presentazione della domanda alla registrazione sono relativamente brevi; in media, il periodo di esame è di circa 6 mesi per la prima comunicazione e di circa 9 mesi per la decisione finale (decisione di registrazione o di rigetto). Si tratta di tempi piuttosto rapidi rispetto ad altri paesi e l’ottenimento dei diritti di disegno o modello a Taiwan tende a procedere in modo celere.
Taiwan adotta il principio dell’esame di merito per i disegni e modelli. Dopo la presentazione della domanda, questa viene sottoposta a un esame di forma da parte dell’Ufficio Brevetti (verifica di eventuali carenze documentali e del rispetto dei requisiti formali), per poi passare automaticamente all’esame di merito. Non esiste un sistema di richiesta di esame come in Giappone; il meccanismo prevede che tutte le domande siano oggetto di esame non appena presentate.Durante l’esame formale vengono verificate l’eventuale mancanza di dati nella domanda, il mancato pagamento delle tasse e la presenza dei documenti necessari (delega, documenti relativi al diritto di priorità, ecc.); in caso di irregolarità, viene concessa la possibilità di presentare una rettifica. Le domande che soddisfano i requisiti formali vengono quindi trasmesse direttamente all’esame di merito da parte dell’esaminatore.
Nel corso dell’esame di merito, l’esaminatore valuta attentamente se siano soddisfatti i requisiti di registrazione sopra menzionati. L’esaminatore effettua una ricerca sui disegni e modelli anteriori e valuta se esistano disegni e modelli precedenti che violino i principi di novità e non ovvietà, se vi siano violazioni dell’ordine pubblico e del buon costume o se si tratti di forme puramente funzionali.L’esistenza di una domanda anteriore simile costituisce motivo di rigetto e al richiedente viene inviata una «notifica dei motivi di rigetto». Il richiedente che riceve tale notifica può presentare osservazioni o atti di rettifica entro il termine indicato nella stessa (entro tre mesi per i soggetti residenti al di fuori di Taiwan, con possibilità di una sola proroga di ulteriori tre mesi) per presentare controdeduzioni o apportare rettifiche.Qualora si modifichino i disegni o la descrizione mediante correzioni, queste sono ammesse solo nella misura in cui non si discostino dall’ambito del disegno o modello indicato al momento della domanda; non è consentito aggiungere elementi nuovi che eccedano tale ambito (le correzioni che eccedono l’ambito possono costituire motivo di nullità).L’esaminatore valuterà il contenuto della risposta del richiedente e, qualora ritenga che i motivi di rigetto non siano stati eliminati, emetterà una «decisione di rigetto». Al contrario, qualora non sussistano motivi di rigetto o questi siano stati tutti eliminati, verrà emessa una decisione di registrazione (decisione di concessione del brevetto) e la domanda sarà autorizzata alla registrazione.
Qualora venga emessa una decisione di rigetto, il richiedente, qualora non sia d’accordo, può presentare istanza di «riesame» all’Ufficio della Proprietà Intellettuale del Ministero dell’Economia entro due mesi dalla data di notifica della decisione. Nel corso del riesame, un altro esaminatore procederà a un nuovo esame e, se necessario, comunicherà i motivi di rigetto prima di emettere una nuova decisione.Qualora il rigetto venga confermato anche in sede di riesame, è possibile presentare, entro 30 giorni dalla notifica della decisione, un «ricorso amministrativo» presso il Ministero dell’Economia (autorità competente). Se la decisione non viene ribaltata nemmeno in sede di ricorso amministrativo (procedimento di giudizio amministrativo), si procede con un contenzioso amministrativo dinanzi al Tribunale della proprietà intellettuale, ricorrendo infine a una decisione giudiziaria.Grazie a tale iter, al richiedente vengono messi a disposizione diversi livelli di ricorso, garantendo così un esame equo.
Per quanto riguarda i criteri di esame, nel novembre 2020 sono stati modificati i criteri di esame dei disegni e modelli: oltre all’esplicita inclusione tra gli oggetti di protezione del design degli esterni e degli interni degli edifici, sono state introdotte modifiche relative al trattamento dei disegni e modelli di immagini e icone, all’alleggerimento dei requisiti per le domande frazionate e all’alleggerimento dei requisiti di divulgazione della descrizione e dei disegni.Ciò ha chiarito, ad esempio, che anche il design degli interni di un edificio (come gli interni di un negozio) è registrabile come disegno o modello. Inoltre, a seguito delle recenti modifiche (tra cui la riforma entrata in vigore nel 2013), sono stati introdotti i disegni o modelli parziali e il design delle interfacce utente; pertanto, anche nei criteri di esame sono state stabilite norme operative dettagliate per far fronte a questi nuovi oggetti di protezione.I criteri di esame di Taiwan adottano in molti casi un approccio simile a quello della legge giapponese sui disegni e modelli; essi risultano di facile comprensione per gli operatori del settore, in particolare per quanto riguarda la valutazione della novità e dell’originalità, dove la somiglianza viene giudicata sulla base dell’«impressione visiva complessiva», nonché per il fatto che i disegni e modelli che riproducono forme dettate dalla funzione non sono considerati brevettabili.Nel complesso, il sistema di esame dei disegni e modelli di Taiwan, grazie a un esame rapido e sostanziale, garantisce un funzionamento che concilia la concessione certa dei diritti con l’esclusione di quelli invalidi.
Durata: la durata del diritto di disegno o modello a Taiwan è fissata a 15 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda di registrazione. Il diritto di disegno o modello sorge alla data di pubblicazione del registro (= data di entrata in vigore del diritto) e si estingue alla scadenza dei 15 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda.La durata, che in precedenza era di 12 anni, è stata estesa con la modifica della legge sui brevetti del 2019 ed è attualmente pari a 15 anni. Tale estensione rafforza la tutela dei diritti rispetto al periodo precedente al 2013.Il diritto di disegno o modello non prevede un sistema di rinnovo intermedio (sistema di registrazione di rinnovo) come quello giapponese; una volta registrato, il diritto si mantiene automaticamente per un massimo di 15 anni (non sono consentite proroghe o rinnovi dopo la scadenza).Tuttavia, per mantenere il diritto è necessario il pagamento delle tasse annuali (tasse di registrazione); se non si versano le tasse previste ogni anno a partire dal secondo anno, il diritto decade anticipatamente.Le tasse di registrazione seguono un sistema di aumento graduale: 800 yuan all’anno dal primo al terzo anno, 2.000 yuan all’anno dal quarto al sesto anno e 3.000 yuan all’anno a partire dal settimo anno; è inoltre possibile effettuare il pagamento anticipato in un’unica soluzione per un massimo di 15 anni.È prevista inoltre una misura di tolleranza che consente di ripristinare i diritti, mediante pagamento retroattivo (pago del doppio dell’importo), qualora si dimentichi di effettuare il versamento entro sei mesi dalla data di registrazione. La gestione tempestiva del pagamento delle rate annuali riveste grande importanza nella pratica.
Contenuto del diritto (ambito del diritto esclusivo): il diritto esclusivo concesso al titolare di un disegno o modello registrato consiste nella facoltà di vietare in via esclusiva l’utilizzo a fini commerciali, senza autorizzazione, del disegno o modello registrato e di quelli identici o simili ad esso.In questo contesto, per «utilizzazione» si intendono atti quali la produzione, l’uso, la vendita, l’offerta in vendita e l’importazione del disegno o modello registrato (articolo 11, comma 1, della Legge sui brevetti); pertanto, tutti gli atti volti a commercializzare o distribuire il disegno del titolare a fini di lucro rientrano nell’ambito del diritto esclusivo.Pertanto, il titolare del diritto di disegno o modello può richiedere un provvedimento inibitorio non solo nei confronti di prodotti contraffatti che riproducono identicamente il disegno o modello, ma anche nei confronti di prodotti il cui design sia sufficientemente simile da dare un’impressione visiva analoga. Tuttavia, la protezione del diritto di disegno o modello è limitata esclusivamente ai disegni o modelli visivamente identici o sostanzialmente simili a quello registrato.La normativa non si estende fino al caso in cui un terzo crei un disegno che dia un’impressione completamente diversa; l’ambito tecnico del diritto sul disegno o modello (ambito di protezione) è determinato dalla forma concreta rappresentata nei disegni e negli schemi. Nel valutare l’ambito di protezione, si osserva l’insieme dal punto di vista del consumatore medio e si considera come criterio se la somiglianza sia tale da indurre in errore o confusione nei consumatori.Inoltre, per quanto riguarda i disegni e modelli correlati registrati in base al sistema dei disegni e modelli correlati, essi possono continuare a sussistere come diritti reciprocamente indipendenti anche qualora l’ambito di somiglianza si sovrapponga a quello del disegno o modello principale. Tuttavia, la durata del disegno o modello correlato è identica a quella del disegno o modello principale; pertanto, alla scadenza del diritto sul disegno o modello principale, scade contemporaneamente anche il diritto sul disegno o modello correlato.
Si noti inoltre che, ai sensi della legge sui brevetti, per i diritti relativi a invenzioni, modelli di utilità e disegni o modelli è previsto che «l’esercizio dei diritti sia possibile a partire dalla data di pubblicazione»; anche nel caso dei disegni o modelli, il diritto di esclusiva sorge contestualmente alla pubblicazione della registrazione. Prima di tale data (durante l’esame) non è possibile esercitare tali diritti.Inoltre, Taiwan adotta il principio dell’esaurimento internazionale; pertanto, per i prodotti venduti legalmente al di fuori di Taiwan dal titolare del diritto o da un soggetto autorizzato, l’importazione e la vendita di tali prodotti a Taiwan potrebbero non costituire una violazione del diritto di disegno o modello (la giurisprudenza tende a riconoscere l’esaurimento internazionale dei diritti, ad esempio in materia di brevetti).Poiché questo aspetto riguarda l’ammissibilità delle importazioni parallele, si tratta di un elemento da tenere in considerazione nella pratica. In sintesi, il diritto di disegno industriale di Taiwan è concepito per impedire la circolazione di prodotti contraffatti e garantire al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno.
A Taiwan, chiunque, non solo le parti interessate, può presentare una richiesta di procedimento di nullità nei confronti di un disegno o modello registrato.Il procedimento di nullità (procedimento di nullità del brevetto di disegno o modello) è una procedura avviata dinanzi alla sezione di giudizio dell’Ufficio brevetti (Ufficio della proprietà intellettuale del Ministero dell’Economia) e mira a ottenere la cancellazione della registrazione qualora sussistano motivi di nullità (i motivi previsti dai vari punti dell’articolo 141 della Legge sui brevetti) relativi al disegno o modello registrato. Un esempio tipico di motivo di nullità che può essere invocato è il mancato soddisfacimento dei requisiti di registrazione.Ad esempio, costituiscono motivi di nullità il fatto che il disegno o modello registrato sia privo di novità o di non ovvietà, oppure che vi sia una violazione dell’ordine pubblico e dei buoni costumi, non ammissibile ai sensi della legge sui brevetti, o che si tratti di una forma puramente funzionale.Inoltre, possono costituire motivi di nullità anche vizi formali, quali i casi in cui, al momento della presentazione della domanda, che in linea di principio dovrebbe riguardare un unico disegno o modello, fossero stati inclusi più disegni o modelli senza che questi fossero stati opportunamente suddivisi prima della registrazione, oppure le carenze nella divulgazione dei disegni e della descrizione (in cui gli elementi essenziali del disegno o modello non siano stati sufficientemente divulgati).Inoltre, nei casi in cui la domanda sia stata presentata appropriandosi indebitamente di un disegno o modello altrui (domanda presentata da un soggetto che non è il legittimo titolare del diritto), le parti interessate possono, in alcuni casi, far valere l’invalidità.
Il richiedente del procedimento di nullità è tenuto a presentare prove a sostegno dei motivi di nullità (ad esempio, pubblicazioni, fotografie o disegni relativi a disegni o modelli anteriori). Il procedimento si svolge fondamentalmente in forma scritta, ma, se necessario, possono essere ascoltate le opinioni delle parti.Se, a seguito del procedimento, vengono riconosciuti motivi di nullità, la registrazione del disegno o modello viene annullata e la registrazione diventa nulla a decorrere dal primo giorno (si considera che la registrazione non sia mai esistita).Al contrario, se i motivi di nullità non vengono riconosciuti, viene emessa una decisione di conferma. Qualora si sia in disaccordo con la decisione del procedimento, sia il richiedente che il titolare del diritto possono adire il Tribunale della proprietà intellettuale per intentare un'azione legale (ricorso amministrativo).
La legge sui brevetti non prevede limiti temporali per la presentazione di una richiesta di procedimento di nullità; tale richiesta può essere presentata in qualsiasi momento durante il periodo di validità del diritto di disegno o modello (non è possibile presentarla dopo l’estinzione del diritto).Tuttavia, nella prassi attuale è consentito far valere l’invalidità (come difesa) anche in azioni di risarcimento danni relative a violazioni avvenute durante il periodo di validità del diritto di disegno o modello, anche dopo la sua estinzione; pertanto, può capitare che si discuta dell’esistenza o meno di motivi di invalidità anche per diritti già estinti. Come mezzo di difesa da parte del titolare del diritto, è possibile presentare una richiesta di rettifica in risposta alla richiesta di procedimento di invalidità.La richiesta di rettifica è una procedura volta a ridurre o limitare parte dei disegni o della descrizione della registrazione del disegno o modello, con l’obiettivo di eliminare i motivi di nullità. Anche a Taiwan, analogamente a quanto avviene per i brevetti (invenzioni), è consentito richiedere un procedimento di rettifica nel corso del procedimento di nullità per ridurre l’ambito del diritto e cercare di evitare la nullità.Tuttavia, la rettifica non consente di ampliare l’ambito di protezione del diritto né di aggiungere elementi nuovi, ma si limita a modifiche minime dei disegni o alla correzione di errori. Anche qualora la rettifica venga accolta e il diritto venga mantenuto, l’esercizio del diritto avverrà sulla base dei disegni rettificati.
Come sopra illustrato, il sistema di nullità dei disegni e modelli di Taiwan offre a terzi uno strumento per contestare in modo equo la validità dei diritti e consente l’esclusione delle registrazioni viziate.Per i disegni e modelli la cui nullità sia stata definitivamente accertata, qualora la causa sia da ricercarsi nell’esistenza di una domanda anteriore, esistono misure di ricorso che consentono al vero titolare del diritto di presentare una nuova domanda (ad esempio, nel caso in cui la nullità sia stata dichiarata a causa di una domanda anteriore presentata da un terzo, il vero autore può presentare una nuova domanda entro due mesi dalla conferma della nullità).Dal punto di vista del bilanciamento tra la stabilità dei diritti e l’interesse pubblico, il sistema dei procedimenti di nullità svolge un ruolo fondamentale.
Definizione di violazione: per violazione del diritto di disegno o modello di Taiwan si intende l’atto di utilizzare a fini commerciali un disegno o modello registrato, o un disegno o modello ad esso simile, senza l’autorizzazione del titolare del diritto.In particolare, rientrano in tale definizione atti quali la produzione, l’uso, la vendita, l’importazione, l’esportazione e l’offerta in vendita di prodotti che incorporano il disegno o modello registrato (artt. 11 e 142 della Legge sui brevetti).Nel caso dei disegni e modelli, per «utilizzazione» si intende principalmente la produzione e la vendita di prodotti, pertanto è l’atto di utilizzo del disegno o modello stesso a costituire l’oggetto della controversia. Si ritiene che sussista una violazione qualora un prodotto di terzi risulti, nel suo complesso, identico al disegno o modello registrato della propria azienda o dia un’impressione visiva sostanzialmente identica. Tuttavia, si ritiene che non sia sufficiente una somiglianza minima, ma che sia necessaria una somiglianza tale da indurre in errore o confusione il consumatore.Sebbene la legge sui brevetti di Taiwan non definisca in dettaglio i criteri di valutazione della violazione dei disegni e modelli, nella pratica la valutazione della somiglianza viene effettuata con un metodo simile al «test dell’impressione visiva complessiva da parte di un osservatore medio» utilizzato negli Stati Uniti e nell’Unione Europea.Anche nella giurisprudenza si ritiene che si debba confrontare l’aspetto del prodotto sospettato di contraffazione con quello del disegno o modello registrato attraverso un’«osservazione d’insieme e una valutazione complessiva», al fine di determinare se siano identici o simili dal punto di vista del consumatore medio. Pertanto, anche se alcuni dettagli differiscono, se gli elementi di design comuni costituiscono caratteristiche originali non comuni nel settore e l’impressione d’insieme è simile, è possibile che venga riconosciuta una violazione.Al contrario, qualora gli elementi in comune siano solo quelli banali e comunemente riscontrabili nei modelli esistenti, si tende a non riconoscere la violazione in presenza di una somiglianza solo marginale. Pertanto, a Taiwan, così come in Giappone, la valutazione della violazione si basa sulla somiglianza dell’estetica complessiva.
Misure di tutela: in caso di violazione del diritto di disegno o modello, il titolare del diritto può ricorrere a misure di tutela sia in sede civile che amministrativa.In primo luogo, come rimedio civile, ai sensi del Codice civile e della Legge sui brevetti di Taiwan, è possibile presentare una richiesta di ingiunzione e una richiesta di risarcimento danni. La richiesta di ingiunzione consiste nel chiedere la cessazione dell’atto di violazione e il divieto di future violazioni; in alcuni casi, prima di intentare la causa, si invia un avviso al trasgressore tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno.Inoltre, l’ingiunzione può riguardare non solo i prodotti finiti, ma anche gli atti preparatori alla violazione (ad esempio, lo stoccaggio di merci in magazzino o la cessione di componenti). Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento danni, si richiede al trasgressore il risarcimento dell’importo del danno subito a causa della violazione.Il metodo di calcolo dell’ammontare del danno è disciplinato dall’articolo 97 della Legge sui brevetti; in genere, la richiesta viene presentata dimostrando uno dei seguenti elementi: **(1) il lucro cessante del titolare del diritto, (2) l’ammontare del profitto ottenuto dall’autore della violazione, (3) l’importo di una royalty equa**.In caso di violazione dolosa, è stata inoltre introdotta una disposizione che prevede il riconoscimento di un risarcimento punitivo pari a un importo compreso tra 1 e 3 volte l’importo accertato (modifica del 2013). Inoltre, è possibile richiedere al tribunale la distruzione** o il sequestro dei prodotti contraffatti e dei relativi impianti di produzione. Tali richieste vengono presentate dal titolare del diritto nell’ambito di un procedimento civile (di competenza del Tribunale della proprietà intellettuale).
Misure penali: in Taiwan, in passato erano previste sanzioni penali (multe o reclusione) per la violazione dei diritti di brevetto e di disegno o modello; tuttavia, a partire dal 31 marzo 2003, la responsabilità penale per la violazione dei diritti di brevetto (invenzioni e modelli di utilità) e di disegno o modello è stata abolita.Attualmente, la violazione dei diritti sui disegni e modelli è trattata come un illecito civile e non è possibile ottenere sanzioni tramite denuncia penale. Si raccomanda di prestare attenzione a questo aspetto, poiché differisce dalla normativa giapponese (in cui la violazione dei diritti sui disegni e modelli è un reato perseguibile d’ufficio).Tuttavia, qualora si verifichino violazioni gravi di segreti commerciali o di diritti di marchio, o si verifichino altre violazioni di legge, è possibile che venga perseguita una responsabilità penale a parte; la semplice imitazione di un disegno o modello non è invece soggetta a sanzioni penali.
Misure amministrative: sebbene raramente, in base alla legge doganale e ad altre normative, è ora possibile applicare misure di blocco alla frontiera da parte delle autorità doganali anche per i brevetti e i disegni e modelli, analogamente a quanto avviene per i marchi (modifica del 2014).Si tratta di un sistema che consente di bloccare in dogana l’importazione o l’esportazione di merci sospettate di contraffazione; il titolare del diritto di disegno o modello, presentando una richiesta corredata di prove alle autorità doganali, può ottenere il blocco dell’importazione dei prodotti contraffatti. Questo sistema è stato introdotto insieme ai brevetti di invenzione e può essere utilizzato come uno degli strumenti per l’esercizio dei diritti.
Alla luce di quanto sopra, la violazione dei diritti sui disegni e modelli a Taiwan viene contrastata principalmente con mezzi civili, i cui due pilastri fondamentali sono la prevenzione della violazione tramite provvedimento inibitorio e il risarcimento dei danni.In genere, il titolare del diritto invia innanzitutto un avviso al trasgressore, esortandolo a cessare volontariamente la violazione e a raggiungere un accordo; tuttavia, qualora questi non acconsenta, si procede tempestivamente a intentare un’azione legale dinanzi al Tribunale della proprietà intellettuale e si valuta la possibilità di richiedere un provvedimento cautelare (ordinanza di sospensione provvisoria).Il Tribunale della proprietà intellettuale di Taiwan è un tribunale specializzato in materia di proprietà intellettuale e i procedimenti sono relativamente rapidi. Nelle cause per violazione è normale che il convenuto sollevi un’eccezione di nullità (contestando la validità del disegno o modello registrato); tuttavia, qualora sia stata avviata separatamente una procedura di nullità, questa verrà esaminata parallelamente al procedimento contenzioso.Una volta ottenuta la sentenza favorevole, si passa alla fase di esecuzione forzata, che garantisce la distruzione dei prodotti contraffatti e l’adempimento dell’ordinanza di cessazione. Nel complesso, l’esercizio dei diritti sui disegni e modelli a Taiwan presenta una struttura istituzionale simile a quella giapponese e offre un contesto favorevole all’adozione di misure legali contro i prodotti contraffatti.
Adesione alla Convenzione dell’Aia: Taiwan (Repubblica di Cina) non è attualmente parte contraente della Convenzione dell’Aia, il sistema di registrazione internazionale dei disegni e modelli. Di conseguenza, non è possibile ottenere un diritto di disegno o modello designando Taiwan tramite una domanda internazionale ai sensi della Convenzione dell’Aia; qualora si intenda richiedere la protezione di un disegno o modello a Taiwan, è necessario presentare una domanda direttamente a Taiwan.Si tratta di una situazione analoga a quella di Hong Kong e Macao; occorre prestare attenzione al fatto che non è possibile avvalersi del canale internazionale per la deposizione dei disegni e modelli. Inoltre, sebbene Taiwan non abbia aderito all’Accordo di Locarno per quanto riguarda la classificazione dei disegni e modelli, nella pratica adotta la **classificazione di Locarno (classificazione internazionale dei disegni e modelli)**.Nei documenti di domanda sono presenti sezioni in cui indicare le classi e le sottoclassi della classificazione di Locarno, e l’esame e la gestione vengono effettuati in conformità con gli standard internazionali. Tuttavia, non essendo parte dell’accordo, Taiwan non è formalmente vincolata alle modifiche della classificazione di Locarno; ciononostante, nella pratica essa viene applicata in linea con la classificazione internazionale più recente.
Rapporti con le domande di registrazione all’estero: come già menzionato, Taiwan non è aderente nemmeno alla Convenzione di Parigi, ma, in qualità di membro dell’OMC, applica il sistema del diritto di priorità attraverso l’Accordo TRIPS.In altre parole, se si presenta una domanda di registrazione di un disegno o modello a Taiwan entro sei mesi sulla base di una domanda anteriore depositata in un Paese con cui Taiwan intrattiene rapporti di riconoscimento reciproco della priorità (Paesi riconosciuti autonomamente da Taiwan) o in uno Stato membro dell’OMC, viene riconosciuta la priorità in conformità con la Convenzione di Parigi. Poiché i principali Paesi, tra cui il Giappone, sono membri dell’OMC, nella pratica si beneficia di un trattamento equivalente alla priorità di Parigi.Inoltre, Taiwan dispone di un sistema di proprietà intellettuale indipendente dalla Cina (continentale) e non sussiste alcun rapporto di priorità tra i due. Poiché i disegni e modelli registrati nella Cina continentale non hanno efficacia a Taiwan, per coprire il mercato taiwanese è necessario presentare una domanda separata a Taiwan (e viceversa).Anche nel caso in cui un’impresa taiwanese intenda proteggere un disegno o modello in Cina, è necessario presentare una domanda presso l’Ufficio nazionale cinese per la proprietà intellettuale. Si prega di tenere presente che, nel contesto del cosiddetto “un paese, due sistemi”, la Cina continentale, Hong Kong, Macao e Taiwan dispongono ciascuno di un proprio sistema di protezione dei disegni e modelli.
Sul piano della cooperazione internazionale, l’Ufficio della proprietà intellettuale di Taiwan (TIPO) ha stipulato accordi con gli uffici brevetti di vari paesi, quali il programma «Examination Highway» (PPH) e lo scambio elettronico di documenti relativi al diritto di priorità; anche con il Giappone è in vigore lo scambio elettronico dei documenti attestanti il diritto di priorità.Di conseguenza, qualora si intenda rivendicare la priorità a Taiwan sulla base di una domanda depositata in Giappone, la presentazione del certificato risulta semplificata grazie all’utilizzo del codice di accesso del JPO.Inoltre, Taiwan partecipa al programma “Examination Highway” volto a promuovere l’utilizzo reciproco dei risultati dell’esame e gestisce un sistema di esame accelerato dei disegni e modelli (PPH) con diversi paesi, tra cui Giappone, Stati Uniti e Corea del Sud. Ad esempio, è possibile richiedere un esame accelerato a Taiwan per un disegno o modello già registrato in Giappone, ottenendo così una registrazione rapida (se i requisiti sono soddisfatti, i tempi fino alla prima comunicazione possono essere ridotti a circa alcuni mesi).
In sintesi, occorre tenere presente che l’unica via per depositare una domanda di disegno o modello a Taiwan è quella diretta e che non è possibile avvalersi del sistema di registrazione internazionale. Qualora si desideri ottenere la tutela a Taiwan per un disegno o modello già depositato in un altro Paese, si raccomanda di presentare la domanda a Taiwan entro il termine di priorità di sei mesi.Sebbene Taiwan non sia aderente alla Convenzione dell’Aia, nella pratica la collaborazione con i vari Paesi è ben avviata ed è stato creato un contesto che rende le procedure relativamente agevoli anche per le imprese giapponesi. Per le aziende che intendono espandersi nel mercato taiwanese, è fondamentale valutare tempestivamente la presentazione di una domanda di registrazione di un disegno o modello a Taiwan e procedere all’acquisizione dei diritti in collaborazione con un agente locale.
[Bibliografia e fonti]
Legge sui brevetti di Taiwan (Legge sui brevetti della Repubblica di Cina) e relative norme di attuazione
Sito web ufficiale dell’Ufficio della Proprietà Intellettuale del Ministero dell’Economia di Taiwan (TIPO)
Studio legale internazionale Tai E, “Sulla valutazione della violazione dei diritti di disegno industriale a Taiwan” (aprile 2025)
JETRO, «Il sistema dei diritti di proprietà intellettuale a Taiwan» (ultimo aggiornamento 2023)
Ufficio dei brevetti giapponese – Banca dati sulle informazioni relative alla proprietà intellettuale nei paesi emergenti: «Panoramica sul sistema dei disegni e modelli a Taiwan e manuale sulle misure contro la contraffazione» (2021)
AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Consulente in brevetti e rappresentante legale
Assiste i clienti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, occupandosi di tutte le fasi relative a brevetti, marchi, disegni e modelli e diritti d’autore, dalle domande di registrazione ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali l’IA, l’IoT, il Web3 e il FinTech. Membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione dei Patentisti Asiatici (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).