Rinnovo dei marchi all’estero
Elenco dei sistemi di rinnovo dei marchi per i principali paesi e regioni
| Paesi e regioni | Periodo di rinnovo | Termine per la presentazione della domanda di rinnovo | Periodo di grazia | Tassa di rinnovo (stima in USD) | Documenti richiesti | Prova di utilizzo | Richiesta online | Rappresentante locale | Requisiti linguistici |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti | Dopo 5-6 anni (Sezione 8) <br> Dopo 9-10 anni (Sezioni 8 e 9) <br> Successivamente ogni 10 anni | Tra i 5 e i 6 anni dalla registrazione <br> Tra i 9 e i 10 anni dalla registrazione | 6 mesi dopo ciascuna scadenza <br> (con costo aggiuntivo) | Sezione 8: 325 $ per classe <br> Sezione 9: 325 $ per classe <br> Penale per ritardo: 100-200 $ | Modulo di richiesta combinata per le Sezioni 8 e 9 <br> Documenti comprovanti l’utilizzo <br> Dichiarazione di utilizzo continuativo | Obbligatoria <br> (presentazione di campioni) | Possibile <br> (sistema TEAS) | Obbligatorio <br> (avvocato statunitense) | Solo in inglese |
| Canada | Ogni 10 anni | Da 6 mesi prima della scadenza a <br> 6 mesi dopo la scadenza | 6 mesi dopo la scadenza | Online: 435 $ per la prima classe <br> 135 $ per ogni classe aggiuntiva <br> Altro: 545 $ per la prima classe | Modulo di richiesta di rinnovo <br> Prova di pagamento | Non richiesto | Possibile <br> (tariffa agevolata) | Consigliato <br> (non obbligatorio) | Inglese o <br>francese |
| Messico | Ogni 10 anni | Da 6 mesi prima della scadenza a <br> 6 mesi dopo la scadenza | 6 mesi dopo la scadenza <br> (con un supplemento del 25%) | 130 $ per classe <br> in caso di ritardo: 162 $ per classe | Modulo di richiesta di rinnovo <br> Dichiarazione di utilizzo <br> Prova di pagamento | Solo dichiarazione giurata <br> (non sono richiesti documenti giustificativi) | Possibile <br> (sistema IMPI) | Obbligatorio | Solo in spagnolo |
| UE (EUIPO) | Ogni 10 anni | Da 6 mesi prima della scadenza fino alla scadenza | Da 6 mesi dopo la scadenza <br> (con un supplemento del 25%) | Online: 995 $ per la prima classe <br> 59 $ per la seconda classe <br> 176 $ per la terza classe e le successive | Modulo di richiesta di rinnovo <br> Numero di registrazione del marchio <br> Dati del richiedente | Non richiesto | Possibile <br> (tariffa agevolata) | Obbligatorio per i paesi al di fuori del SEE | Lingue ufficiali dell’UE <br> (23 lingue) |
| Regno Unito | Ogni 10 anni | Da 6 mesi prima della scadenza fino alla scadenza | Da 6 mesi dopo la scadenza <br> (supplemento di 50 £) | 272 $ per la prima classe <br> 68 $ per ogni classe aggiuntiva <br> Penale per ritardo: 68 $ | Modulo di richiesta di rinnovo (TM11) <br> Numero di registrazione del marchio <br> Dati del richiedente | Non richiesto | Possibile | Dal 2021 in poi <br> Obbligatorio | Solo in inglese |
| Cina | Ogni 10 anni | Da 12 mesi prima della scadenza fino alla scadenza | Da 6 mesi dopo la scadenza <br> (con un supplemento del 50%) | Richiesta online: 65 $ per classe <br> Richiesta cartacea: 75 $ per classe <br> In caso di ritardo: 98-110 $ per classe | Modulo di richiesta di rinnovo <br> Copia del certificato di registrazione <br> Procura (in caso di ricorso a un rappresentante) | Non richiesta <br> (rischio di revoca in caso di mancato utilizzo per 3 anni <br>) | Possibile <br> (tariffe agevolate) | Obbligatorio | Cinese <br> (caratteri semplificati) |
| Corea | Ogni 10 anni | Da 12 mesi prima della scadenza fino alla scadenza | Da 6 mesi dopo la scadenza <br> (con un supplemento del 10%) | Pagamento in un'unica soluzione: 220 $ per classe <br> Pagamento rateale: 140 $ × 2 rate <br> In caso di ritardo: 240 $ per classe | Modulo di richiesta di rinnovo <br> Certificato di registrazione del marchio <br> Procura (in caso di ricorso a un rappresentante) | Non richiesto | Possibile | Obbligatorio per i residenti all’estero <br> | Solo in coreano |
| Taiwan | Ogni 10 anni | Da 6 mesi prima della scadenza fino alla scadenza | Da 6 mesi dopo la scadenza <br> (con supplemento) | 95 $ per classe <br> (fino a 20 voci) | Modulo di richiesta di rinnovo <br> Certificato di registrazione del marchio <br> Procura (in caso di ricorso a un rappresentante) | Non richiesto | Possibile | Obbligatorio | Cinese <br> (caratteri tradizionali) |
| Singapore | Ogni 10 anni | Da 6 mesi prima della scadenza fino alla scadenza | 6 mesi dopo la scadenza | Normale: 320 $ per classe <br> Ritardo: 480 $ per classe <br> Ripristino: 510 $ per classe | Modulo di richiesta di rinnovo (TM19) <br> Lettera di delega (se necessaria) | Non richiesta <br> (rischio di cancellazione in caso di inutilizzo per 5 anni <br>) | Possibile <br> (IPOS Digital Hub) | Non necessario <br> (è necessario un indirizzo di notifica <br>) | Solo in inglese |
| Australia | Ogni 10 anni | Da 12 mesi prima della scadenza fino alla scadenza | 6 mesi dopo la scadenza | Normale: 280 $ per corso <br> Ritardo: 420 $ per corso | Modulo di richiesta di rinnovo <br> Procura (se necessaria) | Non richiesto | Possibile | Non richiesto | Solo in inglese |
| India | Ogni 10 anni | Da 1 anno prima della scadenza fino alla scadenza | 6 mesi dopo la scadenza <br> (sovrapprezzo del 50%) | Richiesta elettronica: 108 $ per classe <br> Richiesta cartacea: 120 $ per classe <br> In caso di ritardo: 162-180 $ per classe | Modulo di richiesta di rinnovo (TM-R) <br> Copia del certificato di registrazione <br> Procura (in caso di ricorso a un rappresentante) | Potrebbe essere necessario <br> (dichiarazione giurata) | Possibile | Obbligatorio | Inglese o <br> hindi |
| Brasile | Ogni 10 anni | Da 1 anno prima della scadenza fino alla scadenza | 6 mesi dopo la scadenza <br> (con un supplemento del 50%) | Normale: 142 $/classe<br>Piccole e medie imprese: 57 $/classe<br>In caso di ritardo: 213 $/classe | Modulo di richiesta di rinnovo <br> Certificato di registrazione del marchio <br> Procura (in caso di ricorso a un rappresentante) | Non richiesto <br> (Obbligo di utilizzo per 5 anni) | Possibile <br> (E-Marcas) | Obbligatorio | Solo in portoghese |
| Thailandia | Ogni 10 anni | Da 90 giorni prima della scadenza fino alla scadenza | 6 mesi dopo la scadenza <br> (con un supplemento del 20%) | Fino a 5 voci: 18 $ per voce <br> Oltre 5 voci: 160 $ per classe | Modulo di richiesta di rinnovo <br> Certificato di registrazione del marchio <br> Procura (in caso di ricorso a un rappresentante) | Non richiesto | Possibile | Obbligatorio | Solo in lingua thailandese |
| Malesia | Ogni 10 anni | Da 6 mesi prima della scadenza fino alla scadenza | 1 anno dopo la scadenza <br> (aumento graduale della tariffa) | Normale: 215 $/classe <br> Ritardo di 6 mesi: 258 $/classe <br> Ritardo di 1 anno: 323 $/classe | Modulo di richiesta di rinnovo (TME1/2/3) <br> Certificato di registrazione del marchio <br> Procura (in caso di ricorso a un rappresentante) | Non richiesto | Possibile | Obbligatorio | Inglese o <br> malese |
| Vietnam | Ogni 10 anni | Da 6 mesi prima della scadenza fino alla scadenza | 6 mesi dopo la scadenza <br> (con un supplemento mensile del 10%) | Tariffa base: 4 $ per classe <br> Tariffa di utilizzo: 28 $ per classe <br> Penale per ritardo: 0,25 $ al mese | Modulo di richiesta di rinnovo <br> Certificato di registrazione del marchio <br> Procura (originale) | Non richiesto | Possibile | Obbligatorio | Solo in vietnamita |
| Filippine | Ogni 10 anni | Da prima della scadenza fino alla scadenza | 6 mesi dopo la scadenza | Piccola scala: 54 $ per classe <br> Grande scala: 115 $ per classe <br> Penale per ritardo: 26-58 $ per classe | Modulo di richiesta di rinnovo <br> Certificato di registrazione del marchio <br> Dichiarazione giurata di uso (DAU) | Obbligatoria <br> (da presentare insieme al DAU) | Possibile | Obbligatorio | Solo in inglese |
| Indonesia | Ogni 10 anni | Da 6 mesi prima della scadenza fino alla scadenza | Da 6 mesi dopo la scadenza | Generale: 118 $ per classe <br> Piccole e medie imprese: 33 $ per classe | Modulo di richiesta di rinnovo <br> Certificato di registrazione del marchio <br> Dichiarazione giurata di uso | Obbligatorio <br> (Dichiarazione giurata di utilizzo) | Possibile | Obbligatorio | Solo in lingua indonesiana |
Principali modifiche normative dal 2024 al 2025
Importanti revisioni tariffarie e modifiche normative
- Stati Uniti (gennaio 2025): aumento delle tariffe della Sezione 8 da 225 $ a 325 $ e della Sezione 9 da 300 $ a 325 $
- Canada (gennaio 2025): aumento delle tariffe del 4,4%
- Corea del Sud (proseguimento del 2023): a seguito della revisione delle tariffe, la tariffa di rinnovo è stata ridotta di 10.000 won
- Taiwan (maggio 2024): introduzione del sistema di esame accelerato a seguito della modifica della legge sui marchi
- Australia (ottobre 2024): attuazione della revisione delle tariffe; la prossima revisione è prevista per ottobre 2028
Digitalizzazione e miglioramento dei sistemi
- Cina: riduzione dei costi di circa il 33% grazie alla promozione delle domande elettroniche
- Stati Uniti: a partire dal 2020, abolizione di principio delle domande cartacee e unificazione del sistema TEAS
- UE: Promozione della digitalizzazione e prosecuzione del sistema di voucher per le PMI
Note importanti e buone pratiche
Aspetti fondamentali relativi alla gestione delle scadenze
- Si raccomanda di presentare la domanda tempestivamente: in tutti i paesi si raccomanda di presentare la domanda non appena si apre il periodo di presentazione
- Adeguamento alle revisioni tariffarie: tempistica di presentazione delle domande che tenga conto del periodo di revisione delle tariffe all’inizio dell’anno (gennaio)
- Sfruttamento del periodo di grazia: importante come ultima risorsa in caso di mancato rispetto delle scadenze
Punti chiave per l’ottimizzazione dei costi
- Utilizzo della presentazione elettronica: in molti paesi sono previste agevolazioni tariffarie per le richieste presentate elettronicamente
- Sconti per le PMI: in Brasile e in Indonesia sono previsti sconti significativi per le piccole e medie imprese
- Gestione di più classi: l’aumento delle tariffe previsto per il periodo 2024-2025 comporterà un aumento dell’onere economico legato alla registrazione in più classi
L’importanza della scelta del rappresentante
- Requisiti relativi ai rappresentanti stranieri: in molti paesi è obbligatorio che i richiedenti stranieri si avvalgano di un rappresentante locale
- Garanzia di competenza: si raccomanda il ricorso a professionisti per la gestione delle scadenze e la corretta redazione della documentazione
- Misure relative alla Brexit: è necessario garantire la presenza di un sistema di rappresentanza sia nell’UE che nel Regno Unito
Gestione delle prove d’uso
- Requisiti rigorosi: Stati Uniti (documenti probatori specifici), Filippine e Indonesia (dichiarazioni giurate)
- Rischio di decadenza per mancato utilizzo: in molti paesi sussiste il rischio di richiesta di revoca in caso di mancato utilizzo per un periodo compreso tra 3 e 5 anni
- Preparazione preventiva: preparazione anticipata dei documenti comprovanti l’uso e gestione continua dello stato di utilizzo
Gestione delle lingue e delle traduzioni
- Paesi in cui è possibile utilizzare l’inglese: Stati Uniti, Canada, Singapore, Australia, India, Malesia, Filippine
- Paesi in cui è richiesta la lingua locale: Cina, Corea del Sud, Taiwan, Messico, Brasile, Thailandia, Vietnam, Indonesia
- Traduzione e autenticazione: preparazione preventiva di traduzioni e autenticazioni, se necessario
Punti chiave dal punto di vista operativo
- Gestione sistematica: gestione sistematica delle scadenze in base ai diversi termini e requisiti di deposito previsti nei vari paesi
- Gestione centralizzata: sistema di gestione centralizzata delle informazioni per l’amministrazione dei diritti di marchio in più paesi
- Aggiornamento continuo: sistema di aggiornamento delle informazioni in linea con le modifiche annuali apportate ai regolamenti di ciascun Paese
- Gestione dei rischi: misure preventive per evitare il rischio di decadenza dei diritti a causa della scadenza o del mancato utilizzo
La presente tabella si basa su informazioni aggiornate al luglio 2025; prima di procedere effettivamente con la domanda, si raccomanda vivamente di verificare le informazioni più recenti presso gli uffici dei marchi di ciascun Paese e di consultare un esperto.
Indice
AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Avvocato specializzato in proprietà industriale e rappresentante legale
Assiste clienti operanti in un’ampia gamma di settori – tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità – in ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno e modello e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale relative a settori all’avanguardia quali l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet delle cose (IoT), il Web3 e il FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).