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마드리드 의정서를 통해 일본을 지정하셨는데, 이제 WIPO로부터 “임시 거절 통지서”라는 제목의 문서가 도착했습니다. 먼저 핵심 사항을 말씀드리자면, 이는 최종 거절이 아니며, 일본에서 발생하는 대부분의 임시 거절은 해결될 수 있고, 기한은 엄격하지만 연장될 수 있으며, 경우에 따라 기한이 지난 후에도 연장이 가능합니다. 일본에서 마드리드 거절 통지에 대응하는 방법에 대한 이 종합 가이드에서는 해당 문서의 내용을 해설하고, 현재 일본특허청(JPO)의 관행에 따른 기한 및 기한 연장의 구체적인 절차, 네 가지 대응 방안, 그리고 ‘보호 부여 통지서’를 받기 위한 전체 절차를 상세히 설명합니다.
목차
눈앞에 있는 문서의 실제 내용
이 통지서는 내용이 복잡해 보이지만, 다음 단계에서 취해야 할 조치를 결정하는 데 필요한 정보는 단 네 가지뿐입니다. 문서에서 다음 내용을 찾아보세요:
| 어디를 확인해야 할까요 | 어디를 확인해야 하는지 |
|---|---|
| 전체 거부 vs. 부분 거부 (첫 페이지) | 귀하의 상품/서비스 전체가 거부되었는지, 아니면 일부만 거부되었는지 여부. |
| 거절 사유 — 인용된 조항 | 제4조(1)(xi) = 선행 유사 상표와의 충돌 (당사의 제4조(1)(11) 대응 전략 참조). 제3조 제1항 = 식별력 부족 — 또는 해당 조항의 본문에 따라, 귀하의 사용 의도에 대한 의문. 마드리드 지정의 경우, 상품·서비스의 모호한 표현에 대한 이의 제기도 흔히 발생합니다. |
| 인용된 선행 상표 | 귀하의 출원을 저지하는 상표의 등록번호 및 소유자 — 비유사성 주장이나 동의서(Letter of Consent)를 작성하는 데 필요한 기초 자료입니다. |
| 답변 기한 | 통지서 자체에 명시되어 있습니다. 이 날짜가 모든 절차를 좌우합니다 — 다음 섹션을 참조하십시오. |
신청인의 기한 — 및 JPO의 두 가지 기한 연장 절차
답변 기한은 통지서에 명시된 날짜부터 시작되며, 해외 등록인의 경우 일반적으로 3개월입니다. 일본 상표 출원 및 마드리드 협정 지정(2022년 1월부터 시행)에 대한 JPO의 현행 관행에 따라 두 가지 기한 연장 방법이 있습니다:
| 다음과 같은 경우 | 연장 승인 | 공식 수수료 |
|---|---|---|
| 마감 기한 만료 전 | +1개월 (단일 신청, 사유 불필요) | 2,100엔 |
| 마감일 경과 후 — 만료일로부터 2개월 이내 | +2개월 (단일 신청, 사유 불필요) | 4,200엔 |
두 가지 주의 사항: 원래 기한(또는 연장된 기한) 내에 이미 답변서가 제출된 경우에는 만료 후 절차가 적용되지 않으며, 이 모든 절차는 이후의 기본 절차를 연장하지 않습니다. 그러나 통지를 늦게 확인한 출원인(현지 대리인이 지정되지 않은 경우 흔히 발생하는 상황)의 경우, 기한 만료 후 절차를 통해 놓친 기한을 종종 만회할 수 있습니다. 출처: 기한 연장 관행에 관한 JPO 공고(2022년 1월 1일자).
네 가지 답변 옵션
| 선택지 | 적용 대상 | 성공 시 결과 |
|---|---|---|
| 1. 주장 (서면 주장 / 意見書) | 인용 상표가 구별력이 있거나, 구별력 부재에 대한 이의가 반박 가능한 경우 | 전체 범위가 유지됨 |
| 2. 상품/서비스 범위 제한 (수정 / 절차 보정서) | 충돌 또는 불명확성이 명세서의 일부에만 영향을 미침 | 문제가 되는 상품에 대한 등록 |
| 3. 선등록 상표권자의 동의서 | 공존이 현실적인 경우 제4조 제1항 제11호 인용 (2024년 개정 이후 일본에서 적용 가능) | 공존 — 전체 범위 유지 |
| 4. 아무 조치도 취하지 않음 | 일본은 더 이상 상업적으로 관련성이 없음 | 일본 지정 지역에 대한 거절 결정은 최종 확정되며, 국제등록(IR) 및 기타 지정 지역에는 영향을 미치지 않습니다. 단, 부분 거절의 경우에도 침묵이 왜 위험한지 참고하시기 바랍니다 |
옵션 1~3은 종종 결합되어 사용됩니다. 각 절차의 일반적인 비용에 대해서는 당사의 일본 상표 심사 의견서 비용 추산서를 참조하십시오.
1. 1단계: 잠정 거절 통지
일본특허청(JPO)은 — 일반적으로 국제등록(IR) 지정일로부터 12~18개월 이내에 — 잠정 거절 통지서를 발행하여 WIPO로 송부합니다. WIPO는 이를 기록하고 등록된 권리자의 대리인(대리인이 지정되지 않은 경우 권리자에게 직접)에게 전달합니다.
주요 사항:
- 이 통지서에는 일본 상표법의 구체적인 조항이 인용되어 있습니다.
- 인용된 선등록 상표는 등록 번호와 함께 나열됩니다
- 답변 기한은 통지서에 명시된 날짜로부터 시작됩니다.
2. 2단계: 답변서 제출 (3개월 이내)
답변서를 제출하려면 일본 상표 변리사를 선임해야 합니다. 일본 법에 따라 일본 내에 주소지나 사업장이 없는 당사자는 일본에 주소지를 둔 대리인을 통해 절차를 진행해야 하므로, 해외 소유자는 직접 제출할 수 없습니다. 제출 기한은 통지서에 명시된 날짜이며(일반적으로 해외 소유자의 경우 3개월), 앞서 설명한 바와 같이 기한 만료 전 1개월 또는 만료 후 2개월 이내에 각각 1개월, 2개월씩 연장할 수 있습니다.
답변서는 단일 서류로 제출되며, 일반적으로 ‘의견서(意見書)’라는 제목이 붙고, 명세서 제한을 위한 ‘절차 보정서(手続補正書)’가 함께 제출되기도 합니다. 증거 자료(광고 자료, 판매 데이터, 시장 조사 결과 등)가 필요한 경우 이를 첨부합니다.
3. 3단계: JPO 재심사 (3~6개월)
답변서가 제출된 후, JPO 심사관은 주장 내용과 증거 자료를 검토합니다. 재심사는 일반적으로 3~6개월이 소요되나, 복잡한 사안의 경우 9개월까지 연장될 수 있습니다.
가능한 결과는 다음과 같습니다:
| 결과 | 다음 단계 |
|---|---|
| 거절 결정 철회 | WIPO를 통해 보호 승인 통지서가 발급됩니다. 상표는 국제등록일(IR date)을 소급하여 일본에서 보호받게 됩니다. |
| 심사 의견서 재발부 | 심사관이 새로운 또는 수정된 이의를 제기함. 답변 기한이 재설정됨(일반적으로 60일). |
| 거절 결정(최종) | 3개월 이내에 일본특허청(JPO) 심판위원회에 항소해야 합니다. 그렇지 않을 경우 거절 결정이 최종 확정됩니다. |
4. 4단계 (승인된 경우): 보호 부여 통지서
잠정 거절을 극복한 마드리드 지정의 경우, JPO는 WIPO에 보호 부여 통지서를 발급합니다. WIPO는 일본 내 국제등록의 보호를 등재합니다. 그러면 상표는 국제등록 지정일로부터 소급하여 일본에서 보호받게 되며, 거절 절차로 인한 보호 공백은 발생하지 않습니다.
등록 후, 국제등록(IR)은 WIPO를 통해 10년마다 갱신할 수 있습니다. 일본 내 갱신은 국제등록 갱신과 함께 자동으로 이루어집니다(별도의 일본 내 갱신 절차가 필요하지 않음).
5. 5단계 (거절 결정이 내려진 경우): JPO 심판위원회에 항소
JPO가 최종 거절 결정을 내린 경우, 권리자는 3개월 이내에 JPO 심판위원회에 항소할 수 있습니다. 심판위원회는 재심사를 진행하며 심사관의 결정을 뒤집을 수 있습니다. 심판위원회 절차는 일반적으로 6~12개월이 소요됩니다.
심판위원회가 거절 결정을 유지하면, 지적재산권 고등법원에 추가 항소를 제기할 수 있으며, 최종적으로 대법원에 상고할 수도 있습니다. 당사는 경제적 타당성이 있는 경우 전체 항소 절차를 대행합니다.
자주 묻는 질문
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일본특허청(JPO)의 잠정 거절 통지에 대응해야 하나요?
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