뉴질랜드의 상표 제도는 2002년 상표법(Trade Marks Act 2002)과 2003년 상표 규정(Trade Marks Regulations 2003)을 중심으로 등록, 유지, 분쟁, 침해 구제 등을 통합적으로 규정하고 있습니다.주관 관청은 IPONZ(뉴질랜드 지식재산청)입니다. 일본 실무의 관념으로 출원할 경우, 우선권 주장의 ‘NZ 출원 후 2일 이내’ 규칙, 비라틴 문자 상표의 음역·영문 번역 필수, 마오리 요소 심사, parallel imports(병행 수입)의 허용 등 독특한 함정이 많습니다. 본 기사에서는 현직 변리사가 실무의 핵심을 철저하게 해설합니다.
본 기사의 핵심: 뉴질랜드 상표는 ‘SPA(Search and Preliminary Advice) 활용’, ‘우선권 2일 규칙의 철저한 준수’, ‘마오리/비라틴 문자 대응’, ‘blocking mark에 대한 non-use attack’, ‘parallel import를 고려한 enforcement’가 실무적으로 가장 중요한 논점입니다.
목차
기본법은 2002년 상표법(Trade Marks Act 2002)이며, 절차적 측면은 2003년 상표 규정(Trade Marks Regulations 2003)이 보완합니다. 마드리드 의정서 대응 규칙들이 국제 등록의 근거가 됩니다. IPONZ는 상표·특허·디자인·식물 품종·지리적 표시 등의 등록을 담당하며, 뉴질랜드 기업·혁신·고용부(MBIE)의 한 부서로서 기능하고 있습니다.
보호 대상은 비교적 광범위하여 단어, 도형, 색채, 형태, 냄새, 소리, 맛 등을 포함할 수 있으나, ‘표지(sign)’여야 하고, ‘도형적 표현(graphical representation)’이 가능해야 하며, 타인의 상품·용역과 구별될 수 있어야 하는 3가지 요건이 필요합니다. 비전통적 상표는 개념상 인정되지만, 표현 방식과 식별력 입증이 주요 쟁점입니다. 색채·입체에 대해서는 Pantone 등의 표준에 따른 구체적인 기재가 요구됩니다.
등록의 실질적 이점: 미등록 상표라도 passing off 등의 영미법상 보호 여지는 있으나, 등록을 통해 권리 내용이 법제화되므로 권리 행사 가능성은 현저히 높아집니다.
‘해당 상표의 소유자라고 주장하는 자’가 출원할 수 있습니다. 회사·복수의 개인·파트너십(전체 파트너명 기재 필요)·법인(incorporated society) 등의 법적 주체가 해당됩니다. 일본 기업·일본 거주자에 의한 국내 출원 자체에는 국적 제한이 없습니다. 단, 뉴질랜드(NZ)를 원출원국(Office of Origin)으로 하는 마드리드 출원의 적격 요건은 별개의 문제입니다.
일본 기업의 함정: 일본어 상표를 포함한 word / combined mark의 경우 transliteration(음역)과 영문이 요구됩니다. 한자·히라가나·가타카나가 혼재된 패턴의 처리는 신중을 기해야 합니다.
case contact는 뉴질랜드 또는 호주의 주소가 필요합니다(IPONZ의 출원 동영상·양도 등록 가이드에 명시). 일부 자료에는 'NZ 주소만'이라고 기재된 경우도 있으므로, 출원 직전에 라이브 폼에서 최종 확인하는 것이 안전합니다.
IPONZ는 pre-approved terms의 사용을 강력히 권장하며, Form Builder에서는 이를 전제로 합니다. 대리인 실무에서는 pre-approved terms를 통한 비용 절감과, 맞춤 기재에 따른 보호 범위의 유연성 사이의 균형을 고려합니다.
반드시 지켜야 할 기한: 파리협약 우선권을 주장하려면, 최초 협약국 출원 후 6개월 이내에 뉴질랜드 출원을 해야 할 뿐만 아니라, 뉴질랜드 출원 후 2일 이내에 IPONZ에 우선권 주장을 통지해야 합니다. 이 2일 기간은 연장할 수 없습니다. 일본 실무의 관행대로 ‘나중에 보정 가능’하다고 생각하면 치명적입니다.
수리 ≠ 등록: 수리 후에도 3개월의 이의 제기 기간에 더해, 출원일로부터 6개월이 경과할 때까지 등록되지 않습니다. 조기 권리화를 기대하는 사안의 경우, 이 일정을 미리 설명할 필요가 있습니다.
| 항목 | 금액 | 실무 코멘트 |
|---|---|---|
| 검색 및 예비 자문 (1개 분류) | NZD 50 | 영업일 기준 5일 소요. 3개월 이내·동일한 내용으로 본 출원에 사용할 경우 출원료 감면 |
| 일반 출원 (1개 분류) | NZD 100 | 맞춤형 기재 포함 |
| 사전 승인된 용어(pre-approved terms)만 해당 (1개 분류) | NZD 70 | Form Builder와 호환성 우수 |
| SPA에 따른 할인 수수료 출원 (1개 분류) | NZD 50 | 3개월 이내·완전히 동일한 내용이 조건 |
| 추가 분류 | NZD 100 | 동일일 추가 또는 분류 수정 시 |
| 이의 제기／취소／무효 | 각 NZD 350 | 제출 수수료 |
| 심문 수수료(각 당사자) | NZD 850 | 서면 심리／출석 심리 선택 시 |
| 갱신(1개 분류, 10년마다) | NZD 200 | 무제한 갱신 가능 |
마드리드 지정과의 비교: 마드리드 지정으로 뉴질랜드를 선택할 경우, WIPO가 공표한 개별 수수료는 지정 시 CHF 46/구분, 갱신 시 CHF 92/구분입니다. 마드리드에서는 기본 수수료 등이 추가되므로, 1~2구분으로 명세서를 꼼꼼하게 작성하고자 하는 사안의 경우, 국내 출원(특히 SPA reduced fee)이 비용 대비 효과가 더 높은 경우가 있습니다.
| 단계 | 소요 기간 |
|---|---|
| 국내 출원 첫 번째 답변 | 70영업일 |
| 뉴질랜드 지정 국제등록 | 75 영업일 |
| Compliance Report 답변 후 재심사 | 35 영업일 |
| 연장 신청 처리/양도 | 15 영업일 |
※ IPONZ는 "2025년 5월 현재 증가된 기간"이라고 명시하고 있으며, 평상시 기준으로는 15영업일이었습니다. 사건 관리표는 공식 current timeframe을 수시로 확인하는 것이 안전합니다.
제17조: 기만/혼동·악의
수요자를 기만할 우려, 법령 위반, 악의적 출원(정당한 소유자 문제)
제17조: 마오리 요소
마오리 커뮤니티에 불쾌감을 줄 우려. 마오리 상표 자문 위원회(Māori Trade Marks Advisory Committee)가 자문
제18조: 식별력 결여
제18조(2)에 따라, 출원 전 사용을 통한 후천적 식별력을 입증하면 극복 가능
특별 규제
화학 원소·화합물명, 지리적 표시, 국가 기장·문장·주 표장 등의 법적 금지
선행 상표와의 충돌은 제25조가 핵심입니다. 제26조에 따른 인용(citation)을 극복하는 방법은 3가지가 있습니다.
실무 전략: 단순히 ‘비슷하지 않다’고 다투는 것뿐만 아니라, ① 상대방으로부터 consent를 얻는다, ② specification을 한정한다, ③ honest concurrent use를 증거로 확고히 한다, ④ 선등록에 대해 revocation/invalidity를 제기하는 등 다각적인 대응이 중요합니다.뉴질랜드에서는 대법원의 ZIPLOC 판결(후술) 이후, 인용 상표의 취소 후 제26조(b)항의 '특별한 사정'이 폭넓게 해석되는 운용이 명시되어 있습니다.
| 절차 | 기한 |
|---|---|
| Compliance Report 답변 | 뉴질랜드 출원일로부터 12개월 이내(마오리 위원회 사건은 첫 번째 Full Compliance Report 제출일로부터 12개월) |
| 거절 의향 통지 후 | 1개월 이내에 청문회 요청 |
| 기한 연장 | 기한 전, 서면, 사유를 명시하여 신청. 연장 요건은 엄격 |
inter partes 소송의 중심은 IPONZ Hearings Office(전문 재판소)에 있습니다. 주요 절차는 opposition / revocation / invalidity / cancellation・alteration / rectification입니다.
이의 절차의 타임라인:
매우 중요: 3년 이상의 연속된 기간 동안 진정한 사용이 없는 등록은 취소 대상입니다. 이는 차단 등록을 배제하는 표준 수단입니다. 권리자 측은 2개월 이내에 반박 진술서와 사용 증거 또는 특별한 사정을 제출하여 방어합니다. 클리어런스 단계에서는 ‘등록의 유무’뿐만 아니라, 실제 사용의 징후 및 증거 보존 가능성까지 살펴야 합니다.
aggrieved person(자신의 출원이 차단된 자, 동종 업계 종사자, 침해 주장을 받고 있는 자 등, 폭넓게 해석)이 Commissioner 또는 High Court에 신청합니다. deemed date of registration으로부터 7년이 경과한 후에는 무효 신청이 제한되는 규칙이 있으나, 예외 사유가 있습니다.
신청 수수료는 무료입니다. 등록 조건 위반, 인증 상표/집단 상표 고유의 문제가 대상입니다. 정정은 유효성 자체를 다투지 않고 등록부에 기재된 오류/누락의 시정 수단으로서 존재합니다.
등록 상표에는 배타적 사용권, 라이선스 권한, 침해 구제를 받을 권리가 부여됩니다. 이는 일본법의 전용권·금지권에 가까운 이해로 보아도 무방합니다.
뉴질랜드 법의 중요한 특성: 정품의 병행수입은 원칙적으로 금지하지 않습니다. 법 개정 후의 제97A조는 세계 어느 곳에서든 소유자 또는 동의 등에 의해 시장에 출시된 상품에 대해, 등록상표의 사용은 침해로 간주되지 않는다고 규정하고 있습니다. 세관 또한 정품의 병행수입을 불법으로 간주하지 않습니다. 정품의 재유통 관리를 상표 침해만으로 광범위하게 통제할 수는 없습니다.
3년 이상 정당한 사용(genuine use)이 없는 등록은 취소(revocation) 대상입니다. IPONZ는 인용 등록을 무효화할 목적으로 취소를 신청할 경우, 자신의 출원일(또는 우선일) 전날로 소급하는 취소일(revocation date)을 주장하도록 안내하고 있습니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 유효기간 | 10년(무제한 갱신 가능) |
| 갱신료 | 1개 분류당 NZD 200 (GST 별도) |
| 갱신 기한 경과 시 유예 기간 | 6개월 (2020년 개정으로 1년에서 단축) |
양도·승계는 온라인 케이스 관리 시스템에서 처리됩니다. 라이선스는 소유자의 허락과 통제 하에 사용하는 자로 정의되며, 통제를 수반하는 라이선스가 전제됩니다. 품질 관리 조항의 계약상 명시 여부가 중요합니다.
금지명령(injunction)
침해 행위의 중지
손해배상
실손해의 보전
이익 반환(account of profits)
침해 이익의 반환
인도(delivery up)
침해품에 대한 물적 구제
미등록 상표는 등록 상표권 침해(registered trade mark infringement)로 소송을 제기할 수 없습니다. 대신 패싱 오프(passing off)나 공정거래법(Fair Trading Act)에 따른 주장이 병용됩니다. 상대방의 등록 전 사용이나 시장 내 표시가 강력한 경우, 등록 상표권 침해만으로 승소하려는 전략은 위험합니다.
2016년 고등법원 규칙(High Court Rules 2016)에는 동결 명령(freezing order)과 수색 명령(search order, 전통적으로는 Anton Piller 방식)이 규정되어 있습니다. 위조품 보관 장소나 장부·거래 데이터의 유실 위험이 있는 사건에서는, 일반적인 정보 공개뿐만 아니라 수색 명령을 포함한 즉시 보전을 검토합니다.
유력한 수단: 뉴질랜드 세관은 권리자가 통지서를 제출한 경우, 위조 상품을 억류하는 제도를 운영하고 있습니다(정품의 병행수입은 대상에서 제외됨). 모조품 유입이 의심되는 소비재의 경우, 민사 소송보다 먼저 세관 통지(customs notice)를 준비하는 것이 비용 대비 효과가 높은 경우가 많습니다.
2002년 상표법(Trade Marks Act 2002)에 범죄 및 처벌 조항이 마련되어 있으며, 위조, 등록 상표의 허위 사용, 관련 기구의 제작 등이 범죄로 규정되어 있습니다. 구체적인 법정형(벌금액·구금 기간)에 대한 상세 내용은 별도로 확인해야 합니다.
① Crocodile International v Lacoste [2017] NZSC 14
미사용 취소 절차에서 ‘등록 상표와 다른 사용’이 진정한 사용(genuine use)에 해당하는지에 대한 대법원 판례. Lacoste의 등록 상표 제70068호가 1999년 12월 12일부터 취소되었습니다. 구별력(distinctive character)이 변하지 않는지가 핵심 쟁점이었습니다.
실무 시사점: 등록 형태와 실제 사용 형태의 차이를 관리하는 것이 중요합니다. 브랜드 리뉴얼 시에는 새로운 로고에 맞춘 추가 출원 및 방어 출원을 검토해야 합니다.
② International Consolidated Business v SC Johnson (ZIPLOC 사건) [2020] NZSC 110
후발 취소(revocation)가, 당초 인용(citation)으로 인해 저지되었던 출원을 구제할 수 있는지에 대한 판례. IPONZ는 이 판결을 받아들여, 인용 상표(cited mark)가 나중에 취소된 상황에서 제26조(b)항 "특별한 사정(special circumstances)"을 비교적 폭넓게 해석하는 운용 방침을 명시.
실무 시사점: 차단 등록(blocking registration)은 취소(revocation)를 선행하거나 병행할 가치가 높다. 심사 단계의 인용은 고정적인 장애물이 아니다.
③ Tasman v Knauf (PINK BATTS/Earthwool 사건·2015)
기술적·명목적 사용이 침해에 해당하는지 여부에 관한 사건. 후년의 항소법원(Court of Appeal) 판결은 이를 “descriptive or nominative use 사건”으로 규정하고, 상표권 침해(trade mark infringement)에 대한 논쟁의 여지가 없는 사건(arguable case)이 아니라고 정리했다.
실무 시사점: 반기술적 요소를 포함하는 워드 마크(word mark)는 권리 행사의 범위가 제한될 수 있다. 출원 단계에서 로고화·복합화하거나 추가 증거를 통해 차별화를 강화할 가치가 있다.
뉴질랜드 실무의 3대 기둥: 상기 3개 판례로부터, “① 사용하지 않는 등록은 무효가 된다”, “② 인용(citation)은 취소 또는 special circumstances로 무효화할 수 있다”, “③ 기술적·명칭적 사용에는 침해의 한계가 있다”. 일본처럼 출원 시의 등록 가능성만으로 끝나지 않고, 등록 후의 사용 및 집행 현실성이 제도에 강력하게 반영되어 있습니다.
뉴질랜드 상표 출원 상담
지식재산 사무소 에볼릭스에서는 뉴질랜드 상표 출원·갱신·침해 대응·마드리드 협정 국제 출원에 이르기까지 현지 대리인과 연계하여 일관된 지원을 제공합니다.
SPA 활용, 우선권 2일 규정 대응, 마오리 요소 심사, blocking mark 대책까지 전략적으로 지원해 드립니다.
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