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Pesquisaremos uma visão geral abrangente do sistema de marcas registradas de Bangladesh, voltada...
O sistema de marcas registradas de Taiwan baseia-se no “princípio do pedido (registro) e da prioridade do pedido” e se caracteriza pelo fato de que o Departamento de Propriedade Intelectual do Ministério da Economia (TIPO) é responsável por todas as etapas administrativas, desde o exame e o registro até os processos de oposição, nulidade e cancelamento (revogação). Neste artigo, explicaremos de forma abrangente os pontos importantes na prática, desde o pedido de registro de marca em Taiwan até a gestão pós-registro e a resposta a casos de violação.
Índice
- Visão geral do sistema (órgão responsável, objeto de proteção, requisitos de registro)
- Compreensão prática da estrutura de não registro (recusa)
- Pedidos e pedidos internacionais e práticas de exame
- Direito de prioridade e Sistema de Madrid
- Taxas (custos oficiais) e fluxo de exame
- Principais diferenças em relação ao Japão e à China
- Recursos e vias de reparação
- Recurso administrativo e ação judicial
- Gestão e transações após o registro
- Resposta à violação e execução
- Jurisprudência, casos importantes e recentes alterações legislativas
- Fontes primárias e links oficiais
Visão geral do sistema
O sistema de marcas de Taiwan se caracteriza pelo fato de o TIPO realizar de forma integrada a análise e as medidas administrativas desde o “registro, oposição, nulidade e cancelamento (revogação)”, sendo que, como recurso judicial, a análise é feita por meio de recurso → processo administrativo. O pedido eletrônico (e-filing) também está expressamente previsto na Lei de Marcas, e os procedimentos eletrônicos, incluindo a notificação eletrônica, estão incorporados na estrutura do sistema (Art. 13 da Lei de Marcas).
A definição de marca é relativamente ampla e, além dos sinais típicos, como letras e figuras, marcas não tradicionais, como cores, formas tridimensionais, movimentos, hologramas e sons, estão expressamente incluídas no âmbito de proteção (Art. 18 da Lei de Marcas, etc.).
| Perspectiva | Pontos-chave na prática | Principais fundamentos |
|---|---|---|
| Órgão competente | O órgão responsável pelo exame e pelas decisões relativas ao registro, oposição, nulidade (avaliação) e cancelamento (revogação) de marcas é o TIPO | Artigos 14 a 16 da Lei de Marcas |
| Legislação aplicável | Lei de Marcas (Trademark Act). Abrange desde definições e requisitos de registro até oposições, nulidade, cancelamento, reparação por violação e sanções penais | Lei de Marcas em geral |
| Regulamento de Execução | Formulários de pedido, requisitos de indicação de marcas não tradicionais, prazo para resposta a recusa, requisitos para solicitação de exame acelerado, etc. | Artigos 12, 14 a 19 e 34 do Regulamento de Execução, entre outros |
| Objeto de proteção | Além de caracteres e figuras, cores, formas tridimensionais, movimentos, hologramas, sons, etc. (incluindo combinações) | Artigo 18 da Lei de Marcas; Artigos 14 a 18 do Regulamento de Execução |
| Requisitos de proteção | A “capacidade de distinção” é fundamental. Também é possível alegar a aquisição de capacidade de distinção por meio do uso | Art. 18 e Art. 29, § 2, da Lei de Marcas |
Compreensão prática da estrutura de não registro (recusa)
Os motivos de recusa são, em geral, classificados em “motivos absolutos (interesse público, poder de distinção, etc.)” e “motivos relativos (direitos anteriores, confusão, etc.)”. Em Taiwan, é importante destacar que a proteção de marcas notórias (não apenas contra confusão, mas também contra diluição) e a possibilidade de reparação por meio de consentimento estão previstas na legislação.
| Tipos | Exemplos típicos | Enquadramento legal |
|---|---|---|
| Motivos absolutos | Falta de capacidade distintiva (denominação descritiva, nome genérico, etc.), indução em erro quanto à qualidade, etc., ofensa à ordem pública e aos bons costumes, etc. | Art. 29, § 1 e § 3, etc., da Lei de Marcas |
| Motivos relativos | Identidade/semelhança com registros anteriores ou pedidos anteriores, risco de confusão, marca notória (confusão/diluição) | Artigo 30, parágrafo 1, alíneas, da Lei de Marcas |
| Eixos de prova | Confusão: semelhança entre os sinais + semelhança entre produtos e serviços + análise global do público-alvo, etc. Diluição: notoriedade e capacidade de identificação/risco de impacto na credibilidade | Artigo 31 do Regulamento de Execução |
Pedidos e pedidos internacionais e prática de exame
Em princípio, os pedidos em Taiwan devem ser redigidos em “chinês (caracteres tradicionais)”. Os elementos obrigatórios a constar nos documentos de pedido (informações do requerente, nome da marca, representação do sinal, produtos/serviços designados, direito de prioridade, tradução, etc.) estão enumerados no Artigo 12 do Regulamento de Execução.
| Itens práticos | Pontos-chave | Fundamento |
|---|---|---|
| Pedido (Básico) | Requerente/representante, nome da marca, representação do sinal, produtos/serviços designados e suas classes, informações sobre direito de prioridade, etc. | Artigo 12 do Regulamento de Execução |
| Produtos/serviços designados | Classificação de Nice (publicada pela OMPI): indicar as classes por ordem e enumerar especificamente os nomes dos produtos/serviços | Artigo 19 do Regulamento de Execução |
| Marcas não tradicionais | Cores: amostra de cor + descrição do modo de utilização. 3D: até 6 vistas. Movimento: imagens estáticas (até 6) + descrição + dados eletrônicos. Som: partitura, etc. + dados eletrônicos | Artigos 14 a 18 do Regulamento de Execução |
| Resposta à notificação de motivos de recusa | Com domicílio no país: 1 mês. No exterior: 2 meses. Prorrogação possível | Artigo 34 do Regulamento de Execução |
| Informações de terceiros | Terceiros podem apresentar opiniões antes do registro. O TIPO não tem a obrigação de notificar o requerente sobre o andamento do processo | Artigo 34-1 do Regulamento de Execução |
Direito de prioridade e Sistema de Madrid
Com base na adesão à OMC, entre outros fatores, Taiwan estabeleceu o sistema de direito de prioridade na Lei de Marcas e no Regulamento de Execução. O prazo de prioridade é de 6 meses.
⚠ Importante: É obrigatório fazer a declaração de direito de prioridade no momento do pedido e apresentar a prova de prioridade no prazo de 3 meses após a data do pedido. Caso não seja apresentada, será considerada como “não reivindicada”, sendo difícil obter reparação.
✗ Sistema de Madrid: Taiwan não é signatária do Protocolo de Madrid, portanto, não é possível designar Taiwan em um registro internacional nem apresentar um pedido internacional tendo Taiwan como autoridade de origem. Se uma empresa de Taiwan desejar utilizar o sistema de Madrid, será necessário fazê-lo por meio de um escritório comercial ou similar em um país signatário.
| Itens | Prazos e requisitos | Fundamento |
|---|---|---|
| Reivindicação de direito de prioridade (normal) | Depósito do pedido em Taiwan no prazo de 6 meses a partir da data do primeiro pedido. Declaração no momento do depósito. A prova deve ser apresentada no prazo de 3 meses após a data do depósito | Artigo 20.º do Regulamento de Execução |
| Prioridade de exposição | Pedido apresentado no prazo de 6 meses a partir da data da primeira exposição, com apresentação de comprovante do organizador | Artigos 21 a 22 do Regulamento de Execução |
| Madrid (designação de Taiwan) | Taiwan não pode ser utilizado como país designado no registro internacional (Taiwan não é um Estado contratante) | Documentação sobre a estratégia de marcas no exterior do TIPO |
Taxas (custos oficiais) e fluxo de exame
A estimativa das principais taxas oficiais, com base na tabela de taxas publicada pelo TIPO, é a seguinte. Há diferença entre o pedido online e o pedido em papel.
| Procedimento | Taxas oficiais (NT$) | Observações práticas |
|---|---|---|
| Pedido (em papel) | 3.000 por classe (até 20 itens) | Acrescentam-se 200 por cada item além de 20 |
| Pedido (online) | 2.400 por classe (até 20 itens) | Acrescentam-se 200 por cada item adicional além de 20 |
| Taxa de registro (incluindo taxa de publicação) | 2.500 por classe | É importante controlar o prazo de pagamento após a decisão de registro |
| Pedido de análise acelerada | 6.000 / classe | Entrada em vigor em maio de 2024 |
| Recurso | 4.000 / classe | Dentro de 3 meses após a publicação do registro |
| Nulidade (avaliação) | 7.000/classe | A restrição de 5 anos é relevante para os motivos relativos |
| Cancelamento (revogação) | 7.000/classe | Não uso (3 anos) e outros tipos |
| Renovação (prorrogação) | 4.000/classe | Após 6 meses do prazo, o valor é duplicado (8.000/classe) |
Fluxo de análise (visão geral)
Pedido (em papel/online)
↓
Exame de formalidade (correção de lacunas)
↓
Exame de mérito (distinguibilidade, marcas anteriores, notoriedade, etc.)
↓ Sem motivos para recusa ↓ Com motivos para recusa
Decisão de registro (notificação de pagamento da taxa de registro) Notificação de motivos de recusa → Apresentação de parecer e correções
↓
Pagamento da taxa de registro (gestão de prazos)
↓
Publicação do registro e emissão do certificado de registro
↓
3 meses após o registro (período de oposição) → Estabilização dos direitos
Prazo para pagamento da taxa de registro: no prazo de 2 meses a partir do dia seguinte à notificação da decisão de registro. É possível sanar a situação mediante o pagamento do dobro do valor no prazo de 6 meses após o vencimento (Art. 32 da Lei de Marcas).
O prazo estimado para o exame é de 8 meses para o pedido de registro de marca online (10 meses para o pedido em papel), conforme divulgado pelo TIPO (essa é uma estimativa estatística, podendo ser prolongado dependendo do conteúdo do caso).
Principais diferenças em relação ao Japão e à China (continental)
| Item | Taiwan | Japão | China (continental) |
|---|---|---|---|
| Sistema de Madri | Não signatário (Taiwan não pode ser designado) | Disponível | Disponível |
| Prazo para oposição | 3 meses após a publicação do registro (pós-concessão) | 2 meses a partir da data de publicação do boletim de registro (pós-concessão) | 3 meses após a publicação da decisão preliminar (tipo pré-concessão) |
| Idioma do pedido | Em princípio, chinês tradicional | Japonês | Chinês (simplificado) |
| Produtos/serviços designados | Aplicação da Classificação de Nice e da tabela de classificação do TIPO | Classificação de Nice (aplicação no Japão) | Classificação de Nice (aplicação de subclasses em destaque) |
Recursos e medidas de reparação
Em Taiwan, as “controvérsias de marcas” seguem uma estrutura em que a TIPO julga as oposições (Opposition), invalidações (Invalidation: avaliação) e revogações (Revocation: extinção) após o registro, e as decisões são contestadas por meio de recurso → processo administrativo.
| Procedimento | Legitimidade para requerer | Prazos | Taxas oficiais (NT$) |
|---|---|---|---|
| Oposição | Qualquer pessoa | Três meses a partir do dia seguinte ao anúncio do registro | 4.000 por classe |
| Nulidade (avaliação) | Em princípio, centrado nas “pessoas com interesse” | Parte dos motivos relativos: 5 anos (exceto em casos de má-fé, etc.) | 7.000 / classe |
| Anulação (revogação) | Em muitos casos, “qualquer pessoa” é elegível | Não utilização por 3 anos consecutivos, etc. | 7.000/classe |
Pontos importantes sobre o cancelamento por falta de uso: tem como requisito “falta de uso por 3 anos ou mais” e, caso seja notificado o pedido de cancelamento, o titular do direito é obrigado a apresentar prova de uso (Art. 63, § 1, alínea 2, e Art. 65 da Lei de Marcas).
Recurso administrativo e ação judicial
A via de recurso administrativo contra decisões do TIPO (decisão de rejeição, decisão sobre oposição, nulidade ou cancelamento, etc.) consiste, em princípio, em apresentar primeiro um “recurso administrativo” e, em seguida, prosseguir com o processo judicial administrativo.
| Etapas | Prazo legal | Observações práticas | Fundamento |
|---|---|---|---|
| Recurso | 30 dias a partir do dia seguinte à notificação da decisão | O prazo é calculado com base na data de recebimento | Art. 14 da Lei de Recurso |
| Ajuizamento de ação administrativa | Dois meses após a notificação da decisão do recurso | A prescrição do prazo representa um risco grave de ilegalidade | Artigo 106 da Lei do Processo Administrativo |
| Recurso | 20 dias após a notificação | Há também prazos separados para a apresentação de motivos complementares para o recurso, etc. | Artigo 241 da Lei de Processo Administrativo |
Decisão do TIPO (recusa/oposição/nulidade/revogação)
↓
Recurso administrativo (30 dias)
↓ Indeferimento, etc.
Ação administrativa (2 meses) · Primeira instância
↓
Recurso (20 dias) · Instância final
Gestão e transações após o registro
Após o registro, os principais temas são a manutenção do direito (renovação), transferência de direitos, licença, garantia (penhor) e alteração das informações registradas. Em Taiwan, há muitos itens para os quais “sem registro não é possível opor-se a terceiros”, e, na prática das transações de marcas, o pedido de registro é sempre feito em conjunto.
Renovação, prova de uso, divisão/redução
O prazo de validade do direito é de 10 anos, podendo ser prorrogado a cada 10 anos por meio de renovação. A renovação é possível a partir de 6 meses antes do vencimento, e há um prazo de 6 meses após o vencimento para regularização mediante pagamento de taxa duplicada (Art. 34 da Lei de Marcas).
| Atos de gestão | Prazo e requisitos | Taxas oficiais (NT$) | Fundamento |
|---|---|---|---|
| Renovação (prorrogação) | Pode ser solicitado nos 6 meses anteriores ao vencimento. Nos 6 meses após o vencimento, o valor é duplicado | 4.000 por classe (8.000 em caso de prescrição) | Artigo 34 da Lei de Marcas |
| Divisão (após o registro) | Existe procedimento de divisão do registro | 1.500 | Artigo 36 do Regulamento de Execução |
| Redução dos produtos/serviços designados | Após o registro, em princípio, não é permitida nenhuma alteração de conteúdo, exceto a “redução” | 500 | Artigo 38 da Lei de Marcas |
| Defesa contra o cancelamento por falta de uso | Após a notificação do pedido de cancelamento, o titular do direito deve apresentar provas de uso | — | Artigos 63 e 65 da Lei de Marcas |
Licenciamento, cessão e constituição de garantia (penhor) e requisitos de registro
⚠ Importante: Em Taiwan, está expressamente previsto que tanto a licença quanto a cessão e a penhora “não podem ser opostas a terceiros se não forem registradas”. É necessário elaborar o contrato e concluir a transação tendo em vista o registro.
| Tipos de transações | Efeitos práticos | Necessidade de registro | Artigo de referência |
|---|---|---|---|
| Licença exclusiva/normal | O titular da licença exclusiva pode, em princípio, intentar uma ação por violação em seu próprio nome | Sem a publicação, não é possível opor-se a terceiros | Artigo 39 da Lei de Marcas |
| Sublicença | O titular do direito exclusivo pode, em princípio, conceder sublicenças (a ser ajustado por contrato) | O registro é requisito para oposição | Artigo 40 da Lei de Marcas |
| Cessão (transferência) | A oposição a terceiros da transferência de direitos | O registro é requisito para oposição | Artigo 42 da Lei de Marcas |
| Penhor (garantia) | Oponibilidade a terceiros da constituição, alteração e extinção; a ordem de prioridade segue a ordem de registro | O registro é requisito para oposição | Artigo 44 da Lei de Marcas |
Resposta à violação e execução
Em Taiwan, é possível uma “aplicação da lei em múltiplos níveis” que combina medidas civis (cessação, indenização por danos, etc.), administrativas (interceptação na alfândega) e criminais (produtos falsificados, etc.).
Cessação e indenização por danos
| Medidas de reparação | Conteúdo | Requisitos e prazos | Fundamento |
|---|---|---|---|
| Cessação e prevenção | Pedido de cessação e prevenção ao infrator | Prova de violação (probabilidade) | Artigo 69, parágrafos 1 e 2, da Lei de Marcas |
| Destruição, etc. | Destruição de produtos e equipamentos infratores, etc. | O tribunal pode ordenar medidas alternativas com base no princípio da proporcionalidade | Art. 69, § 2, da Lei de Marcas |
| Indenização por danos | Requisitos de dolo ou negligência | Período de prescrição de 2 anos/10 anos | Art. 69, § 3 e § 4, da Lei de Marcas |
| Cálculo do valor da indenização | ① Modelo do Código Civil ② Lucro do infrator ③ Até 1.500 vezes ④ Equivalente aos royalties | Possibilidade de redução discricionária em caso de “desequilíbrio acentuado” | Artigo 71 da Lei de Marcas |
Alfândega (na fronteira) e Penal
| Meios | Prazo e requisitos | Fundamento |
|---|---|---|
| Retenção aduaneira (pedido) | Requerimento + Fatos de violação + Garantia | Artigo 72 da Lei de Marcas |
| Prazo para ajuizamento | É necessário notificar o início do processo no prazo de 12 dias após a notificação (prorrogável) | Artigo 73 da Lei de Marcas |
| Penas criminais (violação típica) | Máximo de 3 anos + multa de até NT$ 200.000 | Artigo 95 da Lei de Marcas |
| Pena criminal (venda de produtos falsificados, etc.) | Máximo de 1 ano + multa de até NT$ 50.000 | Artigo 97 da Lei de Marcas |
Jurisprudência, casos importantes e recentes alterações legislativas
Jurisprudência principal e casos importantes
Apresentamos três casos que abordam questões com grande impacto na prática jurídica (marcas notórias, avaliação de confusão, prova de uso). Em todos eles, a “estrutura da prova (o quê, em que mercado, em que medida)” determina o resultado do processo e está diretamente ligada ao planejamento probatório na prática jurídica de Taiwan.
| Processo | Questão em disputa (resumo) | Sugestões práticas |
|---|---|---|
| Tribunal Administrativo Supremo, Processo n.º 1 de 2022 | Nível de notoriedade da “marca notória” em casos de diluição. O Tribunal Pleno unificou a interpretação no sentido de não exigir “notoriedade universal entre os consumidores em geral” | Mesmo em alegações de diluição, definir antecipadamente a “definição de mercado” e provar separadamente a notoriedade e o risco de diluição |
| Tribunal Comercial de Propriedade Intelectual, Processo Cível e Comercial nº 19 do ano de 111 | Negou o risco de confusão, considerando de forma integrada o grau de semelhança dos sinais, as características dos produtos e as condições reais do comércio, bem como a existência ou não de confusão efetiva | Recolher precocemente provas não apenas dos “produtos designados”, mas também das “formas de uso efetivas e das condições reais do comércio” |
| Tribunal Comercial de Propriedade Intelectual, Processo Comercial Administrativo nº 2 do ano de 111 | Prova de “uso em Taiwan” no cancelamento por falta de uso. O uso é negado se houver apenas um site em inglês e preços em dólares americanos | Para o comércio eletrônico transfronteiriço e serviços destinados ao exterior, são necessárias provas objetivas que demonstrem a “prestação de serviços a Taiwan” |
Alterações e tendências recentes
| Tópicos | Conteúdo | Impacto na prática |
|---|---|---|
| Análise acelerada | Requerimento, justificativa da necessidade e provas são requisitos. Requisitos serão concretizados com a revisão do regulamento de execução em 2024 | Em casos que exigem a obtenção rápida de direitos, é possível incorporar a elaboração de provas à estratégia processual |
| Atualização das diretrizes para a proteção de marcas notórias | Atualização das diretrizes de aplicação do Artigo 30, Parágrafo 1, Inciso 11 da Lei de Marcas | É possível preparar os elementos de avaliação da notoriedade e da diluição desde a fase de pedido |
| Renovação, taxas de registro e pedidos eletrônicos | Diferenças entre o formato online e o papel, bem como o dobro do valor da renovação, etc., estão esclarecidos | Maior transparência na estimativa de custos. É importante o gerenciamento do cliente, incluindo o pagamento retroativo em caso de vencimento do prazo |
| Comparação dos prazos de contestação | Taiwan: 3 meses após o registro. Japão: 2 meses. China: 3 meses após a publicação (pré-concessão) | O ponto de partida para a configuração do monitoramento global de desenhos varia de acordo com o país |
Fontes primárias e lista de links oficiais
Lista de links para fontes primárias (oficiais e originais) frequentemente consultadas na prática.
| Classificação | Nome do material | Link |
|---|---|---|
| Legislação (Taiwan) | Lei de Marcas Registradas (incluindo tradução para o inglês) | Banco de Dados de Legislação do MOJ |
| Legislação (Taiwan) | Regulamento de Execução da Lei de Marcas | Banco de Dados de Legislação do MOJ |
| Legislação (Taiwan) | Lei de Julgamento de Processos de Propriedade Intelectual | Banco de Dados de Normas do MOJ |
| Legislação (Taiwan) | Lei de Recurso | Banco de Dados de Legislação do MOJ |
| Legislação (Taiwan) | Lei de Processo Administrativo | Banco de Dados de Legislação do MOJ |
| Procedimentos (TIPO) | Tabela de Taxas de Marcas | Site Oficial do TIPO |
| Procedimentos (TIPO) | Prazos de processamento (estimativa do prazo de análise) | Site oficial do TIPO |
| Diretrizes (TIPO) | Diretrizes de análise para proteção de marcas notórias | Site oficial do TIPO |
| Internacional (OMPI) | Membros do Sistema de Madrid | OMPI |
| Legislação (Japão) | Lei de Marcas do Japão (tradução para o inglês) | Banco de dados de traduções para o inglês da legislação japonesa |
| Legislação (China) | Lei de Marcas da China | WIPO Lex |
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AUTOR / Redator
Takefumi Sugiura
Representante e Advogado de Marcas do Escritório de Propriedade Intelectual EVORIX
Presta assessoria a clientes de diversos setores, como TI, manufatura, startups, moda e medicina, desde o registro de patentes, marcas, desenhos e modelos e direitos autorais até processos de julgamento e ações por violação. É especialista em estratégias de propriedade intelectual em áreas de ponta, como IA, IoT, Web3 e FinTech. Membro de várias associações, incluindo a Ordem dos Advogados de Propriedade Industrial do Japão, a Associação Asiática de Advogados de Propriedade Industrial (APAA) e a Associação Japonesa de Marcas (JTA).
