Qual é a diferença entre relatórios de pesquisa, laudos e pareceres sobre propriedade intelectual? Explicação sobre medidas adequadas para mitigar riscos de propriedade intelectual

No artigo anterior, destacamos a importância de realizar uma pesquisa de propriedade intelectual antes de iniciar um negócio, a fim de reduzir o risco de violação de direitos.

Ao realizar uma investigação, elabora-se um relatório de investigação que resume os resultados. No entanto, no mundo da propriedade intelectual, também existem documentos como o laudo e o parecer. Esses documentos têm finalidades e objetivos diferentes, sendo importante utilizá-los de forma adequada.

Neste artigo, explicaremos detalhadamente as diferenças entre cada um e apresentaremos em quais situações devem ser utilizados.

1. O que é um relatório de pesquisa?

O relatório de investigação é um documento que investiga as relações de direitos de patentes, desenhos e modelos, marcas registradas, etc., e resume os resultados. É utilizado principalmente para verificar se os produtos ou serviços da própria empresa não infringem os direitos de propriedade intelectual de outras empresas.

Principais finalidades

• Prevenção antecipada de riscos relacionados a direitos de propriedade intelectual (pesquisa de FTO e pesquisa de liberação)
• Material explicativo para parceiros comerciais (por exemplo, ao terceirizar a fabricação)
• Avaliação de riscos de novos negócios

O relatório de investigação é eficaz para a gestão de riscos antes do início de um negócio, mas não se destina a ser utilizado diretamente em processos judiciais ou no exercício de direitos.

2. O que é um laudo pericial? (Documento oficial com validade em tribunal)

Um laudo pericial é um documento no qual um especialista avalia a violação de patentes ou o escopo dos direitos de desenhos e modelos e marcas registradas, podendo ser utilizado como prova em processos judiciais ou tribunais.

Em comparação com uma investigação geral de propriedade intelectual, é realizada uma análise abrangente, conforme descrito a seguir.

Pontos analisados no laudo pericial

1. Existência ou não de violação (se há violação de patentes ou marcas registradas de terceiros)
2. Validade dos direitos (se a patente em questão é válida)
3. Existência de defesas, como o direito de uso anterior (existência de fundamentos legais para isentar-se da violação)

Você pode pensar: “Se for necessário para o julgamento, por que não solicitar a perícia nesse momento?”, mas, em alguns casos, isso pode ser tarde demais.

⚠ Por que é necessário um laudo pericial

Suponha, por exemplo, que a empresa X envie uma notificação de advertência a um concorrente alegando “violação de patente”. No entanto, se, na realidade, não houver violação de patente, a empresa X corre o risco de receber uma ação de indenização por danos por ter prejudicado os negócios da outra parte.

Para evitar esse tipo de problema, é importante realizar uma perícia antes de enviar a notificação de advertência, a fim de confirmar se há ou não violação e a validade dos direitos.

⚠ Direito que requer atenção especial: Direito
de modelo de utilidade Ao contrário da patente, o direito de modelo de utilidade não permite o exercício do direito sem a obtenção de um “Laudo de Avaliação Técnica de Modelo de Utilidade”. Como a avaliação prévia é obrigatória, é necessária uma abordagem mais cautelosa.

3. O que é um parecer? (Versão simplificada do laudo de avaliação para uso interno e com parceiros comerciais)

Em termos de conteúdo, o parecer possui o mesmo nível de especialização que o laudo de avaliação, mas é um documento utilizado principalmente como base para decisões internas ou com parceiros comerciais. Raramente é utilizado como prova em tribunal, sendo mais fácil entendê-lo como um laudo de avaliação simplificado.

Principais usos do parecer

• Aprovação interna (material para tomada de decisão)
• Verificação prévia ao solicitar a fabricação a outras empresas
• Material de reforço quando o relatório de investigação é insuficiente
• Obtenção de uma segunda opinião (verificação dos resultados de investigações de outros escritórios)

Especialmente em casos de grande porte, que exigem decisões cautelosas, o uso de pareceres permite obter opiniões mais objetivas.

4. O que é uma “decisão”? (Julgamento objetivo pelo Instituto de Patentes)

O Instituto de Patentes possui um sistema denominado “decisão”, que permite obter uma avaliação oficial sobre o escopo dos direitos de patentes, desenhos industriais e marcas registradas.

O que se obtém com a decisão

• Âmbito técnico da invenção patenteada (existência ou não de violação)
• Âmbito de semelhança do desenho ou modelo registrado (escopo dos direitos do desenho)
• Âmbito de validade do direito de marca (alcance de uso)

Como a decisão é um julgamento de um órgão público, ela constitui uma prova forte em processos judiciais ou negociações. No entanto, a decisão também apresenta desvantagens.

⚠ Pontos a serem observados na decisão

• Como o resultado da decisão é divulgado, uma decisão desfavorável pode ter um impacto significativo
• Não tem força de lei e pode ser revogada em tribunal

Por isso, é importante avaliar cuidadosamente, juntamente com laudos e pareceres.

Até aqui, explicamos os quatro tipos de documentos relacionados à propriedade intelectual. No gráfico a seguir, é possível verificar de relance as características e o uso adequado de cada um.

Figura 1: Comparação das características dos documentos relacionados à propriedade intelectual e suas aplicações Como

se pode ver, cada documento tem uma finalidade claramente distinta. A seguir, explicaremos como escolher o especialista adequado.

5. Pontos importantes na elaboração de laudos e pareceres (como escolher o especialista adequado)

Pontos importantes ao solicitar laudos e pareceres

• Verificar a área de especialização do advogado de patentes (patentes, desenhos industriais, marcas registradas, etc.)
• Escolher um advogado especializado em patentes com vasta experiência em casos de exercício de direitos
• É preferível um advogado especializado em propriedade intelectual que possua uma rede de contatos com outros especialistas

No mundo da propriedade intelectual, a especialização varia de acordo com a área. Por exemplo, para patentes, são adequados especialistas em elétrica, química, mecânica, etc., enquanto para marcas registradas, são mais indicados aqueles com conhecimento em estratégia de marca. A escolha do advogado de patentes adequado é a chave para o sucesso.

Resumo | Que documento devo escolher?

A escolha dos documentos adequados e a minimização dos riscos de propriedade intelectual levam ao sucesso do negócio.

O escritório de propriedade intelectual EVORIX elabora laudos, pareceres e relatórios de investigação. Para consultas sobre propriedade intelectual, não hesite em entrar em contato conosco.

AUTOR / Redator

Takefumi Sugiura

Escritório de Propriedade Intelectual EVORIX (EVORIX) – Advogado Representante

Apoiamos clientes de diversos setores, como TI, manufatura, startups, moda e medicina, desde o depósito de pedidos de patentes, marcas, desenhos e modelos e direitos autorais até julgamentos e ações judiciais por violação. Também somos especialistas em estratégias de propriedade intelectual em áreas de ponta, como IA, IoT, Web3 e FinTech. Pertencemos a várias associações, incluindo a Ordem dos Advogados de Propriedade Intelectual do Japão, a Associação Asiática de Advogados de Propriedade Intelectual (APAA) e a Associação Japonesa de Marcas (JTA).

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