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日本专利局第4条第1款第11项驳回

应对日本商标局因相似商标作出的驳回决定

商标与在先权利发生冲突时的应对策略

当您的商标与针对相同或类似商品/服务的在先注册或待审商标相同或相似时,根据第4条第1款第11项将拒绝注册。这是日本针对外国商标申请最常见的驳回理由。本指南涵盖日本特许厅(JPO)的相似性测试、同意书(2024年实务更新)、共存协议以及上诉策略。

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第4条第1款第11项——最常见的商标驳回理由

在日本,约40%至50%的外国商标申请会收到至少一项基于第4条第1款第11项的驳回通知。驳回理由多种多样:包括日本国内的在先注册商标、马德里议定书下的在先申请、来自先申请管辖区的马德里议定书申请,甚至包括正在审查中的申请。

2024年关于同意书的实务更新显著提升了外国律师克服此类驳回的能力——日本特许厅(JPO)如今更愿意接受被引证商标所有人的同意书,从而为注册开辟了新的途径。

日本专利局(JPO)的相似性测试

日本特许厅采用多因素相似性测试,综合考虑商标相似性和商品/服务相似性。根据第4条第1款第11项,两者必须同时存在重叠,方可驳回注册申请。

商标相似性因素

因素考量因素
外观商标的视觉印象——字母形状、字体、布局、配色方案
发音(称呼)商标在日语中的发音(包括外来词的片假名音译)
含义(观念)商标所引发的内涵、理念或概念

日本特许厅通常会综合考量这三个因素。对于外语商标而言,发音相似性往往是决定性因素,因为日本消费者会用片假名来发音,这可能导致原语言中存在的发音差异被抹平。

商品/服务相似性

日本特许厅采用基于分类的相似性评估体系,其范围超越了尼斯分类。相似商品可能包括:

- 性质、用途
或目的相似的商品- 通常通过相同渠道销售的商品-
消费者群体重叠的商品-
同一公司通常共同生产的商品

隐性商品相似关系:JPO对商品相似性的判定可能令外国律师感到意外。例如,“计算机软件”(第9类)可能被视为与“计算机编程服务”(第42类)相似。提交申请前,请务必查阅JPO的《商品/服务相似性审查标准》,或委托我们进行核查。

应对策略

策略1:同意函(2024年实务更新)

JPO的2024年实务更新具有变革性意义。JPO现在更愿意接受被引商标所有人的同意书,以同意商标共存。

如何获取同意书

1. 确认并联系被引证商标的所有人
2. 协商共存条款(行业区分、地域限制、渠道区分)
3. 签署同意书协议
4. 随答复一并提交至日本特许厅

2024年同意书成功率:自实务更新以来,我们在日本特许厅的同意书成功率约为80%。关键在于起草一份措辞严谨的同意协议,阐明为何不太可能造成混淆(渠道差异、客户群体、地理市场等)

策略2:共存协议

比LoC更全面——一份书面协议,明确界定各方的权利边界。作为差异化使用的证据提交给JPO。

策略3:商标不近似论证

论证两商标实际上并不相似。当被引证商标在视觉、听觉或含义上与本案商标存在显著差异(以日本消费者为评判标准)时,该策略尤为有效。

策略4:商品/服务区分

将申请范围限定在无重叠的商品上。例如,被引证商标可能涵盖“软件”,而您的产品具体为“医学影像视频编辑软件”——这种差异可能足以成立。

策略5:针对被引证商标提起未使用撤销

若被引证商标在过去3年内未在日本针对注册商品/服务进行使用,您可以提起因未使用而撤销被引证商标的诉讼。撤销后,您的申请即可继续进行。了解更多关于因未使用而撤销的信息

策略6:向日本特许厅上诉委员会提起上诉

如果审查员维持驳回决定,您可通过提交有力的客户信函(LoC)、共存证据或差异性论据来成功提起上诉。

同意书——2024年实务细则

2024年的实务变更堪称日本特许厅(JPO)近年来最重要的商标审查进展。外国代理律师需知:

变更内容:此前JPO大多拒绝接受同意书,而是要求提交包含详尽证据的完整协商共存协议。自2024年更新以来,JPO接受起草得当且背景说明充分的同意书。

符合JPO要求的有效同意书应包含以下要素

1. 明确界定双方当事人及涉案商标
2. 以书面形式
明确同意共存 3. 承认混淆风险分析
4. 区分因素(销售渠道、地域、消费者群体、包装、设计)
5. 双方承诺避免可能导致混淆
的行为 6. 期限及终止条款
7. 准据法(日本或适用司法管辖区)
8. 授权代表的亲笔签名

收费标准

服务费用(美元)
初次拒签评估免费
书面答复(基本不相似性论点)800–1,200美元
同意书起草 + 提交1,000–2,000美元
共存协议起草 + 谈判2,500–5,000
商品范围缩小策略 + 答复800–1,500美元
提起未使用撤销诉讼2,500–4,500美元
向日本专利局上诉委员会提起上诉2,500–4,500美元
向知识产权高等法院提起上诉8,000–15,000美元

时间轴

阶段时间
初步拒绝 → 答复截止日期3个月(可延长3个月)
信用证谈判(通常)4–12周
提交函件后JPO复审2–6个月
成功答复后的授权复审后1–3个月
因未使用而撤销的程序6–12个月
向上诉委员会提出上诉6–18个月

合作流程

第一步:请将驳回通知及您的优先事项(紧急程度、谈判意愿、可提供的证据)发送给我们。

步骤 2:我们将评估:(a) 许可协议(LoC)的可行性,(b) 相似性论点的力度,(c) 商品区分方案,(d) 若被引商标可能存在风险时的因未使用而撤销的可能性。

步骤 3:我们将在 24 小时内提供策略备忘录及费用报价。

步骤4:执行选定的策略,并定期更新进展。