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日本的部分拒绝:若不采取任何行动,未被拒绝的商品能否保留其效力?——《马德里议定书》的指定

Partial Refusal in Japan: Will the Non-Refused Goods Survive If You Do Nothing? — Madrid Protocol Designations

许多来自日本的临时驳回通知中都包含一个看似令人安心的细节:驳回涉及您部分商品和服务。由此自然会得出这样的结论——“其余部分应该没问题,所以我可以忽略这个通知。” 但在日本,这种结论是危险的。本文将解释在《马德里议定书》指定日本为受保护国的情况下,部分驳回实际上意味着什么;为何保持沉默会让即使没有问题的商品也面临风险;以及如何通过一份仅有一页的答复彻底消除这一风险。

1. 通知中的“部分”是什么意思

首先,请查看第一页的第II项——它用固定措辞在一行中说明了通知的范围:

如果通知中写道……则意味着
“本商标申请应被完全驳回所有指定项目均被异议。除非您作出答复,否则申请将无法继续进行。
“此项初步驳回影响本申请所涵盖的所有商品和/或服务”实际效果相同——即使驳回理由仅涉及一项引证商标,整个申请仍受影响。
将驳回范围限定于所列项目的表述,其余项目未提及真正的部分驳回——即本文所探讨的情况。

在就“哪些项目是安全的”得出任何结论之前,请先阅读该行内容。基于单一冲突商标的驳回,仍可表述为影响申请中的所有商品和服务。

接着清点驳回理由。第五项可能在一份通知中同时列出理由1、理由2和理由3——例如,模糊表述使用意图存疑以及引证在先商标,它们各自针对你申请说明书中的不同部分。 通知书本身就警告称,即使消除了其中一项驳回理由,申请仍“可能因其他理由而被驳回”。同一份答复中必须对每一项驳回理由作出回应;只有未被所有驳回理由涉及的商品才属于“无争议”商品。

当驳回确实属于部分驳回时,日本专利局审查员已审查了您的整个说明书,并针对通知中列出的项目发现了驳回理由——例如根据第4条第1款第xi项的在先相似商标、商品表述模糊,或存在使用意图的疑虑——而其余项目则未被指称存在任何驳回理由。 到目前为止,情况尚可:争议确实仅限于所列项目。

2. 为何在日本“无所作为”很危险

陷阱在于接下来发生的事情。《日本商标法》第15条规定,当存在驳回理由时,审查员应就商标申请作出驳回决定——该决定是针对申请本身作出的,而非逐项处理。 日本的审查实践中并不存在这样的机制:自动将未被异议的商品与商标分离,使其顺利注册,而让被异议的商品悄然失效。因此,保持沉默等候无异于将您在意的商品押注于法律并未承诺的程序性宽容之上。

日本的一条经验法则是:部分驳回是要求作出答复的邀请,而非允许置之不理的许可。确保未被异议商品获准注册的答复,可能只需一份删除修正——这只需几分钟的起草时间,而非一场法律战。

3. 经济实惠的解决方案:删除性修正

如果被驳回的项目在日本商业上并不重要,请指示日本律师提交一份简短的修正书(手続補正書),精准删除这些项目。随着这些项目的删除,驳回理由随之消失;剩余商品的审查将照常进行,最终获得保护授予声明。 无需辩论、无需证据、无需谈判——这是将部分驳回转化为部分胜诉的最低成本方案。

4. 何时抗辩胜于删除

删除只是最低限度,而非上限。被引用的在先商标可以通过论证(非相似性)加以反驳,根据2024年修正案通过《同意书》予以中和,有时甚至可以完全清除——未使用三年的注册商标容易因未使用而被撤销。 对于措辞模糊的异议,只需重新表述即可低成本解决。权衡被驳回商品的商业价值与每种应对方案的成本——我们成本估算及《完整答复指南》中的选项矩阵正是为这一决策而设计的。

5. 截止日期——包括到期后补救

上述所有事项必须在通知书上注明的截止日期前完成(对于海外持有人,通常为三个月)。 根据日本特许厅(JPO)的现行做法,有两种延期途径——在到期前申请延长1个月,或在到期后两个月内申请延长2个月(官方费用4,200日元,仅在未及时提交任何文件的情况下可用)。完整规则及JPO来源请参阅:《日本马德里拒绝答复:完整指南》

常见问题

我的《通知书》中提到,驳回仅涉及部分商品。这是什么意思?
审查员发现您的商品清单中部分项目存在驳回理由——例如存在冲突的在先商标、表述模糊或使用意图存疑——而其余项目则不存在驳回理由。清单中所列项目即为争议范围;其余项目不存在争议。
如果我不采取任何行动,未被驳回的商品是否会自动进入注册程序?
在日本,这种假设并不稳妥。《商标法》第15条将审查员的驳回决定视为对整个商标申请的裁决,且日本现行实务中并不存在自动将未被异议的商品分离出来予以注册、同时让被异议商品失效的机制。 确保未被异议部分获得注册的可靠方法是作出回应——通常只需删除被异议的项目即可。
挽救未被驳回的商品最经济的方式是什么?
在截止日期前,通过日本专利代理人提交一份简短的补正书(手続補正書),删除被驳回的项目。无需辩论,无需证据——随着被删除商品的撤销,驳回理由随之消失,剩余部分的审查程序将继续进行。
与其删除被驳回的项目,不如为之抗辩,这样做值得吗?
通常值得——针对在先商标的引用可通过辩论或签署《同意书》解决,而措辞模糊的异议则可通过重新表述予以补救。删除只是最低限度,而非唯一选择。在做出决定前,请参阅我们的《完整答复指南》比较各项选项。
我是在截止期限过后才发现该通知的。一切都完了吗?
未必。根据日本特许厅自2022年1月以来的实务,若未及时提交答复,可在答复期届满后的两个月内申请延长两个月(官方费用4,200日元)。请立即行动——在发现该通知的当天,将通知的PDF文件发送给日本代理律师。

致专利权人及外国代理律师

收到日本专利的初步驳回通知了吗?

请将通知书PDF发送给我们——EVORIX为海外持有人处理JPO审查意见通知。3-5个工作日内提供免费评估及固定报价。

免责声明

本文提供截至2026年9月的日本商标实务的一般信息,不构成法律建议。审查实务和官方费用可能会发生变化;具体案件的截止日期和可选方案取决于实际发出的文件。请就您的具体事项咨询合格的日本律师。

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