Skip to content
Chinese
Contact

日本关于创造性的驳回（第29条第2款）：日本专利局审查员如何构建论点——以及如何反驳

Picture of Takefumi Sugiura – Japanese Patent Attorney
Inventive Step Rejections in Japan (Article 29(2)): How the JPO Examiner Builds the Argument — and How to Take It Apart

在日本专利局针对国家阶段案件发出的审查意见通知书中，最常见的驳回理由是第29条第2款——缺乏创造性。 对外国律师而言，好消息是，根据《审查指南》的规定，日本专利局（JPO）审查员必须按照规定的方式，一步一步地构建驳回理由。每个步骤都是推理可能出现漏洞的地方。本文将按照《审查指南》的描述，逐一解析审查员的方法，并指出答复应重点针对哪些环节。

1. 《专利法》与“本领域技术人员”

第29条第(2)款规定，如果本领域普通技术人员能够基于第29条第(1)款所列的申请日前的现有技术轻易地完成该发明，则该专利申请不予授权。 《审查指南》将本领域普通技术人员描述为能够运用常规技术手段进行研发、发挥常规创造力（如材料选择和设计变更），并将相关领域内的全部现有技术视为自身知识的人——这是一个抽象概念，而非具体个人。

2. 审查员的方法：一项主要引证发明、差异点及逻辑

根据《指南》，审查员 (i) 从现有技术中选出最适合该逻辑的单一引证发明——即主要引证发明，通常是来自相同或相近技术领域，或具有相同或相近技术问题的发明； (ii) 确定所主张的发明与主要引证发明之间的差异；以及(iii) 尝试构建一种逻辑（論理付け），使本领域技术人员能够利用次要引证发明或公知常识，从主要引证发明中轻松推导出所主张的发明。 两个独立的引证发明不得合并为一个主要引证发明，且创造性应逐项权利要求进行评估。

3. 构建逻辑的因素——以及破坏逻辑的因素

指导方向因素（审查指南）
不利于创造性将次要发明应用于主要发明的动机：技术领域的相关性；问题的共同性；功能或操作的共同性；引证发明中的启示
不利于该差异仅是相对于主要引用的发明的一种设计变体，或者权利要求只是对现有技术的简单集合
符合创造性与引用的现有技术相比，所要求保护的发明具有的优势效果
支持“阻害要因”（Teaching-away）——例如，实施次要发明会使主要发明背离其自身目的

《指南》补充道，如果不存在与该差异相对应的次要发明，且该差异并非单纯的设计变体，则无法构建该逻辑——审查员必须警惕事后诸葛亮的思维。

4. 攻击点：四步应对策略

步骤在《通知》中应核查的内容
1. 出发点引用的主要发明是否确实属于同一技术领域或针对同一技术问题？审查员是否实际上将两份参考文献合并了？
2. 差异所有权利要求特征是否均已涵盖？审查员将某特征视为已公开，但该参考资料实际上并未教导该特征，这是最常见的缺陷
3. 动机依据的是四项因素中的哪一项？仅凭技术领域相关性证据较弱；若参考文献中存在明确的启示则证据较强。次要参考文献是否解决了不同的问题？
4. 反向因素主要参考文献中的“反向教导”；引用的现有技术未能实现的有利效果（由说明书支持，如有数据则予以证实）

5. 修改还是辩论？两者结合

由于创造性是按权利要求逐项评估的，因此有效的首次答复通常兼顾两方面：针对上述发现的缺陷对独立权利要求进行辩论，并在原始公开范围内（第17条第2款第3项）进行修改，以添加被引组合未涵盖的从属特征。 如果该通知是最终通知，则修改仅限于第17-2(5)条规定的类别；请参阅我们关于新事项和最终审查意见通知书修改的指南。海外申请人的截止日期和延期信息可在审查意见通知书中心查阅。

6. 翻译（PCT）案件的实务注意事项

国家阶段案件中存在两个反复出现的问题。首先，审查所依据的权利要求措辞是日文译文：若某术语的翻译范围比原意更广，可能会引入原本权利要求本可规避的现有技术——在提出论点前，请务必核对区分特征的译文。 其次，所依据的效果必须出现在原提交的说明书中；虽然以定性方式描述结果的外国起草说明书仍可支持论点，但事后提交的数据只能证实已披露的效果，而不能创造新的效果。

常见问题

审查员能否将两项参考文献合并作为出发点？
不可以。《审查指南》要求审查员选择一项被引发明作为主要被引发明，并以此为起点展开推理；不得将两项独立的被引发明合并为单一的主要被引发明。如果审查通知书似乎存在这种情况，则应提出异议。
什么是“动机”因素？
《指南》列举了四项：技术领域的相关性、待解决问题的共同性、功能或操作的共同性，以及引证发明内容中的启示。审查员还必须考虑该差异是单纯的设计变体，还是对现有技术的简单聚合。
哪些论点对申请人有利？
所要求保护的发明（与引用的现有技术相比）的有利效果以及“阻害要因”（teaching-away）——例如，应用次要参考资料会与主要参考资料的目的相悖的情况。 效果必须能够从提交的说明书中推导出来；未公开的结果不能作为新事项引入，尽管可以提交证实已公开效果的实验数据。
创造性是否按权利要求逐项评估？
是的。《审查指南》要求逐项评估。即使独立权利要求被驳回，从属权利要求仍可能成立——这就是为什么答复中通常会结合针对独立权利要求的论点，同时提出包含从属特征的备选修正案。
在日本的审查实践中，“事后诸葛亮”是否重要？
《审查指南》明确警告审查员避免“事后诸葛亮”现象：即从引用的现有技术中推导出所主张的发明，或基于申请文件自身的披露使发明显得显而易见。指出推理中依赖于仅从申请文件本身可获得的知识，是一种合法的论点。

致外国律师及申请人

正在处理日本专利局（JPO）的日本案件且面临截止期限？

请将审查意见通知书或案件详情发送给我们——EVORIX为海外申请人提供进入国家阶段、指定专利代理人及答复审查意见通知书等服务。3-5个工作日内提供免费评估和固定报价。

相关文章

免责声明

本文提供截至2026年9月的日本专利实务相关一般信息，并不构成法律建议。期限、费用及审查实务可能会发生变化，具体案件的截止日期取决于实际发出的文件。关于您的具体事项，请咨询合格的日本专利代理人。

来源