在日本专利局针对国家阶段案件发出的审查意见通知书中，最常见的驳回理由是第29条第2款——缺乏创造性。 对外国律师而言，好消息是，根据《审查指南》的规定，日本专利局（JPO）审查员必须按照规定的方式，一步一步地构建驳回理由。每个步骤都是推理可能出现漏洞的地方。本文将按照《审查指南》的描述，逐一解析审查员的方法，并指出答复应重点针对哪些环节。
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第29条第(2)款规定，如果本领域普通技术人员能够基于第29条第(1)款所列的申请日前的现有技术轻易地完成该发明，则该专利申请不予授权。 《审查指南》将本领域普通技术人员描述为能够运用常规技术手段进行研发、发挥常规创造力（如材料选择和设计变更），并将相关领域内的全部现有技术视为自身知识的人——这是一个抽象概念，而非具体个人。
根据《指南》，审查员 (i) 从现有技术中选出最适合该逻辑的单一引证发明——即主要引证发明，通常是来自相同或相近技术领域，或具有相同或相近技术问题的发明； (ii) 确定所主张的发明与主要引证发明之间的差异；以及(iii) 尝试构建一种逻辑（論理付け），使本领域技术人员能够利用次要引证发明或公知常识，从主要引证发明中轻松推导出所主张的发明。 两个独立的引证发明不得合并为一个主要引证发明，且创造性应逐项权利要求进行评估。
| 指导方向 | 因素（审查指南） |
|---|---|
| 不利于创造性 | 将次要发明应用于主要发明的动机：技术领域的相关性；问题的共同性；功能或操作的共同性；引证发明中的启示 |
| 不利于 | 该差异仅是相对于主要引用的发明的一种设计变体，或者权利要求只是对现有技术的简单集合 |
| 符合创造性 | 与引用的现有技术相比，所要求保护的发明具有的优势效果 |
| 支持 | “阻害要因”（Teaching-away）——例如，实施次要发明会使主要发明背离其自身目的 |
《指南》补充道，如果不存在与该差异相对应的次要发明，且该差异并非单纯的设计变体，则无法构建该逻辑——审查员必须警惕事后诸葛亮的思维。
| 步骤 | 在《通知》中应核查的内容 |
|---|---|
| 1. 出发点 | 引用的主要发明是否确实属于同一技术领域或针对同一技术问题？审查员是否实际上将两份参考文献合并了？ |
| 2. 差异 | 所有权利要求特征是否均已涵盖？审查员将某特征视为已公开，但该参考资料实际上并未教导该特征，这是最常见的缺陷 |
| 3. 动机 | 依据的是四项因素中的哪一项？仅凭技术领域相关性证据较弱；若参考文献中存在明确的启示则证据较强。次要参考文献是否解决了不同的问题？ |
| 4. 反向因素 | 主要参考文献中的“反向教导”；引用的现有技术未能实现的有利效果（由说明书支持，如有数据则予以证实） |
由于创造性是按权利要求逐项评估的，因此有效的首次答复通常兼顾两方面：针对上述发现的缺陷对独立权利要求进行辩论，并在原始公开范围内（第17条第2款第3项）进行修改，以添加被引组合未涵盖的从属特征。 如果该通知是最终通知，则修改仅限于第17-2(5)条规定的类别；请参阅我们关于新事项和最终审查意见通知书修改的指南。海外申请人的截止日期和延期信息可在审查意见通知书中心查阅。
国家阶段案件中存在两个反复出现的问题。首先，审查所依据的权利要求措辞是日文译文：若某术语的翻译范围比原意更广，可能会引入原本权利要求本可规避的现有技术——在提出论点前，请务必核对区分特征的译文。 其次，所依据的效果必须出现在原提交的说明书中；虽然以定性方式描述结果的外国起草说明书仍可支持论点，但事后提交的数据只能证实已披露的效果，而不能创造新的效果。
致外国律师及申请人
请将审查意见通知书或案件详情发送给我们——EVORIX为海外申请人提供进入国家阶段、指定专利代理人及答复审查意见通知书等服务。3-5个工作日内提供免费评估和固定报价。
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本文提供截至2026年9月的日本专利实务相关一般信息，并不构成法律建议。期限、费用及审查实务可能会发生变化，具体案件的截止日期取决于实际发出的文件。关于您的具体事项，请咨询合格的日本专利代理人。
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