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在将来自海外的PCT申请（国际专利申请）或通过巴黎公约途径提交的外国申请转入日本并提交（国内转入）时，应对“多重多重权利要求限制”是不可回避的重要实务课题。随着2022年4月法律的修订，日本原则上也已禁止该做法，若直接翻译外国申请的权利要求进行申请，将面临驳回通知。本文中，专利代理人将面向知识产权部门负责人及外国专利事务所的各位，从“限制的基本原则”到“向日本转移时减少权利要求数量的最佳实践”进行全面讲解。
本文要点
- 日本原则上禁止2022年4月1日以后提交的多重权利要求
- 若违反该规定，所引用的所有权利要求均将不纳入实质审查范围
- 欧洲（EP）对多重多重权利要求较为宽容。若直接将原文直译后提交至日本，必遭驳回
- 审查请求费与权利要求数量挂钩。若含50项权利要求，费用将达数十万日元
- 铁律是“在日本进入国内阶段时主动修改”，既可消除违规问题，又能削减不必要的权利要求
- 在翻译前（原文阶段）对权利要求进行取舍，可直接降低翻译费用
1. 多重多重权利要求限制的基本原理及其对实务的影响
1-1. 多重权利要求与多重多重权利要求的区别
在专利权利要求（Claim）的表述中，“多项引用权利要求（Multi-Claim）”是指选择性地引用两个或更多其他权利要求的权利要求。例如“权利要求1或2所述的制造方法”这样的表述，目前仍属合法。
另一方面，“多重多重权利要求”是指引用多重权利要求的权利要求。例如，假设权利要求3是“权利要求1或2所述的～”这种多重权利要求。在此基础上，如果将权利要求4设定为“权利要求1至3中任一项所述的～”，则该权利要求4即属于多重多重权利要求。这是因为它择一引用了作为多重权利要求的权利要求3。
| 分类 | 记载示例 | 在日本是否可行 |
|---|---|---|
| 多重权利要求 | “如权利要求1或2所述的制造方法” | ○ 合法 |
| 多重多重权利要求 | 引用多重权利要求（权利要求3）的“权利要求1至3中任一项所述的〜” | × 原则上禁止 |
1-2. 限制的适用时间及引入背景
在日本，针对国际申请日为2022年（令和4年）4月1日及之后的PCT申请，以及同日及之后提交的专利申请，引入了多重多重权利要求限制（《专利法施行规则》第24条之3第5项等）。
引入该限制的主要背景在于“国际制度协调”和“减轻第三方及审查员的负担”。尽管美国、中国、韩国等主要国家早已设立了严格的限制，但日本此前并无相关限制，导致外国申请中引入了复杂的权利要求结构。由于权利关系变得如蜘蛛网般错综复杂，不仅增加了第三方判断侵权与专利局进行现有技术检索的负担，最终促使日本通过修订法律引入了该限制。
1-3. 违规时的处罚及审查延迟风险
若在包含违反该限制的权利要求的情况下提交审查请求，将构成违反《专利法》第36条第6款第4项（委托省令要件），并成为驳回理由通知的对象。
实务中的最大陷阱：不仅是多重多重权利要求本身，原则上“引用了多重多重权利要求的所有权利要求”也将被排除在新颖性、创造性等实质审查范围之外。由于形式上的记载不备，实质审查会被推迟，从而导致审查延误并产生不必要的中间处理费用，因此必须在提出审查请求前彻底解决这一问题。
2. 日本国内转入（国内转入）时需要减少权利要求数量的理由
2-1. 因与其他国家（特别是欧洲）规则差异而产生的陷阱
关于多重多重权利要求限制，特别需要注意的是以欧洲（EP）等为基础的PCT申请向日本的转入。由于EPO（欧洲专利局）、英国、德国等地对多重多重权利要求持宽容态度，因此在欧洲专利实务中撰写的说明书中，往往会毫不介意地包含数十个多重多重权利要求。
“照搬原文直译”存在风险：若为避免翻译失误而直接将原文直译为日语进行移交，在日本专利局必定会被判定为全部驳回（驳回对象）。必须理解不同法域规则的差异，并采取符合日本国情的应对措施。
2-2. 审查请求与主动修改的时机
在日本专利制度中，必须在申请日起3年内另行提出“审查请求”。虽然许多实务操作会在PCT申请的国内转入程序（如提交译文等）时一并提出审查请求，但这里存在一个陷阱。
若在转入同时提出审查请求，审查将直接基于所提交翻译文本中的权利要求展开，因此若包含多重权利要求，将立即收到驳回理由通知。为避免此情况，“日本转入时的主动修正”至关重要。铁则是在转入手续完成后至提出审查请求期间进行主动修正，消除违规并剔除不必要的权利要求。
2-3. 权利要求数量与专利局费用（审查请求费・专利费）的关联
向日本专利局缴纳的审查请求费，按“基本费用 ＋（权利要求数 × 加算费用）”的计算公式计算。每增加一项权利要求就会产生数千日元的加算费用，因此，对于基于欧洲专利（EP）的申请等权利要求多达50项的情况，仅审查请求费一项就需花费数十万日元，这是一笔巨额开支。此外，获得专利后的维持年费（专利费）也会随着权利要求数的增加而相应高昂。在日本申请时削减权利要求数量，是极具成效的成本削减措施。
3. 减少及优化权利要求数量的最佳实践
在将外国申请转入日本时，除了单纯削减权利要求外，本文还将介绍4项实用的最佳实践，旨在在维持强有力权利的同时优化成本。
3-1. 消除多重权利要求及理顺从属关系
为消除多重从属权利要求，主要采取以下措施：
- 引用单一化：将引用来源从多个权利要求限定为仅一个最重要的特定权利要求。
- 并列式重写：将多重多重权利要求拆分为多个独立的从属权利要求进行重写。当引用来源的所有模式均重要时有效，但需注意权利要求数量会增加。
- 升格为独立权利要求：当附加的技术特征对主张创造性至关重要时，将其重构为新的独立权利要求。
3-2. 大胆删除实质价值较低的权利要求
减少权利要求数量并大幅削减审查请求费的最有效方法是“删除价值较低的权利要求”。从日本实务角度来看，以下这类被认为不必要的权利要求往往容易被包含在内。
- 单纯的设计事项追加：“用螺丝固定”、“材质采用不锈钢”等，本领域技术人员可轻易预见且对主张创造性无贡献的权利要求。
- 过于细致的数值限定：“10～20度”、“12～18度”等层层细分的数值限定权利要求。应仅限定在实际采用的范围或对其他公司具有制约作用的范围内。
- 难以行使权利的权利要求：B2B零部件制造商无法仅凭自身产品独立完成，且因依赖终端用户行为而难以证明侵权的权利要求。
3-3. 类别整合与整理
在PCT申请的原始说明书中，为防止权利范围遗漏，常会将具有相似构成要素的独立权利要求按“装置（物）”、“制造方法”、“系统”、“程序”等多类分别列出。
若试图将所有内容原样在日本获得专利权，权利要求数量将成倍增加。根据日本专利法，例如若持有“程序”的专利权，通常可将安装该程序的“装置”的制造和销售也纳入权利行使范围。在充分了解发明性质及客户业务形态的基础上，将范围缩小至日本真正需要的类别并提出审查请求，是提高成本效益的最佳实践。
3-4. 利用主动修正提前强化专利要件
在向日本过渡时进行主动修改，将说明书中的实施例（详细说明）中记载的强有力的技术特征添加到权利要求中，从而强化专利要件，这一点也很重要。
如果PCT国际检索报告（ISR）等文件中提出了否定性意见，直接在日本提出审查请求很可能被驳回。通过在提交译文后进行修改，预先将权利要求修正（缩减）以符合日本审查标准，将提高一次性获得专利授权的概率。这样可以完全节省中间处理所需的专利代理人费用和翻译费用，从而实现成本效益最大化。
4. 委托专利代理人办理日本国内转入手续及权利要求修正的优势
委托专利专业专利代理人，可使其通读说明书全文，并从侵权诉讼的视角进行逆向推演——即“发明的核心本质特征是什么”、“竞争对手会从哪些点进行规避设计”，从而实现战略性的权利要求重组。这正是保留应保护权利的坚实基础，同时剔除多余冗余的专业技术所在。
① 直接削减翻译费用
在翻译前的“原文阶段”对权利要求进行取舍筛选。无需翻译不必要的权利要求，从而直接减少向翻译公司支付的费用。
② 专利局费用的优化
压缩与权利要求数量挂钩的审查请求费及年费。聚焦有价值的权利要求，避免支付无谓的印花税。
③ 降低驳回风险
由精通日本审查标准的专利代理人预先调整权利要求，大幅降低收到无谓驳回通知的风险。
若能在进入日语翻译阶段之前的“英语（原文）阶段”对权利要求进行取舍，不仅能节省专利局印花税，还能直接削减翻译费用本身。由精通日本审查标准的专利代理人预先调整权利要求，可大幅降低收到无谓驳回通知的风险，从而最终将从申请到获得专利的总成本降至最低。
5. 总结：确权与成本优化请交由专家
2022年法律修订带来的多重权利要求限制，是PCT申请转入日本阶段实务中无法回避的障碍。然而，不应将其视为单纯的“棘手规则”，而应视为“重新审视权利要求整体、削减不必要成本、仅提取并强化真正必要权利的绝佳机会”。为了避免因直接翻译并请求审查而导致的风险和成本增加，在日本阶段进行适当的权利要求整理和主动修正，可以说是必不可少的战略。
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作者
杉浦 健文 （SUGIURA Takefumi）
EVORIX知识产权事务所 代表专利代理人
从专利、商标、外观设计、著作权的申请到审判、侵权诉讼，为IT、制造、初创企业、时尚、医疗等广泛行业的客户提供支持。精通AI、IoT、Web3、FinTech等前沿领域的知识产权战略。隶属于日本专利代理人协会／亚洲专利代理人协会（APAA）／日本商标协会（JTA）等多家组织。