海外からのPCT出願(国際特許出願)やパリルートでの外国出願を日本へ移行・出願(国内移行)する際、「マルチマルチクレーム制限」への対応は避けて通れない重要な実務課題です。2022年4月の法改正で日本でも原則禁止となり、外国出願のクレームをそのまま翻訳して出願すると拒絶理由通知の対象となります。本記事では、知財部門のご担当者様や外国特許事務所の皆様に向けて、弁理士が「制限の基本」から「日本移行時のクレーム数削減ベストプラクティス」までを徹底解説します。
この記事のポイント
特許請求の範囲(クレーム)の記載において、「マルチクレーム(多数項引用請求項)」とは、2つ以上の他の請求項を択一的に引用する請求項のことを指します。例えば「請求項1または2に記載の製造方法」といった記載であり、これは現在でも適法です。
一方、「マルチマルチクレーム」とは、マルチクレームを引用するマルチクレームのことです。例えば、請求項3が「請求項1または2に記載の〜」というマルチクレームであったとします。その上で、請求項4を「請求項1から3のいずれか1項に記載の〜」とした場合、この請求項4がマルチマルチクレームに該当します。マルチクレームである請求項3を択一的に引用しているからです。
| 種別 | 記載例 | 日本での可否 |
|---|---|---|
| マルチクレーム | 「請求項1または2に記載の製造方法」 | ○ 適法 |
| マルチマルチクレーム | マルチクレーム(請求項3)を引用する「請求項1〜3のいずれか1項に記載の〜」 | × 原則禁止 |
日本では、国際出願日が2022年(令和4年)4月1日以降のPCT出願、および同日以降に行われる特許出願に対してマルチマルチクレーム制限が導入されました(特許法施行規則第24条の3第5項等)。
この制限が導入された主な背景には、「国際的な制度調和」と「第三者・審査官の負担軽減」があります。米国、中国、韓国などの主要国ではすでに厳しい制限が設けられていましたが、日本には制限がなく、外国からの出願で複雑なクレーム構造が持ち込まれていました。権利関係が蜘蛛の巣のように複雑化し、第三者の権利侵害判断や特許庁の先行技術調査の負担を増大させていたため、法改正によって制限されるに至りました。
この制限に違反した請求項が含まれたまま審査請求を行うと、特許法第36条第6項第4号(委任省令要件)違反となり、拒絶理由通知の対象となります。
実務上の最大の落とし穴:マルチマルチクレームそのものだけでなく、「マルチマルチクレームを引用しているすべての請求項」についても、原則として新規性・進歩性などの実体審査の対象外となります。形式的な記載不備のせいで実体審査が後回しにされ、審査遅延と無駄な中間処理費用を招くため、審査請求前に確実に解消しておく必要があります。
マルチマルチクレーム制限に関して特に注意が必要なのが、欧州(EP)などを基礎とするPCT出願の日本移行です。EPO(欧州特許庁)や英国、ドイツなどではマルチマルチクレームが寛容に認められているため、欧州の特許実務で作成された明細書には平気で何十個ものマルチマルチクレームが含まれていることが多々あります。
「原文のまま直訳して移行」は危険:翻訳ミスを防ぐつもりで原文のまま日本語に直訳して移行すると、日本の特許庁では確実に全滅(拒絶の対象)の判定を受けます。法域間のルールの違いを理解し、日本独自の対応をとる必要があります。
日本の特許制度では、出願から3年以内に別途「審査請求」を行う必要があります。PCT出願の国内移行手続き(翻訳文の提出等)と同時に審査請求を行う実務も多いですが、ここに落とし穴があります。
移行と同時に審査請求を行う場合、提出した翻訳文のクレームのまま審査がスタートするため、マルチマルチクレームが含まれているとすぐに拒絶理由通知が打たれます。これを防ぐためには「日本移行時の自発補正」が極めて重要です。移行手続完了後、審査請求までの間に自発補正を行い、違反を解消し不要なクレームを削減しておくことが鉄則です。
日本の特許庁に納付する審査請求料は、「基本料金 +(クレーム数 × 加算料金)」という計算式で算出されます。クレームが1つ増えるごとに数千円の加算料金が発生するため、EPベースの出願などでクレームが50個ある場合、審査請求料だけで数十万円という莫大な出費になります。また、特許取得後の維持年金(特許料)もクレーム数に比例して高額になります。日本移行時のクレーム数削減は極めて効果的なコスト削減施策です。
外国出願の日本移行時に、単にクレームを削るだけでなく、強い権利を維持しながらコストを最適化するための実践的なベストプラクティスを4つ紹介します。
マルチマルチクレームを解消するには、主に以下の対応をとります。
クレーム数を削減し審査請求料を大幅にカットする最も効果的な方法は「価値の低いクレームの削除」です。日本の実務感覚からすると不要と思われる以下のようなクレームが含まれがちです。
PCT出願の原語明細書では、権利の漏れを防ぐために「装置(物)」「製造方法」「システム」「プログラム」といった複数のカテゴリーで、それぞれ似たような構成要素を持つ独立クレームを並べていることがよくあります。
すべてをそのまま日本で権利化しようとするとクレーム数が倍増します。日本の特許法の下では、例えば「プログラム」の特許権を持っていれば、それをインストールした「装置」の製造・販売も権利行使の対象に含めやすいケースがあります。発明の性質やクライアントの事業形態をヒアリングした上で、日本で本当に必要なカテゴリーに絞り込んで審査請求を行うことが、費用対効果を高めるベストプラクティスです。
日本移行時の自発補正のタイミングで、明細書の実施例(詳細な説明)に記載されている強力な技術的特徴をクレームに追加し、特許要件を強化することも重要です。
PCTの国際調査報告(ISR)等で否定的な見解が示されている場合、そのまま日本で審査請求をしても拒絶される可能性が高いです。翻訳文提出後の補正によって日本の審査基準に適合するようあらかじめクレームを補正(減縮)しておくことで、一発で特許査定を得られる確率が高まります。これにより中間処理にかかる弁理士費用や翻訳費用を丸ごと削減でき、コストパフォーマンスを発揮します。
特許専門の弁理士に依頼することで、明細書全体を精読し、「発明のコアとなる本質的特徴は何か」「競合他社が回避設計をしてくるポイントはどこか」という侵害訴訟の視点から逆算した、戦略的なクレーム構成の再構築が可能となります。守るべき権利は強固に残し、不要な贅肉だけを削ぎ落とすプロの技術がここにあります。
① 翻訳費用の直接削減
翻訳前の「原語段階」でクレームを取捨選択。不要クレームを翻訳せずに済み、翻訳会社への支払いをダイレクトに削減。
② 特許庁費用の最適化
クレーム数連動の審査請求料・維持年金を圧縮。価値あるクレームに絞り、ムダな印紙代を払わない。
③ 拒絶リスクの低減
日本の審査基準を熟知した弁理士が事前にクレームを整え、無用な拒絶理由通知のリスクを激減させる。
日本語への翻訳作業に入る前の「英語(原語)の段階」でクレームの取捨選択ができれば、特許庁印紙代だけでなく翻訳費用自体をダイレクトに削減できます。日本の審査基準を熟知した弁理士が事前にクレームを整えることで、無用な拒絶理由通知を受けるリスクが激減し、結果的に出願から特許取得までのトータルコストを最小化します。
2022年の法改正によるマルチマルチクレーム制限は、PCT出願の日本移行実務において避けて通れないハードルです。しかし、これを単なる「厄介なルール」と捉えるのではなく、「クレーム全体を見直し、無駄なコストを削減し、真に必要な権利だけを抽出して強化する絶好の機会」と捉えるべきです。そのまま翻訳して審査請求を行うリスクとコストの増大を避けるためにも、日本移行の段階での適切なクレームの整理・自発補正は必須の戦略と言えます。
知的財産事務所エボリクスは、PCT出願の日本国内移行をはじめ、パリルートでの外国からの特許出願のサポートにおいて豊富な実績を有しています。「日本に移行したいが、クレーム数が多くて費用が心配」「マルチマルチクレームの補正をどうすればよいか分からない」といったお悩みがございましたら、ぜひお早めに弁理士までご相談ください。初回無料相談も実施中です。
AUTHOR / 執筆者
杉浦 健文 (SUGIURA Takefumi)
知的財産事務所エボリクス 代表弁理士
特許・商標・意匠・著作権の出願から審判・侵害訴訟まで、IT・製造・スタートアップ・ファッション・医療など幅広い業種のクライアントを支援。AI・IoT・Web3・FinTech等の先端分野の知財戦略にも精通。日本弁理士会/アジア弁理士協会(APAA)/日本商標協会(JTA)等 複数団体所属。