Die Rechtsgrundlage für die Markenpraxis in Malaysia bildet das Trademarks Act 2019 (Gesetz Nr. 815), dessen detaillierte Anwendung durch die Trade Marks Regulations 2019 (P.U.(A) 373) sowie die Leitfäden, Praxisrichtlinien, Formulare und Gebühren des MyIPO (Malaysian Intellectual Property Office) konkretisiert wird.
Drei wichtige Punkte, die bei der Anmeldung zu beachten sind
Was die Standardbearbeitungsdauer betrifft, sieht die MyIPO-Client-Charter (unter der Voraussetzung, dass keine Mängel vorliegen und keine Einsprüche erhoben werden) für normale Anmeldungen eine „Notice of Registration“ nach 8 Monaten und für beschleunigte Prüfungen eine „Notice of Registration“ nach 4 Monaten und 2 Wochen vor; in der Praxis ist jedoch eine Prozesssteuerung erforderlich, die von einer Verlängerung aufgrund von Ablehnungen, Einsprüchen, Berichtigungen und Aufschüben ausgeht.
Zur Durchsetzung der Rechte stehen neben zivilrechtlichen Maßnahmen (Unterlassungsklagen, Schadenersatz, Gewinnabführung usw.) auch strafrechtliche Maßnahmen (Fälschung usw.: Geldstrafe von bis zu 1 Million RM und 5 Jahre Freiheitsentzug) sowie grenzüberschreitende Maßnahmen (Zollsperre + Zusammenarbeit zwischen MyIPO und den Steuerbehörden) systemisch zur Verfügung.Darüber hinaus sind im Hinblick auf die Löschung wegen Nichtbenutzung (die in der Regel nach drei Jahren Nichtbenutzung ab der Eintragung erfolgt) die regelmäßige Sammlung von Benutzungsnachweisen und die Führung von Lizenzunterlagen unmittelbar sowohl für die „Offensive (Verletzungsklagen)“ als auch für die „Defensive (Verteidigung gegen Verletzungen)“ von Bedeutung.
Die wichtigste Rechtsgrundlage ist der Trademarks Act 2019 (Gesetz 815), der die Prüfung, Einsprüche, Verfahren nach der Eintragung, Rechtsbehelfe bei Verletzungen, Grenzmaßnahmen sowie das System der Markenvertreter umfassend regelt. Einzelheiten zu konkreten Formularen, Fristen, Gebühren, Zustellungsnachweisen und Schritten zur Beweisaufnahme sind in den Trade Marks Regulations 2019 (P.U.(A) 373) festgelegt.
Als wichtige operative Aktualisierungen der letzten etwa fünf Jahre dienen die Änderungen der Vorschriften und Anhänge aus dem Jahr 2022 (P.U.(A) 66/67), die Ermäßigung der Anmeldegebühren aus dem Jahr 2025 (P.U.(A) 315) sowie die Practice Direction des Registrars und das Trademark Examination Manual von MyIPO (Veröffentlichung 2026) als praktische Bezugspunkte.
Die zuständige Behörde ist MyIPO (rechtlich gesehen eine „Corporation“ = eine öffentliche Körperschaft gemäß dem Intellectual Property Corporation of Malaysia Act 2002 (Act 617)), und der Trademarks Act 2019 definiert den „Court“ als High Court und legt den Rechtsweg für die Einlegung von Rechtsmitteln (Appeal) gegen bestimmte Entscheidungen des Registrars, wie z. B. Ablehnungen oder Einsprüche, fest.
Die Voraussetzung für die Eintragungsfähigkeit ist die „grafische Darstellbarkeit (graphical representation) und Unterscheidungskraft (distinguishing)“, wobei Zeichen, denen es an Unterscheidungskraft mangelt, beschreibende oder gebräuchliche Zeichen grundsätzlich zurückgewiesen werden (dies kann jedoch durch den Erwerb von Unterscheidungskraft durch Benutzung geheilt werden).
Auch im Formularsystem von MyIPO (TMA2) werden neben gewöhnlichen Wörtern und Bildzeichen auch Klänge, Gerüche, Hologramme, Positionen, Bewegungsabläufe (sequence of motion) und Farben als „Other types of trademark“ unterschieden, wodurch die Anmeldungsarten für nicht-traditionelle Marken klar dargelegt sind.
Für Parteien, die nicht in Malaysia ansässig sind oder dort geschäftlich tätig sind, schreibt das System vor, dass sie einen eingetragenen Markenvertreter (registered trademark agent) bestellen und bevollmächtigen müssen, dessen Anschrift als Zustelladresse in das Register des Registerbeamten eingetragen wird (wichtig ist, dass es Fälle gibt, in denen das Verfahren nicht fortgesetzt werden kann, wenn kein Vertreter bestellt wird, und nicht nur, dass ein Vertreter bestellt werden kann).
Hinweis: Da die Registrierungsvoraussetzungen für eingetragene Markenvertreter (Staatsangehörigkeit/Wohnsitz, Insolvenzgeschichte, Ausbildung/Prüfung, Anwaltszulassung usw.) ebenfalls in den Vorschriften ausdrücklich festgelegt sind, sollten Sie bei der Auswahl eines Vertreters zunächst überprüfen, ob die Registrierungsvoraussetzungen erfüllt sind, d. h. ob es sich um einen bei MyIPO registrierten Vertreter handelt.
In Malaysia wird auf der Grundlage der Nizza-Klassifikation (45 Klassen) die Spezifikation als der Umfang des Rechts selbst behandelt. Da eine fehlerhafte Klassifizierung die künftige Aufrechterhaltung und Gültigkeit des Rechts beeinträchtigen kann, haben Klarheit (clear indication) und Klassifizierbarkeit oberste Priorität.
MyIPO stellt eine Pre-approved list (basierend auf der 12. Ausgabe der Madrider Liste der Waren und Dienstleistungen von 2023 / 113.471 Begriffe) zur Verfügung. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Verwendung dieser Begriffe „für Klassifizierungszwecke akzeptiert“ wird, was unmittelbar zu einer Verkürzung der Prüfungsdauer und einer Senkung der amtlichen Gebühren führt.
Fallstricke: Für „zu weit gefasste Spezifikationen“, wie beispielsweise die gesamte Klasse 1, gibt es einen Rahmen, nach dem der Registerführer diese ablehnen kann, sofern sie nicht durch die tatsächliche (oder geplante) Nutzung gerechtfertigt sind; das Prinzip „je weiter gefasst, desto stärker“ gilt hier nicht.
Bei der Geltendmachung einer Priorität nach dem Pariser Übereinkommen müssen in der nationalen Anmeldung mindestens „das Datum der ersten Anmeldung, das Land, die Anmeldenummer sowie die betreffenden Waren und Dienstleistungen“ angegeben werden. Dass die Prioritätsfrist „sechs Monate“ beträgt, lässt sich auch in den Bestimmungen zum vorläufigen Schutz bei internationalen Ausstellungen bestätigen (wobei die Prioritätsfrist auch bei Vorliegen eines vorläufigen Schutzes nicht verlängert wird).
Was gemeinsame Anmeldungen (gemeinsame Rechtsinhaber) betrifft, so sind als rechtliche Folgen nach der Eintragung Einschränkungen ausdrücklich festgelegt, wie z. B., dass ein gemeinsamer Rechtsinhaber nicht allein Lizenzen erteilen, Anteile übertragen oder Sicherheiten bestellen kann; daher sollte eine gemeinsame Anmeldung als Ganzes bis hin zur „Gestaltung der Nutzung nach der Eintragung (Vertrag)“ betrachtet werden.
MyIPO bietet IP ONLINE als „One-Stop-Lösung für Recherche und Anmeldung“ an, wobei die Online-Anmeldung die grundlegende Vorgehensweise in der Praxis darstellt. Auch für Verlängerungen (Renewal) usw. werden Online-Verfahrensabläufe (Benutzerregistrierung, digitales Zertifikat, Menüführung im System) beschrieben. Die Einreichung in Papierform (manuell) ist für Ausnahmefälle wie die Aussetzung der elektronischen Anmeldung vorgesehen, wobei die Seitengebühr (RM 2/Seite) in der Gebührenordnung ausdrücklich aufgeführt ist.
Die folgende Tabelle enthält eine Auswahl der in der Praxis häufig vorkommenden Verfahren aus dem offiziellen MyIPO-Dokument „Forms and Fees“ (ohne Honorare).
| Verfahren | Formular | Gebühren (RM) | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Vorläufige Beratung/Recherche | TMA1 | 250/Klasse | Nützlich, wenn Sie frühzeitig eine Vorabprüfung sowie die Einschätzung der Behörde zur Eintragungsfähigkeit erhalten möchten |
| Anmeldung (unter Verwendung der vorab genehmigten Liste) | TMA2A | 950/Klasse | Optimale Kosten und Geschwindigkeit. Die Ausarbeitung der Spezifikation ist entscheidend |
| Anmeldung (ohne Nutzung der Pre-approved-Liste) | TMA2B | 1.100/Klasse | Wenn eine eigene Wortformulierung erforderlich ist. Tendenz zu vermehrten Klassifizierungsabgleichen bei der Prüfung |
| Serienmarken (ab der zweiten Anmeldung) | TMA2C | 50/Anmeldung (max. 6) | Möglichkeit zur Kostensenkung durch Optimierung der „Bündelung von Anmeldungen“ |
| Beschleunigtes Prüfungsverfahren (Expedited) | TMA4 | 1.000/Klasse | Nur für bestimmte Fälle nutzbar |
| Einspruch | TMD1 | 950/Klasse | Bei Einsprüchen gegen mehrere Klassen wird pro Klasse abgerechnet |
| Gegendarstellung | TMD6 | 350/Klasse | Fristversäumnis ist fatal (gilt als Rücknahme) |
| Aktualisierung | TME1 | 1.000/Klasse | Konstruktion, bei der für die Verlängerung kein Nachweis erforderlich ist |
| Verlängerung nach Ablauf der Frist | TME2 | 1.200 / Klasse | „6 Monate nach Ablauf“ ausdrücklich angegeben |
| Wiederherstellung | TME3 | 1.500 / Kategorie | „6 Monate nach Ablauf der Frist“ ausdrücklich angegeben |
| Bevollmächtigung des Vertreters (Ernennung/Beendigung) | TMR7 | 20 | Unverzichtbar bei ausländischen Mandanten |
Befristete Maßnahme für 2025: Trademarks (Reduction of Fee) Regulations 2025 (P.U.(A) 315/2025) wurde für einen Zeitraum von vier Monaten vom 1. September bis zum 31. Dezember 2025 eine befristete Regelung eingeführt, wonach die Anmeldegebühren für Anmelder, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen (z. B. Jahresumsatz unter 500.000 RM), um 300 RM ermäßigt werden (z. B. von 950 RM auf 650 RM).
Die Client Charter von MyIPO sieht unter der Voraussetzung „ohne Mängel und ohne Einsprüche“ die Ausstellung der Notice of Registration innerhalb von 8 Monaten bei Standardanmeldungen bzw. 4 Monaten und 2 Wochen bei beschleunigten Anmeldungen vor. In der Praxis kommen hier noch (1) die Bearbeitung von Ablehnungen (Korrekturen, Stellungnahmen, Anhörungen), (2) Einsprüche nach der Veröffentlichung (maximal weitere 2 Monate + Beweisaufnahme) und (3) Aufschübe (Deferment) usw. hinzu.
| Phase | Richtwert (Kern des Systems) | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Formale und materielle Prüfung | Normalverfahren: 8 Monate / beschleunigtes Verfahren: 4 Monate und 2 Wochen | In beiden Fällen unter der Bedingung „keine Mängel, keine Einwände“ |
| Bekanntmachung | Veröffentlichung im IP Official Journal nach Annahme | Der Tag der Veröffentlichung ist der Beginn der Einspruchsfrist |
| Einspruchsfrist | 2 Monate (Verlängerung um maximal 2 Monate) | Die Verlängerung wird streng gehandhabt (keine unbegrenzte Verlängerung) |
| Eintragung und Zertifikat | Registrierung nach Ablauf der Einspruchsfrist bzw. nach Klärung des Einspruchs | Ausstellung der Bescheinigung auf Antrag (separat in der Gebührenordnung aufgeführt) |
Zeichen ohne Unterscheidungskraft, beschreibende Zeichen und gebräuchliche Zeichen werden grundsätzlich zurückgewiesen; eine Rettung ist jedoch möglich, wenn durch die Nutzung vor dem Anmeldetag Unterscheidungskraft erworben wurde (acquired distinctiveness).
Bei Formmarken sind die folgenden drei Punkte ausgeschlossen, weshalb ein Nachweis erforderlich ist, der sich auf die Funktionalität und das Design bezieht:
Darüber hinaus sind Marken, die zu Irreführungen der Verbraucher führen, gegen Gesetze oder die guten Sitten verstoßen, anstößig oder beleidigend sind, die nationale Sicherheit beeinträchtigen oder Namen, Flaggen usw. Dritter enthalten, ebenfalls von der Eintragung ausgeschlossen. Vorabmaßnahmen wie die Einreichung von Einverständniserklärungen (z. B. zu Namen) sind daher entscheidend für den erfolgreichen Ablauf des Verfahrens.
Grundlage ist die Identität oder Ähnlichkeit mit einer älteren Eintragung oder einer älteren internationalen Registrierung (einschließlich internationaler Schutzregistrierungen) sowie die Gefahr der Verwechslungsgefahr; die Beurteilung der Verwechslungsgefahr bildet dabei die zentrale Logik.
Bekannte Marken (well-known trademarks) haben, auch wenn sie nicht eingetragen sind, in gewissem Umfang Einfluss auf relative Ablehnungsgründe (Identität oder Ähnlichkeit + gleiche Dienstleistungen usw.), und bei eingetragenen bekannten Marken kann sich der Schutz auch auf nicht ähnliche Waren und Dienstleistungen erstrecken (vorausgesetzt, die Voraussetzungen für Kontaktbeziehung, Verwechslungsgefahr und Beeinträchtigung von Interessen sind erfüllt).Zudem ist der Ausschluss aufgrund von „älteren Rechten“ wie nicht eingetragenen Zeichen (Passing-off) sowie Urheber- und Geschmacksmusterrechten im System ausdrücklich vorgesehen, sodass relative Eintragungshindernisse nicht auf „die Beziehung zwischen eingetragenen Marken“ beschränkt sind.
Zwar gibt es Bestimmungen, wonach eine Eintragung mit Zustimmung des Inhabers eines älteren Rechts zulässig sein kann, doch handelt es sich nicht um ein System, bei dem die Eintragung automatisch erfolgt, sobald eine Einverständniserklärung vorliegt, da der Prüfer das öffentliche Interesse und die Verwechslungsgefahr berücksichtigt (= es ist eine Einverständniserklärung sowie die Festlegung von Koexistenzbedingungen erforderlich).Da es auch Spielräume gibt, in denen eine Eintragung aufgrund von ehrlicher gleichzeitiger Nutzung oder besonderer Umstände zugelassen werden kann, strebt man in der Praxis eine Abhilfe an, die auf „Nutzungshistorie, Marktkoexistenz und tatsächlichen Geschäftsbeziehungen“ basiert und mit Einschränkungen (regionale, kanalspezifische oder Spezifikationsbeschränkungen) einhergeht.
Sobald die Anmeldung angenommen wurde, veröffentlicht der Registerführer die betreffende Anmeldung im Intellectual Property Official Journal. Da der Veröffentlichungstext auch Verzichtserklärungen und Bedingungen enthalten kann, beeinflussen Korrekturen und Verhandlungen über Einschränkungen vor der Veröffentlichung die „Rücklaufkosten“.
Ein Einspruch muss innerhalb von zwei Monaten nach dem Tag der Veröffentlichung eingelegt werden; eine Verlängerung um „mehr als zwei Monate nach Ablauf der Frist“ ist nicht zulässig (es gibt zwar Spielraum für Verlängerungen, aber eine Obergrenze).
Fallen mit fatalen Folgen: (1) Zustellung an die Gegenpartei, (2) eidesstattliche Erklärung über die Zustellung (Affidavit of Service) innerhalb von 14 Tagen; bei Mängeln in beiden Fällen kann dies fatale Folgen wie „kein Einspruch“ oder „Rücknahme des Einspruchs“ nach sich ziehen.
| Verfahren | Frist (grundsätzlich) | Wichtige Maßnahmen |
|---|---|---|
| Einreichung des Einspruchs (Notice of Opposition) | 2 Monate ab dem Tag der Bekanntmachung | Einreichung der Affidavit of Service innerhalb von 14 Tagen nach Zustellung an die Gegenpartei |
| Gegenerklärung | 2 Monate ab dem Tag des Erhalts der Mitteilung | Affidavit innerhalb von 14 Tagen nach gleichzeitiger Zustellung |
| Beweismittel der Gegenpartei (Statutory Declaration) | 2 Monate ab dem Tag des Eingangs der Gegendarstellung | Bei Nichtvorlage gilt der Einspruch als zurückgezogen |
| Beweismittel der antragstellenden Partei | 2 Monate ab dem Tag des Eingangs der Beweismittel der Einspruchspartei | Bei Nichtvorlage gilt die Anmeldung als zurückgenommen |
| Beweismittel der Einspruchspartei zur Gegendarstellung (freiwillig) | 2 Monate ab dem Tag des Eingangs der Beweismittel der antragstellenden Partei | Begrenzung auf die Erwiderung usw. – Steuerung des Umfangs erforderlich |
| Schriftliche Stellungnahme | Zwei Monate ab Benachrichtigung durch den Registrar | Fristverlängerung kann für maximal 6 Monate beantragt werden |
Lehnt der Registerführer die Anmeldung ab, ergeht eine Mitteilung über die vorläufige Zurückweisung (provisional refusal). Der Anmelder kann darauf mit einer schriftlichen Stellungnahme, einem Antrag auf mündliche Anhörung, einer Berichtigung oder einer eidesstattlichen Erklärung reagieren. Eine Fristverlängerung kann für maximal 6 Monate beantragt werden.
Ein in der Praxis nützliches System: Bei einer vorläufigen Zurückweisung besteht die Möglichkeit, die Anmeldegebühren zurückerstattet zu bekommen, wenn die Anmeldung innerhalb von zwei Monaten zurückgenommen wird; dies dient als Mittel zur Verlustbegrenzung bei Fällen mit geringen Erfolgsaussichten.
Wenn Einsprüche oder damit verbundene Rechtsstreitigkeiten anhängig sind, kann der Registerführer das Verfahren für einen bestimmten Zeitraum (z. B. maximal 6 Monate) aufschieben. Dies kann als Mittel in Betracht gezogen werden, um die Verhandlungen zwischen den Parteien und die Prozessstrategie mit dem Registerverfahren zu synchronisieren.
Die Verwaltungsgebühr für die Verlängerung beträgt 1.000 RM pro Klasse; für die Verlängerung und Wiederherstellung (Restoration) nach Ablauf der Frist fallen gesonderte Gebühren an, wobei MyIPO ausdrücklich einen Zeitraum von „6 Monaten nach Ablauf der Frist“ vorsieht. Zwar verlangt das System bei der Verlängerung keinen Nachweis der Nutzung, doch aufgrund des nachstehend beschriebenen Systems der Löschung wegen Nichtbenutzung (Revocation) bedeutet eine Verlängerung nicht automatisch Sicherheit (= die Verwaltung von Nutzungsnachweisen ist separat erforderlich).
Marken können als bewegliches Vermögen (personal/moveable property) Gegenstand von Übertragungen, Teilübertragungen, Sicherungsübertragungen und Belastungen (charge) sein.
Bedeutung der Eintragung: Wird eine Transaktion nicht beim Registerführer eingetragen, kann sie nicht nur gegenüber gutgläubigen Dritten geltend gemacht werden, sondern es sind auch Nachteile vorgesehen, wie z. B., dass der Erwerber keine Schadensersatzansprüche oder Ansprüche auf Herausgabe von Gewinnen für Verletzungen vor der Eintragung geltend machen kann (Lizenzgeschäfte unterliegen Ausnahmeregelungen).
Für die Wirksamkeit einer Lizenz sind Schriftform und Unterschrift erforderlich; wird sie im Register eingetragen, entfaltet sie (hinsichtlich der festgelegten Inhalte) eine Wirkung der Anfechtbarkeit und der vermuteten Bekanntmachung. Da zudem vorgesehen ist, dass der Lizenznehmer in eigenem Namen eine Klage wegen Rechtsverletzung erheben kann, wird in der Praxis eine Kombination aus „Vertragsklauseln (Klagebefugnis, Mitwirkungspflicht) + Eintragung“ festgelegt.
Für die Löschung wegen Nichtbenutzung (revocation) ist eine Nichtbenutzung von drei Jahren nach der Eintragung als Hauptvoraussetzung ausdrücklich festgelegt, und es ist eine Beweisstruktur erforderlich, die auch Einreden wie berechtigte Gründe umfasst.
Da Nichtigkeitserklärungen (invalidation), Berichtigungen im Register (rectification) und Aufhebungen aufgrund gerichtlicher Anordnungen in der Gebührenordnung als Antragsarten unter der Voraussetzung einer „Court Order“ aufgeführt sind, ist in der Praxis die Verknüpfung mit dem „High Court-Verfahren“ und nicht mit dem „MyIPO-Verfahren“ von Bedeutung. Für Inhaber bekannter Marken ist ausdrücklich vorgesehen, dass sie beim High Court eine Nichtigkeitserklärung beantragen können, sofern die Voraussetzungen wie Bekanntheit und Verwechslungsgefahr erfüllt sind.
Die falsche Darstellung einer Marke als „registered“ usw. gilt als Straftat. Wenn sich die Angabe auf eine Registrierung außerhalb des Landes bezieht, kann dies als „Registered“-Angabe angesehen werden, sofern dies nicht nachgewiesen wird. Daher ist Vorsicht geboten, da es bei der Verwendung von japanischen und englischen Bezeichnungen oder bei der Gestaltung von Verpackungen leicht zu Problemen kommen kann.
Der Trademarks Act 2019 schafft einen Rahmen, in dem der High Court in Verletzungsverfahren Unterlassungs-, Schadensersatz- und Gewinnabführungsanordnungen erlassen kann. Bei gefälschten Marken sind zudem Anordnungen zur Beweissicherung, wie z. B. Beschlagnahmungen, sowie zusätzliche Schadensersatzansprüche vorgesehen.Darüber hinaus sind im Gesetz auch Anordnungen zur Entfernung von Kennzeichnungen auf den verletzenden Produkten, deren Vernichtung, Herausgabe, Beseitigung oder Einziehung vorgesehen, sodass nicht nur eine Unterlassung, sondern auch eine „wirksame“ physische Entfernung vom Markt angestrebt werden kann.
Für die Fälschung (Counterfeiting) eingetragener Marken sind schwere Sanktionen wie Geldstrafen von bis zu 1 Million RM und Freiheitsstrafen von bis zu 5 Jahren vorgesehen, und der Import, Verkauf oder Besitz von Produkten mit gefälschten Kennzeichnungen stellt ebenfalls einen eigenständigen Straftatbestand dar. Darüber hinaus gilt es als Straftat, wenn eine nicht registrierte Person als „Vertreter für eingetragene Marken“ tätig wird; daher ist die Einhaltung der Compliance-Vorschriften durch Vertreter (Überprüfung der Registrierbarkeit) auch im Hinblick auf den Schutz der Auftraggeber von großer Bedeutung.
Rechteinhaber (eingetragene Inhaber oder bestimmte Lizenznehmer) können beim Registerführer einen Antrag stellen, wenn die Einfuhr von rechtsverletzenden Waren zu erwarten ist. Die Genehmigung ist grundsätzlich 60 Tage gültig, und der Registerführer verlangt unter Berücksichtigung der mit der Beschlagnahme verbundenen Kosten, der Verhinderung von Missbrauch sowie des Schutzes der Importeure eine Sicherheitsleistung.
Nach der Beschlagnahme muss der Rechteinhaber innerhalb einer bestimmten Frist eine Klage wegen Rechtsverletzung einreichen; bei Unterlassung besteht das Risiko der Aufhebung der Beschlagnahme und der Entschädigungszahlung. Darüber hinaus sind die von Amts wegen erfolgende Zurückhaltung durch den Zoll (Ex-officio) sowie Ausnahmen für geringe Mengen und nichtkommerzielle Waren (de minimis) geregelt, sodass für Maßnahmen im grenzüberschreitenden E-Commerce ein Verständnis der Systemgestaltung unerlässlich ist.
Als Rahmen für Ermittlungen und Durchsetzungsmaßnahmen wurden Begriffe wie „Controller“ auf der Grundlage des Trade Descriptions Act 2011 aufgenommen, und dem „Assistant Controller“ wurden Ermittlungsbefugnisse (einschließlich Befugnisse nach dem Strafprozessrecht) übertragen.
MyIPO weist darauf hin, dass es im Rahmen des Madrider Systems möglich ist, unter dem Motto „eine Sprache, ein Verfahren, ein Gebührensystem“ Anmeldungen in zahlreichen Ländern einzureichen, wobei davon ausgegangen wird, dass MyIPO als Ursprungsamt an dem Verfahren beteiligt ist.
Was die Benennung Malaysias betrifft, so sieht die Regelung einen Zeitrahmen von 18 Monaten für die Steuerung des Zeitpunkts vorläufiger Zurückweisungen und Einsprüche vor (Logik, wonach nach Ablauf von 18 Monaten ab der Benennung/nachträglichen Benennung sowie nach Ablauf der Einspruchsfrist usw. der „endgültige Schutz“ gewährt wird).
Da die Ausweitung auf nicht ähnliche Waren und Dienstleistungen sowie die Beurteilung von Konflikten mit älteren Rechten ebenso problematisch sind wie bei inländischen Anmeldungen, müssen die „Gestaltung der benannten Waren und Dienstleistungen“, die „Vorschau“ sowie die „Zustimmungs- und Koexistenzbedingungen“ in gleichem Maße wie in der inländischen Praxis ausgearbeitet werden.
| Fall | Kernpunkte (Zusammenfassung der Urteilsbegründung) | Praktische Hinweise |
|---|---|---|
| Ortus Expert White Sdn Bhd gegen Nor Yanni Adom & Anor (Bundesgericht, 2022) | Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Rahmen einer Verletzungsentscheidung ist die Marke als Ganzes zu betrachten und der Entscheidungsrahmen unter Berücksichtigung der Behandlung von Disclaimern usw. auf der Grundlage der „Wahrnehmung der Verbraucher“ zu strukturieren | ① Selbst bei einer Eintragung mit Disclaimer ist die Annahme „im Streitfall nicht zu sehen“ gefährlich. ② Ein Disclaimer oder eine Einschränkung in der Anmeldungsphase wirkt sich auch auf spätere Auseinandersetzungen über Verletzung und Nichtigkeit aus. ③ Der Nachweis der Verwechslungsgefahr muss bis auf die „Verbrauchergruppe und die tatsächlichen Marktverhältnisse“ heruntergebrochen werden |
| Anzeige in einer App im Zusammenhang mit den Marken „Malaysia Airlines“ und „Firefly“ (High Court, 2024) | Auch bei der Darstellung von Marken Dritter auf einer Plattform (App) ist die Beziehung zum „Use“-Erfordernis (Tatbestand der Verletzung) des Trademarks Act 2019 strittig | ① E-Commerce- und App-Betreiber können sich nicht einfach darauf berufen, dass „die Veröffentlichung in der Verantwortung Dritter liegt“. ② Für die Rechteinhaber ist der Nachweis entscheidend, dass die Anzeige im „course of trade“ erfolgt (Ertragsstruktur, Benutzeroberfläche, Handelsabläufe). ③ Die Gestaltung von Verträgen (Nutzungsbedingungen) sowie von „Notice & Takedown“-Verfahren steht in direktem Zusammenhang mit der Streitvermeidung |
| McDonald v McCurry (Bundesgericht, 2009) | Das Bundesgericht bestätigte das Urteil des Berufungsgerichts und entschied, dass die Verwendung von „Mc“ durch McCurry keine Passing-off-Tätigkeit darstelle, bei der der Handelsname bzw. das Erscheinungsbild (Get-up) von McDonald nachgeahmt werde | ① Selbst bei bekannten Marken wird ein „Exklusivbereich“ nicht automatisch anerkannt. ② Die Verwechslungsgefahr wird nicht nur anhand der Ähnlichkeit der Namen, sondern anhand einer Gesamtbewertung von Erscheinungsbild, Dienstleistungsinhalt, Kundenkreis usw. beurteilt. ③ Die Behauptung der Bekanntheit muss anhand von Beweisen (Marktdurchdringung, Werbung, Umsatz) strukturiert werden |
| Prüfpunkte | Notwendigkeit | Praktische Hinweise (Fallstricke) |
|---|---|---|
| Name und Anschrift des Antragstellers (Unternehmensnummer usw.) | Erforderlich | Bei ausländischen Anmeldern kann die Angabe einer Zustelladresse vorausgesetzt werden |
| Bevollmächtigung des Vertreters (TMR7 usw.) | In der Regel erforderlich (bei ausländischen Anmeldungen) | Ernennung und Beendigung erfolgen ebenfalls über ein Formular. Auch bei geringen Kosten sind Mängel fatal |
| Markenmuster (grafisch darstellbare Darstellung) | Erforderlich | Bei der Anmeldung werden „eindeutige Beschaffenheitsangaben“, „grafische Darstellung“ und „Farbbeschränkungen“ usw. verlangt |
| Bezeichnete Waren und Dienstleistungen (Klassen/Spezifikation) | Erforderlich | Durch die Verwendung der vorab genehmigten Liste werden die amtlichen Gebühren reduziert und die Prüfungsdauer verkürzt. Zu weit gefasste Angaben bergen das Risiko einer Zurückweisung |
| Angaben zur Priorität (falls zutreffend) | Fakultativ (strategisch) | Angabe von Anmeldetag, Land, Nummer und beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Auch bei vorläufigem Schutz durch eine Ausstellung beträgt die Prioritätsfrist 6 Monate |
| Vorrecherche (PSA/Recherche) | Fakultativ (empfohlen) | Streitpunkte erstrecken sich nicht nur auf „frühere Registrierungen“, sondern auch auf Passing-off usw. |
| Zweckmäßigkeit einer beschleunigten Prüfung | Fakultativ | Es gibt Ausnahmen (z. B. Kollektiv- und Zertifizierungsmarken, bestimmte nicht-traditionelle Marken) |
| Geplante Nutzung und Art der Nutzung | Empfohlen (zur zukünftigen Verteidigung) | Auch wenn bei der Verlängerung kein Nachweis der Benutzung erforderlich ist, sollten Beweismittel zur Verteidigung gegen eine Löschung wegen Nichtbenutzung (3 Jahre) vorbereitet werden |
In der malaysischen Markenpraxis entscheiden die Nutzung der „Pre-approved list“ bei der Festlegung der Waren und Dienstleistungen sowie die konsequente Einhaltung der formalen Anforderungen (Zustellungserklärung und gesetzliche eidesstattliche Erklärung) über Kosten, Geschwindigkeit und Erfolg.Von vielschichtigen Rechtsdurchsetzungsmaßnahmen bis hin zu grenzüberschreitenden Maßnahmen und strafrechtlichen Rechtsbehelfen, über die Verwaltung von Benutzungsnachweisen im Hinblick auf die Löschung wegen dreijähriger Nichtbenutzung bis hin zum 18-Monats-Zeitrahmen des Madrider Systems – es gibt eine Vielzahl von Punkten, die japanische Unternehmen sowohl in Bezug auf „Offensive“ als auch auf „Defensive“ beachten sollten.
Die internationale Patentanwaltskanzlei EVORIX bietet umfassende Unterstützung bei der Anmeldung und Durchsetzung von Markenrechten in Südostasien, einschließlich Malaysia. Von der Ausarbeitung der Anmeldung unter Nutzung der „Pre-approved list“ über die Bearbeitung von Einsprüchen und Zurückweisungen bis hin zur Reaktion auf Rechtsverletzungen – unsere erfahrenen Patentanwälte arbeiten eng mit lokalen Vertretern zusammen.
*Dieser Artikel wurde auf der Grundlage des Trademarks Act 2019, der Trade Marks Regulations 2019 und öffentlich zugänglicher Unterlagen von MyIPO (Stand: April 2026) erstellt und dient der allgemeinen Information. Für konkrete Entscheidungen in Einzelfällen empfehlen wir die Konsultation von Experten, einschließlich lokaler Vertreter.
AUTOR
Takefumi Sugiura
EVORIX (EVORIX) – Patentanwalt und Geschäftsführer
Unterstützt Mandanten aus einer Vielzahl von Branchen – darunter IT, Fertigung, Start-ups, Mode und Medizin – von der Anmeldung von Patenten, Marken, Geschmacksmustern und Urheberrechten bis hin zu Gerichtsverfahren und Verletzungsklagen. Verfügt über fundierte Kenntnisse in Bezug auf IP-Strategien in zukunftsweisenden Bereichen wie KI, IoT, Web3 und FinTech. Mitglied in mehreren Verbänden, darunter der Japanischen Patentanwaltskammer, der Asian Patent Attorneys Association (APAA) und der Japan Trademark Association (JTA).