Andererseits reißen die Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum (Patenten) jedoch nicht ab. „Als wir versuchten, die Ergebnisse der gemeinsamen Forschung als Patent anzumelden, kam es zu Streitigkeiten mit der Universität über die Zuordnung der Rechte.“ „Da der Zeitpunkt der Veröffentlichung der Forschungsergebnisse nicht stimmte, konnten wir kein Patent mehr erhalten.“ – Solche Fälle sind keineswegs selten.
Viele Patentstreitigkeiten im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Industrie und Wissenschaft entstehen durch unzureichende Vorabvereinbarungen oder unterschiedliche Auffassungen beider Seiten. Das heißt: Mit dem richtigen Wissen und einem angemessenen Vertrag lassen sich viele Probleme von vornherein vermeiden.
In diesem Artikel werden zunächst die Gründe für die Häufigkeit von Patentstreitigkeiten bei der Zusammenarbeit zwischen Industrie und Wissenschaft aufgezeigt. Anschließend werden fünf wichtige Punkte, die Unternehmen beachten sollten, konkrete Fallbeispiele sowie die Vorteile einer Beratung durch einen Patentanwalt umfassend erläutert – allesamt Informationen, die für die Praxis von Nutzen sind.
Inhaltsverzeichnis
Patentstreitigkeiten bei der Zusammenarbeit zwischen Industrie und Wissenschaft sind nicht nur auf „Mängel im Vertrag“ zurückzuführen. Dahinter liegen strukturelle Unterschiede zwischen Universitäten und Unternehmen. Sehen wir uns hier die drei Hauptgründe an, warum es häufig zu Streitigkeiten kommt.
Für Unternehmen besteht das Ziel der gemeinsamen Forschung darin, durch die Kommerzialisierung Gewinne zu erzielen. Das Endziel ist es, Forschungsergebnisse in Produkte oder Dienstleistungen umzusetzen und sich damit einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu sichern. Daher besteht ein starker Anreiz, die Technologie exklusiv nutzen zu wollen und Wettbewerber davon abzuhalten, sie zu nutzen.
Für die Universität hingegen besteht das Ziel in der Veröffentlichung wissenschaftlicher Ergebnisse und der Rückführung von Wissen an die Gesellschaft. Die Bewertungskriterien für Forscher sind das Verfassen von Fachartikeln, die Präsentation auf wissenschaftlichen Konferenzen und der Beitrag zur Weiterentwicklung der Wissenschaft. Patente sind lediglich „eine Form der Forschungsergebnisse“, und deren exklusive Nutzung steht in gewisser Weise im Widerspruch zur Mission der Universität.
Diese unterschiedlichen Ziele führen zu grundlegenden Konflikten bei Verhandlungen über die Rechtszugehörigkeit und den Umfang der Nutzung. Unternehmen wollen „die Technologie exklusiv für sich nutzen“, Universitäten wollen „sie der Gesellschaft in großem Umfang zurückgeben“ – wenn man eine gemeinsame Forschung beginnt, ohne diese Kluft zu überbrücken, kommt es zu Problemen, sobald Ergebnisse vorliegen.
Vergleich der Ziele von Unternehmen und Universitäten
Unternehmen: Kommerzialisierung von Forschungsergebnissen und Etablierung von Wettbewerbsvorteilen. Streben nach exklusiver Nutzung von Patenten.
Universität: Veröffentlichung wissenschaftlicher Ergebnisse und Rückführung von Wissen in die Gesellschaft. Veröffentlichung von Fachartikeln und Leistungsbewertung der Forscher sind wichtig. Patente werden meist breit lizenziert.
Diese grundlegenden Zielunterschiede zu verstehen und bereits in der Vertragsphase sorgfältig abzustimmen, ist der erste Schritt zur Vermeidung von Problemen.
| Vergleichspunkte | Unternehmen | Universität |
|---|---|---|
| Endziel | Kommerzialisierung und Gewinnerzielung | Wissenschaftlicher Beitrag und Wissensrückfluss |
| Haltung gegenüber Patenten | Exklusive Nutzung | Breite Lizenzvergabe |
| Priorität der Veröffentlichung von Ergebnissen | Geheimhaltung hat Vorrang | Priorität für frühzeitige Veröffentlichung |
| Bewertungskriterien | Umsatz und Marktanteil | Anzahl der Veröffentlichungen, Zitate und Auszeichnungen |
| Zeitrahmen | Kurz- bis mittelfristig (Produktveröffentlichung) | Mittel- bis langfristig (Grundlagenforschung) |
Ein weiterer großer Unterschied zwischen Unternehmen und Universitäten besteht darin, dass Universitäten Patente nicht selbst verwerten (Produktisierung und Verkauf). Bei gemeinsamen Forschungsprojekten zwischen Unternehmen besteht die Möglichkeit, dass beide Seiten das Patent verwerten, sodass durch die Vereinbarung „gemeinsame Patente können von jeder Seite frei verwertet werden“ ein gewisses Gleichgewicht hergestellt wird.
Im Falle von Universitäten werden jedoch selbst bei Vorhandensein eines Patents keine eigenen Produkte hergestellt. Daher liegt der Wert eines Patents für die Universität in den Lizenzerträgen. Es ist üblich, dass die Universität im Gegenzug für die Nichtverwertung des Patents eine Entschädigung vom Unternehmen erhält, was als „Nichtverwertungsentschädigung“ bezeichnet wird; jedoch kommt es häufig zu Streitigkeiten über die Höhe und die Bedingungen dieser Entschädigung.
Zudem besteht die Möglichkeit, dass die Universität das gemeinsame Patent an Dritte (einschließlich Wettbewerber des Unternehmens) lizenziert. Für das Unternehmen ist dies natürlich eine Situation, die es vermeiden möchte, doch auf Seiten der Universität gibt es nicht selten Widerstände gegen eine Einschränkung der Lizenzvergabe an Dritte, da sie der Politik folgt, „der Gesellschaft einen breiten Nutzen zukommen zu lassen“.
Viele Universitäten stellen Musterverträge (Vorlagen) für gemeinsame Forschungsprojekte im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Industrie und Wissenschaft bereit. Unternehmen, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen sowie Start-ups, die zum ersten Mal eine gemeinsame Forschung mit einer Universität durchführen, unterschreiben diese Verträge manchmal, ohne den Inhalt gründlich zu prüfen, in der Annahme, dass „es wohl kein Problem sein dürfte, da der Vertrag von der Universität bereitgestellt wurde“.
Allerdings sind die Musterverträge der Universitäten nicht selten so gestaltet, dass sie für die Universität vorteilhafte Bedingungen enthalten. So finden sich beispielsweise Klauseln, wonach alle Ergebnisse der gemeinsamen Forschung der Universität zustehen, die Universität diese frei an Dritte lizenzieren darf oder keine Einschränkungen für die Veröffentlichung von Forschungsarbeiten gelten.
Wenn Unternehmen diese Bedingungen unverändert akzeptieren, besteht die Gefahr, dass sie trotz hoher Forschungsinvestitionen die Ergebnisse nicht ausreichend nutzen können. Der Vertrag ist der Ausgangspunkt für Verhandlungen. Es ist daher unerlässlich, auf der Grundlage der Vorlage die für das eigene Unternehmen wichtigen Punkte konsequent zu verhandeln.
⚠ Risiken von Musterverträgen
Die Musterverträge der Universitäten sind so gestaltet, dass sie in erster Linie die Interessen der Universität wahren. Wenn Klauseln wie „Zugehörigkeit der Ergebnisse zur Universität“, „freie Lizenzierung an Dritte“ und „keine Einschränkungen bei der Veröffentlichung von Forschungsarbeiten“ unverändert enthalten sind, besteht für das Unternehmen das Risiko, dass es zwar die Forschungsmittel trägt, die Ergebnisse aber nicht ausreichend nutzen kann. Lassen Sie den Vertrag unbedingt von einem Experten prüfen und legen Sie klar fest, welche Punkte verhandelt werden müssen.
Um Patentstreitigkeiten bei der Zusammenarbeit zwischen Industrie und Wissenschaft zu vermeiden, ist es äußerst wichtig, vor Abschluss eines Kooperationsvertrags alle wesentlichen Punkte zum geistigen Eigentum sorgfältig zu prüfen und zu verhandeln. Im Folgenden werden fünf Checkpunkte, die Unternehmen unbedingt beachten sollten, ausführlich erläutert.
✅ Punkt 1: Zugehörigkeit der Patente
Es muss klar festgelegt werden, ob die Patentrechte an Erfindungen, die aus der gemeinsamen Forschung hervorgehen, bei der Universität oder beim Unternehmen liegen oder gemeinsam gehalten werden. Die Form der Zuordnung ist für das Unternehmen der Punkt mit den größten geschäftlichen Auswirkungen.
Die Zugehörigkeit der Patente ist der wichtigste Verhandlungspunkt bei der Zusammenarbeit zwischen Industrie und Wissenschaft. Es muss klar festgelegt werden, wer die Patentrechte an den aus der gemeinsamen Forschung hervorgegangenen Erfindungen besitzt. Im Allgemeinen gibt es die folgenden drei Modelle der Zugehörigkeit:
(1) Gemeinsames Eigentum: Hierbei halten die Universität und das Unternehmen gemeinsam die Patentrechte. Dies ist die gängigste Form, jedoch ist aufgrund der patentrechtlichen Bestimmung, dass „ohne Zustimmung der anderen Partei keine Lizenzen an Dritte vergeben werden dürfen“, eine gesonderte Vereinbarung über die Lizenzpolitik erforderlich.
(2) Alleinige Zugehörigkeit zum Unternehmen: Bei diesem Modell hält das Unternehmen allein die Patentrechte. Dies bietet dem Unternehmen den größten Spielraum, doch da die Universität die Forschungsergebnisse abgibt, werden häufig eine angemessene Gegenleistung oder Rücklizenzbedingungen gefordert.
(3) Alleinige Zugehörigkeit zur Universität: Hierbei hält die Universität allein die Patentrechte und vergibt Lizenzen an das Unternehmen. Für das Unternehmen ist es entscheidend, ob es eine exklusive Lizenz erhalten kann.
?? Verhandlungspunkte
Im Falle einer gemeinsamen Inhaberschaft sollten nicht nur die Anteile, sondern auch die Handhabung der „Lizenzrechte gegenüber Dritten“ unbedingt klar festgelegt werden. Gemäß Artikel 73 Absatz 3 des Patentgesetzes ist eine Lizenzvergabe an Dritte ohne Zustimmung der Miteigentümer nicht möglich, es können jedoch im Vertrag abweichende Bestimmungen festgelegt werden. Für das Unternehmen wird dringend empfohlen, eine Klausel aufzunehmen, die die Lizenzvergabe an Wettbewerber einschränkt.
✅ Checkpunkt 2: Entschädigung für Nichtnutzung
Da die Universität das Patent nicht selbst nutzt, handelt es sich hierbei um eine Vereinbarung, wonach das Unternehmen der Universität eine Entschädigung zahlt, wenn es das Patent nutzt. Die Berechnungsmethode für die Entschädigung und die Zahlungsbedingungen sind wichtige Verhandlungspunkte, die sich direkt auf den Gewinn auswirken.
Die Nichtnutzungsentschädigung ist eine Lizenzgebühr, die das Unternehmen an die Universität zahlt, als Ausgleich dafür, dass die Universität das gemeinsame Patent nicht selbst nutzt (keine Produkte herstellt). Nach dem Patentgesetz kann jeder Mitinhaber ein gemeinsames Patent frei nutzen; da die Universität jedoch nicht über die entsprechenden Kapazitäten verfügt, erzielt nur das Unternehmen Gewinne. Dies ist ein Mechanismus, um dieses Ungleichgewicht auszugleichen.
Es gibt verschiedene Methoden zur Berechnung der Nichtnutzungsentschädigung, darunter typischerweise ein bestimmter Prozentsatz des Umsatzes (laufende Lizenzgebühren) oder eine einmalige Zahlung (Anfangszahlung). Bei laufenden Lizenzgebühren ist die Höhe der Entschädigung an den Umsatz gekoppelt, sodass sie umso höher ausfällt, je besser sich das Produkt verkauft.
Unternehmen müssen sorgfältig prüfen, ob der Satz der Nichtnutzungsentschädigung angemessen ist, ob eine Obergrenze festgelegt wurde, ob die Zahlungsdauer begrenzt ist und ob der Umfang der betroffenen Produkte klar definiert ist. Unklare Vereinbarungen können später zu Streitigkeiten führen.
?? Verhandlungspunkte
Die marktüblichen Sätze für Nichtnutzungsentschädigungen variieren je nach Branche und Technologiebereich. Im Allgemeinen gilt ein Richtwert von etwa 1 bis 5 % des Umsatzes, doch manche Universitäten verlangen unter Umständen auch höhere Sätze. Durch die Festlegung einer Obergrenze (Cap) und die Aufnahme einer Klausel zur Überprüfung des Satzes nach Ablauf einer bestimmten Frist lassen sich die Risiken für das Unternehmen mindern.
✅ Check 3: Zeitpunkt der Veröffentlichung von Forschungsarbeiten
Für Forscher an Universitäten ist die Veröffentlichung von Artikeln unverzichtbar. Wenn jedoch Forschungsergebnisse vor der Patentanmeldung veröffentlicht werden, besteht das Risiko, dass aufgrund des Verlusts der Neuheit kein Patent erteilt werden kann. Die Abstimmung des Zeitpunkts von Veröffentlichung und Anmeldung ist daher unerlässlich.
Der Zeitpunkt der Veröffentlichung von Forschungsarbeiten ist einer der am häufigsten übersehenen, aber äußerst wichtigen Punkte bei der Zusammenarbeit zwischen Industrie und Wissenschaft. Im Patentrecht gilt: Wenn der Inhalt einer Erfindung vor der Anmeldung öffentlich bekannt wird, geht grundsätzlich die „Neuheit“ verloren, und ein Patent kann nicht mehr erteilt werden.
Für Universitätsforscher ist die Veröffentlichung von wissenschaftlichen Arbeiten eine Angelegenheit von höchster Bedeutung, die sich direkt auf die Leistungsbewertung auswirkt. Der Wunsch der Forscher, „so schnell wie möglich zu veröffentlichen“, ist zwar verständlich, doch aus Sicht der Unternehmen ist es wohl ihr eigentlicher Wunsch, dass mit der Veröffentlichung gewartet wird, bis die Patentanmeldung abgeschlossen ist.
In Verträgen ist es üblich, eine Klausel aufzunehmen, die besagt: „Die andere Partei ist spätestens X Tage vor der Veröffentlichung der wissenschaftlichen Arbeit zu benachrichtigen, um die Notwendigkeit einer Patentanmeldung zu besprechen.“ In der Regel wird eine Vorankündigungsfrist von etwa 30 bis 90 Tagen festgelegt. Der Ablauf sieht vor, dass die Patentanmeldung innerhalb dieser Frist abgeschlossen wird und die Veröffentlichung der wissenschaftlichen Arbeit erst danach genehmigt wird.
⚠ Risiko des Verlusts der Neuheit
Wenn der Inhalt der Erfindung vor der Patentanmeldung in einer wissenschaftlichen Arbeit oder auf einer Fachkonferenz veröffentlicht wird, geht grundsätzlich die Neuheit verloren, und ein Patent kann nicht mehr erteilt werden. In Japan gibt es zwar eine Regelung für „Ausnahmen vom Neuheitsverlust“ (innerhalb eines Jahres ab dem Anmeldetag), doch da diese bei Auslandsanmeldungen in vielen Ländern nicht gilt, ist besondere Vorsicht geboten, wenn Sie eine globale Patentstrategie verfolgen. Es ist eine unumstößliche Regel, die wissenschaftliche Arbeit erst nach Abschluss der Patentanmeldung zu veröffentlichen.
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Es wird empfohlen, für die Vorankündigung einer Veröffentlichung eine Frist von mindestens 60 Tagen einzuplanen. Die Vorbereitung der Patentanmeldung (Erstellung der Beschreibung, Vorbereitung der Zeichnungen, interne Genehmigungsverfahren usw.) erfordert einen gewissen Zeitaufwand. Legen Sie zudem konkret fest, auf welchem Weg die Vorankündigung erfolgen soll (schriftlich oder per E-Mail) und wie der Abstimmungsprozess nach der Benachrichtigung ablaufen soll.
✅ Check 4: Vorhandenes geistiges Eigentum
Legen Sie klar fest, wie mit dem geistigen Eigentum (Hintergrund-IP) umgegangen wird, das die jeweiligen Parteien bereits vor Beginn der gemeinsamen Forschung besaßen. Wenn die Grenze zwischen den Ergebnissen der gemeinsamen Forschung und bestehenden Technologien unklar bleibt, kann dies zu schwerwiegenden Problemen führen.
Unter Hintergrund-IP versteht man geistiges Eigentum, das die einzelnen Parteien bereits vor Beginn der gemeinsamen Forschung besaßen. Dazu gehören beispielsweise Patente auf Fertigungstechnologien, die ein Unternehmen besitzt, oder Basistechnologien, die Forscher an einer Universität im Laufe ihrer bisherigen Forschung entwickelt haben.
Ist die Grenze zwischen den Ergebnissen der gemeinsamen Forschung (Foreground-IP) und dem Hintergrund-IP unklar, kommt es zu Streitigkeiten über die Urheberschaft, wie etwa: „Diese Technologie gehörte ursprünglich der Universität“ oder „Nein, sie ist ein Ergebnis, das erst im Rahmen der gemeinsamen Forschung entstanden ist“.
Wenn zudem die Nutzung von Hintergrund-IP für die Umsetzung der Ergebnisse der gemeinsamen Forschung unerlässlich ist, müssen die Lizenzbedingungen dafür im Voraus festgelegt werden. Insbesondere in Fällen, in denen eine Produktisierung ohne die Nutzung der Basistechnologie der Universität nicht möglich ist, haben die Lizenzbedingungen für Hintergrund-IP erhebliche Auswirkungen auf das Unternehmen.
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Vor dem Abschluss eines Vertrags über gemeinsame Forschung ist es wichtig, die Hintergrund-IP beider Seiten in einer Liste zusammenzufassen und schriftlich zu bestätigen. Außerdem sollten die Lizenzbedingungen (unentgeltlich oder entgeltlich, exklusiv oder nicht exklusiv usw.) für den Fall, dass die Hintergrund-IP der anderen Partei zur Umsetzung der Ergebnisse der gemeinsamen Forschung erforderlich ist, im Vertrag klar festgelegt werden.
✅ Checkpunkt 5: Übernahme der Anmelde- und Aufrechterhaltungskosten
Legen Sie den Anteil an den Kosten für die Patentanmeldung, die Prüfungsanforderung, die Jahresgebühren (Aufrechterhaltungskosten) und die Kosten für Auslandsanmeldungen klar fest. Da diese Kosten über einen langen Zeitraum anfallen, handelt es sich um einen wichtigen Punkt, der sich direkt auf die Budgetplanung auswirkt.
Die Erlangung und Aufrechterhaltung eines Patents ist mit höheren Kosten verbunden, als man sich vorstellen kann. Selbst bei einer Anmeldung im Inland fallen Anmeldegebühren, Gebühren für die Einleitung des Prüfungsverfahrens, Eintragungsgebühren sowie jährliche Jahresgebühren (Aufrechterhaltungskosten) an. Wenn man auch Auslandsanmeldungen in Betracht zieht, kommen noch Übersetzungskosten und die Gebühren für Vertreter in den jeweiligen Ländern hinzu, sodass Kosten in Höhe von mehreren Millionen Yen pro Fall keine Seltenheit sind.
Bei gemeinsam gehaltenen Patenten kommt es zu Unzufriedenheit, wenn nicht im Voraus festgelegt wird, wie diese Kosten aufgeteilt werden sollen. Es entstehen dann Vorwürfe wie: „Die Universität will die Kosten nicht tragen“ oder „Es ist unfair, dass die Universität Rechte besitzt, obwohl nur das Unternehmen die Kosten trägt“.
In der Regel erfolgt die Kostentragung entsprechend den Beteiligungsanteilen, doch kommt es nicht selten vor, dass das Unternehmen faktisch die gesamten Kosten trägt. In diesem Fall ist es wichtig, so zu verhandeln, dass Rechte (wie beispielsweise ein ausschließliches Nutzungsrecht) gesichert werden, die der Kostenübernahme durch das Unternehmen angemessen sind.
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Bei der Vereinbarung über die Kostentragung sollten nicht nur die Kosten für inländische, sondern auch für ausländische Anmeldungen berücksichtigt werden. Außerdem können künftige Streitigkeiten vermieden werden, wenn die Behandlung der Anteile im Falle eines Verzichts einer Partei auf die Kostentragung (z. B. Übertragung der Anteile an die andere Partei) festgelegt wird. Da insbesondere die Aufrechterhaltungskosten über einen langen Zeitraum anfallen, sind auch Regeln für den Fall eines Verzichts auf die Rechte während der Laufzeit wichtig.
| Nr. | Prüfpunkt | Wichtige Punkte | Risikostufe |
|---|---|---|---|
| 1 | Patentinhaberschaft | Gemeinsames oder alleiniges Eigentum, Beteiligungsquote, Möglichkeit der Lizenzvergabe an Dritte | Höchste Priorität |
| 2 | Ausübungsentschädigung | Satz, Höchstbetrag, Zahlungszeitraum, Umfang der betroffenen Produkte | Am wichtigsten |
| 3 | Zeitpunkt der Veröffentlichung der Arbeit | Vorankündigungsfrist, Konsultationsprozess, Genehmigung zur Veröffentlichung nach Abschluss der Anmeldung | Hoch |
| 4 | Hintergrund-IP | Auflistung bestehender IP, Lizenzbedingungen, Abgrenzung zu den Forschungsergebnissen | Hoch |
| 5 | Anmelde- und Aufrechterhaltungskosten | Kostenverteilung, Kosten für Auslandsanmeldungen, Regeln bei Verzicht auf Rechte | Mittel |
Hier stellen wir zwei typische Problemfälle vor, die in der Praxis der Zusammenarbeit zwischen Industrie und Wissenschaft tatsächlich auftreten können. In beiden Fällen hätten die Probleme durch geeignete Verträge und vorbeugende Maßnahmen vermieden werden können. Bitte wenden Sie diese Beispiele auf die Situation Ihres Unternehmens an, um Risiken zu identifizieren.
Ein kleiner bis mittelgroßer Hersteller, Firma A, führte gemeinsam mit dem Forschungslabor B einer staatlichen Universität eine gemeinsame Forschung zu neuen Materialien durch. Die Forschung verlief reibungslos und es standen bahnbrechende Ergebnisse bevor. Firma A plante, diese Ergebnisse als Patent anzumelden und anschließend als neues Produkt auf den Markt zu bringen.
Doch dann präsentierte ein außerordentlicher Professor des Forschungslabors B die Forschungsergebnisse auf einer internationalen Konferenz, ohne sich mit Unternehmen A abzusprechen. Der Professor hatte zwar die Absicht, die Einreichungsfrist für eine wichtige Konferenz einzuhalten, doch durch diese Präsentation wurde der Inhalt der Erfindung öffentlich bekannt.
In Japan hätte es aufgrund der Regelung zur „Ausnahme vom Neuheitsverlust“ die Möglichkeit gegeben, nach Einhaltung bestimmter Verfahren eine Anmeldung einzureichen, doch die von Unternehmen A geplanten Anmeldungen in Europa und China wurden unmöglich. Infolgedessen sah sich Unternehmen A gezwungen, seine globale Patentstrategie grundlegend zu überdenken, was zum Verlust der Wettbewerbsfähigkeit auf den ausländischen Märkten führte.
⚠ Lehren aus diesem Fall
Hätte der Kooperationsvertrag eine „Vorabmitteilungspflicht für wissenschaftliche Artikel und Konferenzvorträge (mindestens 60 Tage im Voraus)“ sowie eine „Veröffentlichungssperrfrist bis zum Abschluss der Patentanmeldung“ enthalten, hätte dieser Konflikt vermieden werden können. Es ist wichtig, einen Genehmigungsprozess für Veröffentlichungen über die IP-Abteilung der Universität in den Vertrag aufzunehmen, um zu verhindern, dass Forscher auf eigene Faust veröffentlichen.
Das Start-up-Unternehmen C gründete sein Geschäft auf der Grundlage der Forschungsergebnisse von Professor D einer renommierten privaten Universität. Für den Kooperationsvertrag wurde fast unverändert die Vorlage der Universität verwendet, und die Patente wurden als gemeinsames Eigentum der Universität und des Unternehmens festgelegt. Die Regelung zur Entschädigung bei Nichtverwertung beschränkte sich auf die vage Formulierung „separat zu vereinbaren“.
Als die Produkte von Unternehmen C auf dem Markt erfolgreich waren und der Umsatz rasant wuchs, forderte die TLO (Technologievermittlungsstelle) der Universität eine hohe Nichtnutzungsentschädigung in Höhe von 8 % des Umsatzes. Da Unternehmen C den Großteil der Forschungskosten selbst getragen und bei der Produktentwicklung eigene Technologien entwickelt hatte, empfand es diesen Satz als unangemessen hoch; da jedoch kein konkreter Satz im Vertrag festgelegt war, gestalteten sich die Verhandlungen schwierig.
Schließlich wurde der Satz nach langwierigen Verhandlungen unter Einbeziehung von Patentanwälten und Rechtsanwälten gesenkt, doch die Verzögerung des Geschäftsplans während der Verhandlungsphase und die hohen Anwaltskosten stellten für das Start-up einen erheblichen Rückschlag dar.
⚠ Lehre aus diesem Fall
Die Bedingungen für die Nichtumsetzungsentschädigung sollten nicht als „separat zu vereinbaren“ formuliert werden, sondern konkrete Lizenzgebühren, Höchstbeträge und Zahlungsbedingungen sollten bereits in der Vertragsphase klar festgelegt werden. Insbesondere für Start-ups kann die Zusage hoher Lizenzgebühren in einer Phase, in der die künftigen Umsätze noch ungewiss sind, die Existenz des Unternehmens selbst gefährden. Es sollte die Festlegung gestaffelter Lizenzgebühren entsprechend der Umsatzgröße sowie die Festlegung von Höchstbeträgen in Betracht gezogen werden.
Um Streitigkeiten im Bereich des geistigen Eigentums bei der Zusammenarbeit zwischen Industrie und Wissenschaft zu vermeiden, ist die Einbeziehung eines Patentanwalts als Experte äußerst wirksam. Im Folgenden werden drei wesentliche Vorteile erläutert, die sich aus der Beratung durch einen Patentanwalt ergeben.
Vorteile der Vertragsprüfung
Patentanwälte sind Experten, die sich mit dem Patentrecht und anderen Gesetzen zum geistigen Eigentum bestens auskennen. Sie können für das Unternehmen riskante Klauseln, die in den von der Universität vorgelegten Musterverträgen verborgen sind, präzise erkennen und Änderungsvorschläge unterbreiten. Sie prüfen Klauseln zum geistigen Eigentum – wie die Zuordnung von Patenten, Entschädigungen bei Nichtumsetzung, Beschränkungen von Lizenzen an Dritte und den Umfang der Geheimhaltungspflicht – aus fachlicher Sicht und unterbreiten konkrete Änderungsvorschläge, um die Interessen des Unternehmens zu wahren.
Vorteile der Unterstützung bei Verhandlungen
Die TLO (Technologievermittlungsstelle) und die Abteilung für geistiges Eigentum der Universität verfügen über umfangreiche Erfahrung in Verhandlungen über geistiges Eigentum. Wenn das Unternehmen nicht mit gleicher oder höherer Fachkompetenz in die Verhandlungen geht, besteht das Risiko, dass ihm ungünstige Bedingungen auferlegt werden. Patentanwälte können auf der Grundlage der marktüblichen Konditionen in der Branche und früherer Verhandlungsbeispiele einen vernünftigen Kompromiss vorschlagen. Da sie zudem in der Lage sind, rechtliche Beratung auf der Grundlage eines Verständnisses der technischen Inhalte zu leisten, fungieren sie als Bindeglied zwischen Technikern und der Rechtsabteilung.
Vorteile des Aufbaus eines Patentportfolios
Um die Ergebnisse gemeinsamer Forschungsarbeiten optimal zu nutzen, sind strategische Patentanmeldungen unerlässlich. Patentanwälte können aus den Forschungsergebnissen die als Patente schützenswerten Erfindungen identifizieren und eine Strategie zur Bildung eines Patentportfolios entwickeln, das nicht nur Basispatente, sondern auch verwandte und verbesserte Patente umfasst. Darüber hinaus erstellen sie einen Anmeldeplan aus globaler Perspektive, der den Zeitpunkt für nationale und internationale Anmeldungen, die Nutzung von PCT-Anmeldungen sowie Strategien zur Erlangung von Schutzrechten in den einzelnen Ländern umfasst.
Die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Wissenschaft kann für Unternehmen eine wichtige Quelle für Innovationen sein, birgt jedoch auch das Risiko, dass Streitigkeiten im Bereich des geistigen Eigentums die mühsam erzielten Ergebnisse zunichte machen. Wir fassen die fünf in diesem Artikel vorgestellten Checkpunkte noch einmal zusammen.
Kooperation zwischen Industrie und Wissenschaft: 5 Checkpunkte zur Vermeidung von Patentstreitigkeiten
Durch die sorgfältige Klärung dieser Punkte im Voraus und den Abschluss eines geeigneten Vertrags lassen sich viele Probleme von vornherein vermeiden. Für Vertragsverhandlungen und die Ausarbeitung einer Patentstrategie empfehlen wir dringend, einen Patentanwalt als Experten für geistiges Eigentum zu konsultieren.
Um die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Wissenschaft wirklich wertvoll zu gestalten, sollten Sie die Vorbereitungen im Bereich des geistigen Eigentums nicht vernachlässigen.
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AUTOR / Verfasser
Takefumi Sugiura
EVORIX (EVORIX) – Patentanwaltskanzlei für geistiges Eigentum, leitender Patentanwalt
Wir unterstützen Mandanten aus einer Vielzahl von Branchen – darunter IT, Fertigung, Start-ups, Mode und Medizin – von der Anmeldung von Patenten, Marken, Geschmacksmustern und Urheberrechten bis hin zu Gerichtsverfahren und Verletzungsklagen. Wir sind zudem mit IP-Strategien in zukunftsweisenden Bereichen wie KI, IoT, Web3 und FinTech bestens vertraut. Mitglied in mehreren Verbänden, darunter der Japanischen Patentanwaltskammer, der Asian Patent Attorneys Association (APAA) und der Japan Trademark Association (JTA).