Im Markenrecht von Hongkong hängt der Umfang der Rechte davon ab, ob bei der Markeneintragung eine Farbe angegeben wird oder nicht. Wird die Verwendung in einer anderen Farbe als „tatsächliche Benutzung“ anerkannt? Wie wird dies bei Löschungsklagen wegen Nichtbenutzung oder bei Widerspruchsverfahren behandelt? In diesem Artikel wird die Behandlung der Verwendung in einer anderen Farbe nach dem Markenrecht von Hongkong aus der Perspektive von Verordnungen, Rechtsprechung und Praxis systematisch erläutert.
Inhaltsverzeichnis
Im Markensystem von Hongkong ist es möglich, eine Marke sowohl mit einer bestimmten Farbgebung anzumelden und eintragen zu lassen als auch ohne besondere Farbangabe anzumelden. Wenn bei der Anmeldung keine Farbangabe (Spezifikation) gemacht wurde, wird diese Farbe bei der Markeneintragung nicht als Merkmal angesehen, und die Farbe wird bei der Prüfung nicht bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft berücksichtigt.
Bei einer Registrierung in Schwarz-Weiß: Da die Marke nicht auf bestimmte Farben beschränkt ist, ist es grundsätzlich unproblematisch, sie in der tatsächlichen Nutzung in beliebigen Farben zu verwenden.
Wird hingegen eine bestimmte Farbe als Bestandteil der Marke beansprucht (z. B. „Rot und Gelb werden als Bestandteile dieser Marke geltend gemacht“), wird diese Farbe bei der Eintragung als wichtiges Unterscheidungsmerkmal der Marke berücksichtigt. Daher kann bei Marken, bei denen zum Zeitpunkt der Eintragung eine Farbe angegeben wurde, die Verwendung einer anderen Farbe als der eingetragenen Farbe als Änderung der Art der Benutzung der Marke problematisch sein.
Kernpunkt von § 52 des Hongkonger Markengesetzes (Cap. 559): Es wird ausdrücklich festgelegt, dass auch „die Verwendung in einer Form, die Abweichungen enthält, die die Unterscheidungskraft im Vergleich zur eingetragenen Form nicht beeinträchtigen“, unter den Begriff „Verwendung“ fällt. Das bedeutet, dass selbst bei einer Abweichung in der Farbe die Verwendung rechtlich als „Verwendung“ anerkannt werden kann, sofern die Unterscheidungskraft der Marke nicht beeinträchtigt wird.
In Hongkong besteht das Risiko, dass Dritte die Löschung wegen Nichtbenutzung (Aufhebung der Eintragung) beantragen, wenn eine eingetragene Marke drei Jahre lang ununterbrochen nicht ernsthaft genutzt wurde (Markengesetz § 52 Abs. 2 (a)).
Hinweis: Damit eine „echte Nutzung“ (genuine use) anerkannt wird, muss die tatsächliche Art der Nutzung der Marke im Wesentlichen mit der eingetragenen Marke übereinstimmen.
Allerdings sind nach Hongkonger Recht geringfügige Änderungen der Form zulässig, und gemäß § 52 Abs. 3 Buchstabe a der Verordnung wird auch eine „Verwendung in einer anderen Form, die die wesentlichen Merkmale der eingetragenen Form nicht verändert“, als tatsächliche Nutzung anerkannt.
| Nutzungsmuster | Wird dies als echte Nutzung anerkannt? |
|---|---|
| Schwarz-Weiß-Eintragung → Verwendung in Farbe | Wird wahrscheinlich anerkannt (Farbe ist kein unterscheidungskräftiges Merkmal) |
| Farbregistrierung → Schwarz-Weiß-Nutzung | Wird möglicherweise anerkannt, sofern Form und Schriftzug des Logos identisch sind |
| Farbregistrierung → Verwendung in anderen Farben | Kann zugelassen werden, wenn der Kern der Unterscheidungskraft nicht in der Farbe liegt |
| Wenn die Farbe den Kern der Unterscheidungskraft bildet → Farbänderung | Es besteht das Risiko, dass die Nutzung nicht als echte Nutzung anerkannt wird |
Wenn die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale der Marke in der Form und Anordnung der Grafiken oder Schriftzeichen liegen und die Farbe an sich keine entscheidende Rolle bei der Herkunftsbezeichnung der Waren spielt, wird die Identität der Marke auch bei Verwendung in einer anderen Farbe als bei der Eintragung als gewahrt angesehen. Tatsächlich wird in der Prüfungspraxis des Hong Kong Intellectual Property Department (IP Department) davon ausgegangen, dass „eine in Schwarz-Weiß eingetragene Marke auch in Farbe verwendet werden darf“.
Auch bei Widerspruchsverfahren oder Rechtsstreitigkeiten (z. B. Verletzungsverfahren) im Zusammenhang mit Marken kann die Farbabweichung zwischen der eingetragenen Marke und der tatsächlichen Verwendung zum Problem werden.
Aus den FAQ des Hong Kong Intellectual Property Department
„Auch wenn eine ältere Marke in Schwarz-Weiß registriert ist, kann der Rechteinhaber sie in Farbe verwenden. Der Erfolg eines Widerspruchs hängt vom Vergleich zwischen der älteren Marke (in der registrierten oder verwendeten Form) und der jüngeren Marke ab. Wenn man sich auf die tatsächliche Verwendung der älteren Marke stützt, sollte man entsprechende Nachweise vorlegen.“
Aus dieser Antwort in den FAQ geht hervor, dass Farbunterschiede bei der Nutzung an sich kaum ein Hindernis für die Geltendmachung von Prioritätsrechten darstellen. Wenn die tatsächlich genutzte Form als Beweis vorgelegt wird, wird diese als Nutzungsnachweis für die ältere Marke gewertet, auch wenn die Farben abweichen.
Rechtsprechung des Court of Final Appeal (CFA) in Hongkong
In einem Markenrechtsstreit hatte ein Unternehmen eine Schwarz-Weiß- und eine Farbversion derselben Marke als Serienmarken registriert. Der Court of Final Appeal urteilte wie folgt:
„Bei als Serie eingetragenen Marken ist die Farbe, sofern sich nur die Farbe unterscheidet, ein nicht unterscheidungskräftiges Element und hat keinen wesentlichen Einfluss auf die Identität der Marke.“
Achtung: Das Gericht wies jedoch gleichzeitig darauf hin, dass Markeninhaber, die die Farbe als eigenständiges Unterscheidungsmerkmal geltend machen wollen, nicht leichtfertig eine Serienregistrierung in Schwarz-Weiß und Farbe vornehmen sollten. Da bei einer Serienregistrierung davon ausgegangen wird, dass „die Farbe für die Unterscheidungskraft nicht wesentlich ist“, ist Vorsicht geboten, wenn eine bestimmte Farbe das Herzstück der Marke darstellt.
Vor diesem Hintergrund fassen wir die zu beachtenden Punkte bei der Verwendung in einer anderen Farbausführung als der in Hongkong eingetragenen Marke zusammen.
Auswirkungen auf die Unterscheidungskraft der Farbe
Prüfung, worauf die Hauptunterscheidungskraft der Marke beruht
Konsistenz der Verwendungsweise
Eine Verwendung, die der eingetragenen Form entspricht, ist wünschenswert
Vorbereitung von Beweismaterial
Die Aufzeichnung und Aufbewahrung von Anwendungsbeispielen ist wichtig
1. Einfluss der Farbe auf die Unterscheidungskraft
Wenn die Form der Figur oder der Schriftzeichen selbst eine starke Unterscheidungskraft besitzt und die Farbe lediglich ein dekoratives Element darstellt, hat eine Änderung der Farbe kaum Auswirkungen auf die Unterscheidungskraft und wird daher leicht als tatsächliche Nutzung anerkannt. Wenn hingegen die Farbe selbst den Kern des Markenimages bildet (z. B. das Logo einer bekannten Firma in einer bestimmten Farbe), kann eine Änderung dieser Farbe die Unterscheidungskraft beeinträchtigen.
Empfehlung: Von Anfang an mehrere Farbvarianten als Serienmarke eintragen lassen
2. Konsistenz der Verwendungsweise und Umfang der Änderungen
Die Nutzung der Marke sollte so weit wie möglich der eingetragenen Form entsprechen. Werden neben der Farbe auch wesentliche Änderungen an der Schriftart oder den Details der Form vorgenommen, steigt das Risiko, dass die Marke als „von der eingetragenen Marke abweichende Marke“ angesehen wird.
Empfehlung: Durch die Registrierung einer Serie aus Schwarz-Weiß- und Farbversionen lassen sich zukünftige Risiken minimieren
3. Vorbereitung von Beweismitteln
Bei der Verteidigung gegen Löschungsklagen wegen Nichtbenutzung oder bei Einsprüchen gegen andere Unternehmen sind Beweise für die tatsächliche Nutzung von entscheidender Bedeutung. In einem Löschungsverfahren wegen Nichtbenutzung muss eine dreijährige gewerbliche Nutzung nachgewiesen werden. Selbst wenn die Marke in verschiedenen Farbvarianten verwendet wird, müssen ausreichend Anwendungsbeispiele (Fotos, Werbematerialien, Geschäftsunterlagen usw.) gesammelt werden, um nachzuweisen, dass die wesentlichen Merkmale der Marke mit der eingetragenen Marke übereinstimmen.
Zusammenfassung
In Hongkong wird die Nutzung einer Marke, selbst wenn sie in einer anderen Farbe als der eingetragenen Farbe verwendet wird, höchstwahrscheinlich als „Nutzung“ anerkannt, sofern dies die Unterscheidungskraft der Marke nicht beeinträchtigt. Allerdings ist Vorsicht geboten, wenn die Farbe selbst ein wesentliches Merkmal der Marke ist; in diesem Fall sollten gegebenenfalls der Schutz durch eine Serienmarke oder eine zusätzliche Anmeldung in Betracht gezogen werden. Da eine in Schwarz-Weiß eingetragene Marke die Nutzung in allen Farben abdeckt, ist es ratsam, von Anfang an eine Eintragung in Schwarz-Weiß zu beantragen, wenn die Nutzung ausschließlich in Schwarz geplant ist.
Literaturhinweise und Quellen: Hongkonger Markengesetz (Cap. 559), Hongkonger Amt für geistiges Eigentum „Markengesetz – Fragen und Antworten“, Hongkonger Amt für geistiges Eigentum – Handbuch zur Markenprüfung „Farbmarken“, Erläuterungen zu Urteilen des Hongkonger Endgerichts (Hogan Lovells), Erläuterungen der Anwaltskanzlei Benny Kong & Tsai.
Beratung zu Markenanmeldungen in Hongkong und internationalen Markenstrategien
Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie Beratung zu Marken in Hongkong benötigen, beispielsweise zu Strategien für die Verwendung verschiedener Farben oder zur Registrierung von Serienmarken.
Kostenlose Beratung hierAUTOR / Verfasser
Takefumi Sugiura
EVORIX (EVORIX) – Patentanwalt und Geschäftsführer
Unterstützung von Mandanten aus einer Vielzahl von Branchen – darunter IT, Fertigung, Start-ups, Mode und Medizin – von der Anmeldung von Patenten, Marken, Geschmacksmustern und Urheberrechten bis hin zu Gerichtsverfahren und Verletzungsklagen. Vertraut mit IP-Strategien in zukunftsweisenden Bereichen wie KI, IoT, Web3 und FinTech. Mitglied in mehreren Verbänden, darunter der Japanischen Patentanwaltskammer, der Asian Patent Attorneys Association (APAA) und der Japan Trademark Association (JTA).