In der heutigen Zeit, in der die Globalisierung der Unternehmen voranschreitet, sind die Eröffnung von Ladengeschäften auf ausländischen Märkten und der Einsatz grenzüberschreitenden E-Commerce für viele japanische Unternehmen zu unverzichtbaren Geschäftsstrategien geworden. Ein Aspekt, der bei der Expansion ins Ausland jedoch oft übersehen wird, ist die „Markeneintragung im Ausland“ – und doch ist sie für den Schutz der Unternehmensmarke von entscheidender Bedeutung.
Glauben Sie vielleicht: „Da wir die Marke in Japan bereits registriert haben, ist unsere Marke auch im Ausland geschützt“?
Tatsächlich gilt für Markenrechte das Prinzip der „Territorialität“, sodass ein in Japan erworbenes Markenrecht nur innerhalb Japans Gültigkeit besitzt. Um Ihren Markennamen oder Ihr Logo im Ausland exklusiv nutzen zu können, ist eine „internationale Markenanmeldung“ erforderlich.
In diesem Artikel erläutert ein Patentanwalt, der Experte für geistiges Eigentum ist, auf leicht verständliche Weise die Mechanismen, Vor- und Nachteile, ungefähren Kosten sowie den Ablauf des Verfahrens der internationalen Markenanmeldung, wobei der Schwerpunkt auf der „internationalen Anmeldung nach dem Madrider Protokoll“ liegt, die von besonders vielen Unternehmen genutzt wird. Unternehmer und Verantwortliche für geistiges Eigentum, die eine Expansion ins Ausland ins Auge fassen, sollten diesen Artikel unbedingt bis zum Ende lesen.
📑 Inhaltsverzeichnis dieses Artikels
Warum ist es für den Erfolg im Auslandsgeschäft notwendig, Zeit und Kosten für eine internationale Markenanmeldung aufzuwenden? Die Gründe lassen sich hauptsächlich auf die folgenden drei Punkte zusammenfassen.
Da geistige Eigentumsrechte, darunter auch Markenrechte, auf der Grundlage der jeweiligen nationalen Gesetze gewährt werden, gelten sie nur in dem Land, in dem sie erworben wurden (Territorialprinzip). Wenn Sie Ihre Produkte in den USA verkaufen möchten, müssen Sie die Marke beim US-Patent- und Markenamt (USPTO) eintragen lassen; wenn Sie in China verkaufen möchten, müssen Sie die Marke beim chinesischen Amt für geistiges Eigentum (CNIPA) eintragen lassen. Ohne eine separate Markeneintragung in jedem dieser Länder ist ein Markenschutz dort nicht möglich.
In den letzten Jahren hat die Zahl der Fälle von „unberechtigten Anmeldungen“ (Markentrolle) im Ausland (insbesondere in China und Südostasien) rapide zugenommen, bei denen lokale Dritte ohne Erlaubnis bekannte japanische Markennamen, Firmennamen oder Produktnamen vorwegnehmen und als Marken registrieren lassen.
Wenn die eigene Marke von einem Dritten vorweg registriert wird, kann man nicht nur die eigenen Produkte nicht mehr in dieses Land exportieren, sondern es besteht auch die Gefahr, dass sie am Zoll als Nachahmungsprodukte beschlagnahmt werden oder dass der Kauf der Marke zu exorbitanten Preisen verlangt wird. Es ist unerlässlich, bereits in der Planungsphase der Expansion ins Ausland umgehend eine internationale Markenanmeldung einzureichen.
Verschiedene globale E-Commerce-Plattformen, darunter Amazon, verlangen als zwingende Voraussetzung für die Ausschaltung von Nachahmungen und die Nutzung von Markenschutzprogrammen (wie z. B. Amazon Brand Registry) eine Markenregistrierung im jeweiligen Absatzland. Auch für den Aufbau eines soliden und sicheren grenzüberschreitenden E-Commerce-Geschäfts ist die Markenregistrierung ein wirksames Mittel.
Für die Anmeldung einer Marke im Ausland gibt es im Wesentlichen zwei Wege: die „direkte Anmeldung (Pariser Weg)“ und die „Anmeldung nach dem Madrider Protokoll (Madrider Weg)“.
| Vergleichskriterien | ① Direkte Anmeldung (Pariser Route) | ② Madrider Protokoll |
|---|---|---|
| Anmeldungsverfahren | Einreichung einzelner Anmeldungen direkt bei den jeweiligen Patentämtern | Einreichung einer einzigen Anmeldung beim WIPO (Internationales Büro) |
| Sprache | Die Anmeldung muss in der jeweiligen Amtssprache des Landes verfasst werden | Abwicklung ausschließlich in englischer Sprache |
| Lokaler Vertreter | In jedem Land erforderlich (hohe Kosten) | In der Anmeldungsphase grundsätzlich nicht erforderlich (Kosteneinsparung) |
| Kosten | Je mehr Länder, desto höher die Kosten | Bei 3 bis 4 oder mehr Ländern deutlich günstiger |
| Rechteverwaltung | Unterschiedliche Regelungen pro Land, was die Verwaltung erschwert | Zentrale Verwaltung über die WIPO (nur eine Verlängerung) |
| Flexibilität | Marke und benannte Waren können für jedes Land geändert werden | Beschränkt auf denselben Inhalt wie die japanische Basisanmeldung |
| Zielländer | Weltweit, einschließlich Taiwan und Hongkong | Nur Mitgliedsländer (über 130 Länder und Regionen) |
Um eine Madrid-Anmeldung nutzen zu können, müssen wichtige Grundvoraussetzungen erfüllt sein.
Unabdingbare Voraussetzungen für eine Madrid-Anmeldung
Eine „Basisanmeldung“ oder „Basiseintragung“ beim japanischen Patentamt ist erforderlich
Bei einer Madrid-Anmeldung kann die Anmeldung nicht direkt bei der WIPO eingereicht werden. Zunächst muss die betreffende Marke beim japanischen Patentamt angemeldet oder bereits eingetragen sein. Darüber hinaus müssen das in der Madrid-Anmeldung angegebene „Markenzeichen (Buchstaben oder Logo)“ sowie die „bezeichneten Waren und Dienstleistungen“ vollständig mit der japanischen Basisanmeldung bzw. Basiseintragung übereinstimmen oder in deren Umfang fallen.
Wenn Sie die internationale Anmeldung über das japanische Patentamt (die nationale Behörde) bei der WIPO einreichen, wird bei der WIPO eine Formprüfung durchgeführt und die Marke in das „Internationale Register“ eingetragen. Anschließend werden die Anmeldungsinhalte an die jeweiligen benannten Länder weitergeleitet, wo eine Sachprüfung gemäß den jeweiligen nationalen Gesetzen durchgeführt wird.
Wenn Sie eine Markenanmeldung in mehreren Ländern in Betracht ziehen, bietet die Madrider Protokoll-Anmeldung zahlreiche Vorteile, die eine direkte Anmeldung nicht bietet.
Sie erstellen lediglich eine einzige Anmeldung in einer Sprache (Englisch) und reichen diese beim japanischen Patentamt ein. Dadurch entfällt der Aufwand, lokale Vertreter in den einzelnen Ländern zu suchen und mit ihnen individuell zu kommunizieren.
Da in der Anmeldungsphase keine lokalen Vertreter in den einzelnen Ländern eingeschaltet werden, entfallen die Kosten für diese Vertreter. Wenn Sie in drei oder mehr Ländern anmelden, lassen sich mit einer Madrid-Anmeldung in den meisten Fällen die Gesamtkosten drastisch senken.
Auch die Verlängerung der Rechte in allen benannten Ländern ist mit einem einzigen Antrag und einer einzigen Gebührenzahlung an die WIPO möglich. Änderungen des Firmennamens, der Anschrift oder die Übertragung von Rechten lassen sich ebenfalls mit einer einzigen Meldung abwickeln, wodurch die laufenden Kosten und der Verwaltungsaufwand für die IP-Verantwortlichen drastisch reduziert werden.
Jedes benannte Land ist grundsätzlich verpflichtet, das Prüfungsergebnis innerhalb von „12 Monaten“ oder „18 Monaten“ nach der Benachrichtigung mitzuteilen. Erfolgt innerhalb dieser Frist keine Mitteilung, gilt die Eintragung automatisch als genehmigt. Dies erleichtert die Erstellung von Geschäftsplänen.
Sollten nach der Anmeldung weitere Länder hinzukommen, in denen das Geschäft ausgebaut wird, ist eine „nachträgliche Benennung“ möglich, bei der dem ursprünglichen internationalen Eintrag weitere benannte Länder hinzugefügt werden. So lässt sich der Schutzumfang auch nachträglich problemlos weltweit ausweiten.
Neben den vielen Vorteilen gibt es auch Nachteile und zu beachtende Punkte, die für Madpro-Anmeldungen spezifisch sind.
Dies ist die größte Schwachstelle einer Madrid-Anmeldung. Da eine Madrid-Anmeldung von der japanischen Basisanmeldung abhängt, wird die internationale Registrierung in allen benannten Ländern automatisch widerrufen, wenn die japanische Basisanmeldung innerhalb von fünf Jahren nach dem Datum der internationalen Registrierung zurückgewiesen wird oder die Basisregistrierung ungültig wird.
💡 Abhilfemaßnahme: Für den Fall der Fälle gibt es die Möglichkeit, durch eine „Umwandlung“ (Umwandlung in eine nationale Anmeldung) auf eine direkte Anmeldung in den jeweiligen benannten Ländern umzuschalten und so die Rechte zu sichern.
Es kann nur eine Anmeldung eingereicht werden, die „genau dieselbe Marke“ und „denselben Umfang an benannten Waren und Dienstleistungen“ wie die japanische Basisanmeldung aufweist. Wenn Sie das Logo an die jeweilige Landessprache anpassen oder landesspezifische Dienstleistungen hinzufügen möchten, müssen Sie statt einer Madrid-Anmeldung eine separate direkte Anmeldung in Betracht ziehen.
Zwar sind viele wichtige Länder der Welt Mitglied, doch gibt es auch Länder und Regionen, die nicht dem Madrid-System beigetreten sind, darunter Taiwan, Hongkong und Argentinien – wichtige Märkte für japanische Unternehmen. In diesen Ländern müssen separate Direktanmeldungen vorgenommen werden.
Die Kosten für eine Madrider-Anmeldung variieren je nach Anzahl der benannten Länder und Klassen, aber die wichtigsten Kostenpunkte sind wie folgt aufgeschlüsselt.
| Kostenposten | Übersicht |
|---|---|
| ① Stempelgebühren bei der Behörde im Heimatland | Pauschal 9.000 Yen pro Antrag |
| ② WIPO-Grundgebühr | Schwarz-Weiß-Marke 653 CHF / Farbmarke 903 CHF (in Schweizer Franken) |
| ③ Individuelle Gebühren pro benanntem Land | Variieren je nach Land und Anzahl der Klassen (festgelegte Beträge für einzelne Länder wie die USA, China usw.) |
| ④ Kosten für den Patentanwalt (Vertretungshonorar) | Honorar für Vorabrecherche, Erstellung der englischen Anmeldung und Erledigung der Formalitäten |
💰 Kostenvoranschlag
Ausgehend von Japan bei einer Madrider-Anmeldung in zwei Ländern (USA und China) mit einer Klasse
Tatsächliche Kosten wie Stempelgebühren
ca. 150.000 bis 200.000 Yen
Kosten für den Patentanwalt
ca. 100.000 bis 150.000 Yen
Geschätzte Gesamtkosten
ca. 250.000 bis 350.000 Yen
*Die tatsächlichen Kosten können je nach Wechselkursschwankungen variieren. Bitte kontaktieren Sie uns für einen genauen Kostenvoranschlag.
💡 Hinweis: Bei einer direkten Anmeldung in denselben zwei Ländern summieren sich die Gebühren für die lokalen Vertreter in jedem Land, wodurch der Gesamtbetrag erheblich steigt.
Das Verfahren zur Einreichung einer Madrid-Anmeldung verläuft in den folgenden Schritten.
Einreichung der
Basisanmeldung für die betreffende Marke beim japanischen Patentamt (nicht erforderlich, wenn die Marke bereits eingetragen ist)
Einreichung einer internationalen Anmeldung beim japanischen Patentamt (Einreichung des MM2-Formulars):
Über das japanische Patentamt wird die internationale Anmeldung (in englischer Sprache) bei der WIPO eingereicht und die Gebühren entrichtet
Formale Prüfung durch die WIPO hinsichtlich des Inhalts der internationalen
Registrierungsanmeldung und der englischen Schreibweise → Bei ordnungsgemäßer Einreichung Eintragung in das „Internationale Register“ und Ausstellung der internationalen Registrierungsurkunde
Sachprüfung in den einzelnen benannten Ländern: Benachrichtigung der
einzelnen benannten Länder durch die WIPO → Sachprüfung gemäß den innerstaatlichen Rechtsvorschriften der einzelnen Länder (Prüfung auf ähnliche Marken, Unterscheidungskraft usw.)
Gewährung des Schutzes (Abschluss der Prüfung)
Prüfung bestanden → Zustellung einer Mitteilung über die Gewährung des Markenschutzes in diesem Land → Das Markenrecht tritt in Kraft 🎉
Von der Anmeldung bis zum Prüfungsergebnis: maximal 12 bis 18 Monate
Selbst wenn eine Marke in Japan registriert werden konnte, kommt es häufig vor, dass im Ausland bereits ähnliche Marken von lokalen Unternehmen registriert sind. Wenn Sie ohne vorherige Markenrecherche blindlings eine Anmeldung einreichen, wird diese bei der Prüfung abgelehnt und die Kosten sind umsonst. Eine hochpräzise Recherche nach älteren Marken unter Verwendung der Datenbanken der jeweiligen Länder ist unerlässlich.
Bei einer bloßen wörtlichen Übersetzung kann es vorkommen, dass die Anmeldung im Rahmen der WIPO-Formprüfung als „bedeutungsunklar“ zurückgewiesen wird (Unregelmäßigkeit). Es ist fachliches Know-how erforderlich, um geeignete englische Formulierungen zu wählen, die der internationalen Klassifikation (Nizza-Klassifikation) entsprechen.
Wenn im Rahmen der Prüfung in den benannten Ländern Gründe für die Zurückweisung mitgeteilt werden, muss eine Gegendarstellung (Stellungnahme) auf der Grundlage der lokalen Rechtsvorschriften eingereicht werden. Da die Reaktion über einen lokalen Vertreter (lokalen Patentanwalt) erfolgen muss, ist ein System erforderlich, das eine schnelle Zusammenarbeit mit einer vertrauenswürdigen ausländischen Patentkanzlei ermöglicht.
Im Vergleich zu nationalen Anmeldungen sind internationale Markenanmeldungen mit Sprachbarrieren und Unterschieden in den Rechtssystemen der einzelnen Länder verbunden und erfordern daher ein äußerst hohes Maß an Fachwissen. Durch die Beauftragung eines Patentanwalts ergeben sich folgende wesentliche Vorteile.
| Umfang der Unterstützung | Konkrete Vorteile |
|---|---|
| Vorschlag einer optimalen Anmeldestrategie | Analyse der Zielländer und des Budgets sowie Ausarbeitung einer effizienten Strategie, um zu ermitteln, ob eine Anmeldung über das Madrider Protokoll oder eine direkte Anmeldung am besten geeignet ist |
| Umfassende Vorabprüfung | Unter Nutzung der Datenbanken der einzelnen Länder wird die Registrierbarkeit genau beurteilt, um Streitigkeiten im Bereich des geistigen Eigentums von vornherein zu vermeiden |
| Nutzung unseres internationalen Netzwerks | Selbst wenn in einem Land Ablehnungsgründe vorliegen, arbeiten wir mit lokalen Experten zusammen, um diese präzise zu widerlegen und die Rechte zu sichern |
| Outsourcing der Fristenverwaltung | Wir übernehmen die Verwaltung komplexer Verlängerungs- und Dokumentationsfristen, damit sich die Verantwortlichen ganz auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können |
| Unterstützung bei Fördermitteln und Zuschüssen | Durch die Unterstützung bei der Beantragung von Fördermitteln für ausländische Anmeldungen für KMU (z. B. JETRO) lassen sich die Kosten erheblich senken |
Um auf ausländischen Märkten erfolgreich zu sein und Ihre wertvolle Marke zu schützen, ist die internationale Markenanmeldung unerlässlich. Insbesondere die Madpro-Anmeldung ist ein äußerst wirkungsvolles Instrument zur Kostensenkung und zur Zentralisierung der Verwaltung, erfordert jedoch Vorabrecherchen und komplexe Verfahren in englischer Sprache.
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Unsere auf internationale Angelegenheiten spezialisierte Patentkanzlei unterstützt Ihr Unternehmen tatkräftig bei der globalen Expansion. Nutzen Sie das Fachwissen unserer Experten und lassen Sie uns gemeinsam eine solide Markenstrategie entwickeln, mit der Sie auf dem globalen Markt bestehen können.
Die erste Beratung ist kostenlos.
AUTOR / Verfasser
Takefumi Sugiura
EVORIX (EVORIX) – Patentanwalt und Geschäftsführer
Wir unterstützen Mandanten aus einer Vielzahl von Branchen – darunter IT, Fertigung, Start-ups, Mode und Medizin – von der Anmeldung von Patenten, Marken, Geschmacksmustern und Urheberrechten bis hin zu Gerichtsverfahren und Verletzungsklagen. Wir sind zudem mit IP-Strategien in zukunftsweisenden Bereichen wie KI, IoT, Web3 und FinTech bestens vertraut. Mitglied in mehreren Verbänden, darunter der Japanischen Patentanwaltskammer, der Asian Patent Attorneys Association (APAA) und der Japan Trademark Association (JTA).