Marken sind sowohl ein „Schutzschild“, das den Markenwert eines Unternehmens bewahrt, als auch eine „Waffe“, mit der sich Wettbewerbsvorteile auf dem Markt errichten lassen. Doch selbst wenn man sich ihrer Bedeutung bewusst ist, kommt es in der Praxis immer wieder vor, dass man in unerwartete Fallstricke gerät. In diesem Beitrag werden typische Fehlermuster im Zusammenhang mit Marken anhand von Fallbeispielen vorgestellt und Lehren gezogen, um dieselben Fehler nicht zu wiederholen.
Das privat geführte Café „Morning Bell“ war ein traditionsreiches Lokal, das seit über 10 Jahren in der Region beliebt war. Der Inhaber, Herr A, hatte nie an eine Markeneintragung gedacht und betrieb sein Geschäft in der naiven Annahme, dass „der Name unseres Cafés uns gehört“.
Doch eines Tages erhielt er ein Einschreiben mit Rückschein von der großen Café-Kette B. Das Unternehmen B hatte die Marke „ABCD XYZ“ registriert und forderte Herrn A auf, die Verwendung des Namens für sein Café einzustellen. Herr A argumentierte, dass „wir den Namen zuerst verwendet haben“, doch das Unternehmen B blieb hart und erklärte: „Wir haben die Marke zuerst registriert.“
Das japanische Markenrecht folgt dem „First-to-File“-Prinzip. Das bedeutet, dass bei mehreren Anmeldungen für identische oder ähnliche Marken diejenige registriert wird, die zuerst eingereicht wurde. Mit anderen Worten: Selbst wenn man eine Marke schon seit vielen Jahren nutzt, kann man grundsätzlich keine Rechte mehr geltend machen, sobald ein anderer die Marke vor einem registriert hat.
Herr A hatte die Möglichkeit, sich auf das „Recht der Vorbenutzung“ zu berufen. Dies ist das Recht, eine Marke weiterhin zu verwenden, wenn man sie bereits vor der Markenanmeldung eines anderen ohne unlauteren Wettbewerbszweck genutzt hat und sie infolgedessen bei den Verbrauchern weithin bekannt ist. Der Nachweis dieser „Bekanntheit“ ist jedoch nicht einfach. Selbst wenn die Marke lokal bekannt ist, besteht die Möglichkeit, dass das Recht der Vorbenutzung nicht anerkannt wird, wenn die Bekanntheit im Geschäftsgebiet von Firma B nicht nachgewiesen werden kann.
Die Vorstellung, dass „die Nutzung allein ein Recht begründet“, ist gefährlich. Sobald Sie einen Markennamen, einen Firmennamen oder einen Dienstleistungsnamen verwenden, sollten Sie so früh wie möglich eine Markenanmeldung einreichen. Insbesondere in der Phase, in der das Geschäft in Gang kommt, oder wenn Sie die Eröffnung weiterer Filialen oder eine Franchisierung in Betracht ziehen, sollten Sie die Markeneintragung als unverzichtbar betrachten. Wenn Sie an den Eintragungskosten sparen und später enorme Kosten für ein Rebranding oder Lizenzgebühren zahlen müssen, ist das genau das Gegenteil von dem, was Sie eigentlich erreichen wollten.
Das Bekleidungsunternehmen C hatte die Marke „NEXTERA“ in Klasse 25 (Bekleidung) eintragen lassen. Die Marke wuchs stetig und wurde schließlich auch auf Lederwaren wie Taschen und Geldbörsen ausgeweitet.
Als Unternehmen C einige Jahre später ernsthaft in den Lederwarenmarkt einsteigen wollte, stellte sich heraus, dass ein anderes Unternehmen D bereits die Marke „EFGOP“ in Klasse 18 (Taschen, Beutel und Lederwaren) eingetragen hatte. Unternehmen D hatte die Existenz von Unternehmen C gekannt und die Anmeldung in dieser Klasse absichtlich vorgenommen. Unternehmen C konnte keine Lederwaren unter seinem eigenen Markennamen verkaufen und war gezwungen, mit Unternehmen D zu verhandeln.
Eine Markeneintragung gilt jeweils für die angegebenen Waren- und Dienstleistungsklassen. Unternehmen C hatte zwar Schutz für Bekleidung erhalten, hatte jedoch keine Vorkehrungen für Lederwaren (Klasse 18) getroffen, wodurch dort eine Rechtslücke entstand. Diese Lücke wurde ausgenutzt.
In Japan gibt es 45 Markenklassen. Bei der Auswahl der Klassen muss man nicht nur den aktuellen Geschäftsbereich des Unternehmens berücksichtigen, sondern auch mögliche zukünftige Geschäftsentwicklungen im Blick behalten.
Bei der Einreichung einer Markenanmeldung sollten die angegebenen Waren und Dienstleistungen nicht nur unter Berücksichtigung der aktuellen Geschäftstätigkeit, sondern auch unter Einbeziehung mittel- bis langfristiger Geschäftspläne geprüft werden. Insbesondere wenn eine Diversifizierung der Marke zu erwarten ist, trägt die umfassende Absicherung verwandter Klassen dazu bei, zukünftige Probleme zu vermeiden. Auch wenn dies mit Kosten verbunden ist, lohnt es sich, für die Hauptmarke eine Registrierung in mehreren Klassen als „Investition in den Schutz“ in Betracht zu ziehen. Zudem ist es wichtig, das eigene Markenportfolio regelmäßig zu überprüfen und je nach Geschäftsentwicklung zusätzliche Anmeldungen einzureichen.
Der Kosmetikhersteller E vertrieb in Japan eine beliebte Hautpflegemarke. Durch Mundpropaganda in sozialen Netzwerken stieg der Bekanntheitsgrad auch in verschiedenen asiatischen Ländern, und die Umsätze im grenzüberschreitenden E-Commerce wuchsen. Als das Unternehmen endlich eine lokale Tochtergesellschaft gründen und ernsthaft in den chinesischen Markt eintreten wollte, kam ein Problem ans Licht.
Eine Marke, die mit dem Markennamen von Unternehmen E identisch war, war in China bereits von einem Dritten registriert worden. Dieser Dritte (ein sogenannter „Markenbroker“) hatte erkannt, dass die Marke von Unternehmen E in China an Beliebtheit gewann, und sich die Marke vorsorglich gesichert. Um mit seinem eigenen Markennamen in China geschäftlich tätig zu werden, sah sich Unternehmen E gezwungen, Verhandlungen über einen teuren Kauf zu führen.
Dies ist ein Problem, das als „Marken-Squatting“ (unrechtmäßige Vorwegnahme von Marken) bezeichnet wird. In China und vielen anderen Ländern gilt das Prinzip der „First-to-File“-Regelung. Selbst wenn eine Marke in Japan bekannt ist, wird es schwierig, Rechte daran zu erlangen, wenn sie vor Ort bereits von einem anderen angemeldet wurde.
Zwar gibt es in China ein System zur Ungültigerklärung „böswilliger Anmeldungen“, doch die Beweislast ist hoch, und Rechtsstreitigkeiten sind zeit- und kostenintensiv. Das Unternehmen E sah sich schließlich gezwungen, parallel zu einem Antrag auf Ungültigkeitserklärung Verhandlungen über den Kauf der betreffenden Marke zu führen.
Marken, die auch nur im Entferntesten eine Expansion ins Ausland ins Auge fassen, sollten die Markenanmeldung vor Ort nicht erst „nach dem Verkauf“, sondern „vor dem Verkauf“ erledigen. Insbesondere in China, Südostasien und dem Nahen Osten ist Marken-Squatting weit verbreitet, und Marken, die in Japan für Aufsehen sorgen, sind besonders anfällig dafür. Sobald man mit grenzüberschreitendem E-Commerce beginnt oder die Reaktionen aus dem Ausland in den sozialen Medien zunehmen, sollte man die Sicherung der Markenrechte in den wichtigsten Märkten in Betracht ziehen.Durch die Nutzung des Madrider Protokolls (internationales Markenregistrierungssystem) kann mit einer einzigen Anmeldung effizient Schutz in mehreren Ländern beantragt werden.
Der Hersteller von Haushaltswaren, Firma F, entwickelte ein Reinigungsgerät mit bahnbrechenden Funktionen und erzielte unter dem Markennamen „Clean Magic“ einen großen Erfolg. Da auch die Markeneintragung erfolgte, schien alles perfekt geregelt zu sein.
Da sich das Produkt jedoch so stark verbreitete, begannen Verbraucher und Einzelhändler, ähnliche Reinigungsgeräte allgemein als „Clean Magic“ zu bezeichnen. Auch Wettbewerber begannen, von „unserem Clean Magic“ oder „Clean-Magic-Typ“ zu sprechen, und selbst wenn Unternehmen F protestierte, wurde ihm entgegengehalten: „Wir verwenden dies lediglich als allgemeine Bezeichnung.“
Wenn eine Marke ihre Funktion als Unterscheidungsmerkmal für eine bestimmte Herkunft verliert und stattdessen als allgemeine Bezeichnung (Gattungsbezeichnung) für Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen wird, spricht man von „Gattungsbezeichnung“ oder „Generisierung“. Es gibt zahlreiche Beispiele dafür, dass Begriffe wie „Escalator“, „Sellotape“ oder „Washlet“, die einst Marken bestimmter Unternehmen waren, zu Gattungsbezeichnungen geworden sind (oder kurz davor stehen).
Wenn die Generikalisierung fortschreitet, besteht die Möglichkeit, dass selbst der Markeninhaber die Nutzung durch andere nicht mehr unterbinden kann. Im schlimmsten Fall kann sogar die Markeneintragung selbst gelöscht werden.
Marken müssen nicht nur „gepflegt“, sondern auch „geschützt“ werden. Konkret sind Maßnahmen wie das Anbringen des „®“-Zeichens bei der Verwendung der Marke, der ausdrückliche Hinweis „XX ist eine eingetragene Marke der Firma YY“ sowie die parallele Nennung der Marke und der Gattungsbezeichnung (z. B. „Clean Magic Reinigungsutensilien“) wirksam.Außerdem ist es wichtig, kontinuierlich Aufklärungsarbeit zu leisten, beispielsweise indem man Medien und Einzelhändlern, die die Marke als Gattungsbezeichnung verwenden, höflich ein Korrekturschreiben schickt. Der Wert einer Marke schwindet, wenn der Rechteinhaber nicht kontinuierlich deutlich macht, dass es sich um einen eigenständigen Markennamen handelt.
Der Lebensmittelhersteller G hatte die Marke „Fresh Garden“ in den Klassen 29 (verarbeitete Lebensmittel) und 30 (Gewürze und Süßwaren) registriert, um sie für zukünftige neue Produkte zu nutzen. Aufgrund einer Änderung der Unternehmenspolitik wurde die Markteinführung der neuen Produkte jedoch verschoben, und die Marke blieb mehr als fünf Jahre lang ungenutzt.
Als das Unternehmen G später erneut versuchte, Produkte unter der Marke „Fresh Garden“ auf den Markt zu bringen, stellte sich heraus, dass der Konkurrent H bereits Produkte unter demselben Namen verkaufte. Als das Unternehmen G eine Markenrechtsverletzung geltend machte, beantragte das Unternehmen H ein Verfahren zur Löschung wegen Nichtbenutzung. Da das Unternehmen G keine Nachweise für die Nutzung in den letzten drei Jahren vorlegen konnte, wurde die Markeneintragung gelöscht.
Nach dem japanischen Markenrecht kann jeder ein Verfahren zur Löschung wegen Nichtbenutzung beantragen, wenn eine eingetragene Marke seit mehr als drei Jahren ohne triftigen Grund nicht mehr in Japan genutzt wird. Diese Regelung soll verhindern, dass die Freiheit anderer bei der Markenwahl durch ungenutzte Marken unangemessen eingeschränkt wird.
Das Unternehmen G machte zwar geltend, dass es „beabsichtigt habe, die Marke in Zukunft zu nutzen“, doch „die Absicht, eine Marke zu nutzen“ und „die tatsächliche Nutzung“ sind zwei verschiedene Dinge. Ohne Nachweise für die Nutzung (wie Produktverpackungen, Anzeigen, Kataloge, Geschäftsunterlagen usw.) kann man das Verfahren nicht gewinnen.
Mit der Eintragung einer Marke ist es nicht getan. Um die Registrierung aufrechtzuerhalten, ist eine kontinuierliche Nutzung erforderlich.Es ist zwar kein Problem, sich eine Marke für zukünftige Geschäftszwecke zu sichern, doch ist es auch in diesem Fall wichtig, eine Nutzungshistorie zu hinterlassen, sei es durch den Verkauf einer kleinen Menge von Produkten, die Verteilung von Mustern oder die Vorstellung der Produkte auf einer Website. Außerdem sollte man es sich zur Gewohnheit machen, das eigene Markenportfolio regelmäßig zu überprüfen und dessen Übereinstimmung mit dem Geschäftsplan sicherzustellen. Bei Marken, für die keine Nutzungsaussichten bestehen, ist es eine Option, angesichts der Aufrechterhaltungskosten eine Aufgabe in Betracht zu ziehen.
Das Outdoor-Ausrüstungsunternehmen I hatte den Vertrieb im Inland dem Handelsvertreter J übertragen und diesem eine Markenlizenz erteilt. Der Vertrag enthielt zwar eine Lizenzklausel, doch die Bestimmungen zu Qualitätskontrolle und Nutzung waren sehr knapp gehalten.
Unternehmen J hielt sich anfangs strikt an die Markenrichtlinien, begann jedoch unter dem Druck, den Umsatz zu steigern, nach und nach auch minderwertige Produkte mit der Marke von Unternehmen I zu versehen und zu verkaufen. Die Beschwerden von Verbrauchern nahmen zu, und in den sozialen Medien verbreitete sich die Meinung, dass „die Qualität der Produkte von Unternehmen I nachgelassen habe“. Obwohl Unternehmen I von Unternehmen J Abhilfe forderte, entgegnete dieses, dass „im Vertrag keine konkreten Qualitätsstandards festgelegt seien“, und die Maßnahmen kamen nur schleppend voran.
In einem Markenlizenzvertrag ist es unerlässlich, dass der Lizenzgeber (Rechteinhaber) die Qualität der Produkte und Dienstleistungen des Lizenznehmers (Lizenzempfänger) kontrolliert, um die wesentliche Funktion der Marke, nämlich die „Qualitätsgarantie“, aufrechtzuerhalten. Ist diese Qualitätskontrolle unzureichend, entsteht eine sogenannte „Naked License“, die das Vertrauen der Verbraucher untergräbt und im schlimmsten Fall zu einer Verwässerung (Dilution) der Markenrechte führen kann.
Im Fall von Unternehmen I waren Qualitätsstandards, Kontrollrechte, Abhilfemaßnahmen bei Verstößen sowie Kündigungsbedingungen im Vertrag nicht klar festgelegt, was die Reaktion auf das aufgetretene Problem erschwerte.
Beim Abschluss eines Markenlizenzvertrags ist es wichtig, nicht nur den Umfang der Nutzungsgenehmigung, sondern auch die Qualitätskontrollklauseln detailliert festzulegen. Konkret sollten Produktqualitätsstandards und -spezifikationen klar definiert, das Inspektions- und Prüfungsrecht des Lizenzgebers gesichert, die Verpflichtung zur Einhaltung der Markenrichtlinien, Korrekturmaßnahmen bei Verstößen sowie Vertragskündigungsklauseln und Berichtspflichten aufgenommen werden. Darüber hinaus ist es zum Schutz des Markenwerts unerlässlich, die Aktivitäten des Lizenznehmers auch nach Vertragsabschluss regelmäßig zu überwachen und bei Problemen frühzeitig einzugreifen.
Das traditionsreiche japanische Süßwarengeschäft K, das seit 50 Jahren besteht, hatte vor Jahrzehnten seinen Firmennamen und die Marke seines Hauptprodukts registrieren lassen. Für das Unternehmen K, das diese Marke seit vielen Jahren unverändert nutzte, war dies eine Selbstverständlichkeit, sodass man sich im Tagesgeschäft kaum Gedanken über die Marke machte.
Als das Unternehmen K eines Tages die Eröffnung einer neuen Filiale plante und die Gültigkeit der Marke überprüfen wollte, stellte es mit Entsetzen fest, dass die Markeneintragung bereits vor einigen Jahren aufgrund des Ablaufs der Schutzdauer erloschen war. Das Verfahren zur Verlängerung war vergessen worden. Erschwerend kam hinzu, dass sich herausstellte, dass ein Dritter während der Lücke nach dem Erlöschen der Marke dieselbe Marke angemeldet und registriert hatte.
Die Schutzdauer eines Markenrechts beträgt 10 Jahre ab dem Tag der Eintragung, und alle 10 Jahre ist eine Verlängerung erforderlich. Die Verlängerung muss zwischen sechs Monaten vor Ablauf der Schutzdauer und dem Ablaufdatum erfolgen. Auch nach Ablauf der Schutzdauer ist eine Verlängerung innerhalb von sechs Monaten gegen eine zusätzliche Gebühr möglich, doch nach Ablauf dieser Frist erlischt das Recht.
Das Unternehmen K war ein kleines Familienunternehmen, das weder über einen Verantwortlichen für das geistige Eigentum noch über einen Beratungsvertrag mit einem Experten verfügte. Nachdem der bei der Registrierung zuständige Mitarbeiter das Unternehmen verlassen hatte, gab es niemanden mehr, der die Verlängerungsfrist im Blick hatte, sodass diese einfach verstreichen konnte.
Bei der Verwaltung von Markenrechten ist die Überwachung der Verlängerungsfristen die grundlegendste und wichtigste Aufgabe. Zur Fristüberwachung empfiehlt es sich, eine Kopie des Markenregisters aufzubewahren und eine Liste mit den Verlängerungsfristen zu erstellen. Außerdem ist es wichtig, ein System für den Informationsaustausch zwischen mehreren Verantwortlichen einzurichten und bei Versetzungen oder Ausscheiden von Mitarbeitern eine lückenlose Übergabe sicherzustellen. Eine weitere sinnvolle Option ist der Abschluss eines Beratungsvertrags mit einer Patentanwaltskanzlei oder einem Patentanwalt, um die Fristüberwachung auszulagern.Da es in den letzten Jahren immer mehr Kanzleien und Online-Dienste gibt, die Benachrichtigungen zu Verlängerungsfristen anbieten, sollten Sie eine Verwaltungsmethode wählen, die der Größe und den Ressourcen Ihres Unternehmens entspricht.
Fasst man die aus diesen Beispielen gewonnenen Erkenntnisse zusammen, wird deutlich, dass die Markenverwaltung sowohl „offensive“ als auch „defensive“ Aspekte erfordert.
Aus „offensiver“ Sicht ist es wichtig, die Markenanmeldung vor der Geschäftsaufnahme oder zumindest in der Anfangsphase vorzunehmen, die Klassenauswahl mit Blick auf die zukünftige Geschäftsentwicklung zu treffen und frühzeitig eine internationale Anmeldestrategie zu entwickeln, die eine Expansion ins Ausland berücksichtigt. Die Annahme, dass eine Marke „auch später noch angemeldet werden kann“, ist gefährlich; unter dem Prinzip der Priorität des Anmeldetags ist es vor allem wichtig, den ersten Schritt zu tun.
Aus „defensiver“ Sicht sind die kontinuierliche Nutzung nach der Eintragung und die Sicherung von Nutzungsnachweisen, das Markenmanagement zur Verhinderung der Umwandlung in eine Gattungsbezeichnung, die zuverlässige Verwaltung der Verlängerungsfristen sowie die Qualitätskontrolle gegenüber Lizenznehmern erforderlich. Eine Marke entfaltet ihren Wert nicht allein durch den Erwerb, sondern wird erst durch angemessene Verwaltung und Nutzung zu einem Schutzschild für das Unternehmen.
All diesen Aspekten ist zudem die Bedeutung der „Zusammenarbeit mit Experten“ gemeinsam. Das Markenrecht weist viele technische Aspekte auf, und die Regelungen unterscheiden sich von Land zu Land. Eine perfekte Verwaltung allein durch das eigene Unternehmen ist schwierig; durch die Unterstützung von Patentanwälten und Experten für geistiges Eigentum lassen sich viele Probleme im Vorfeld vermeiden.
Eine Marke ist eines der wertvollsten immateriellen Vermögenswerte eines Unternehmens. Um diesen Wert zu schützen und zu steigern, sollten Sie die Markenstrategie als wichtigen Bestandteil Ihrer Unternehmensstrategie betrachten.
Wenn Sie Fragen haben oder mehr über bestimmte Themen erfahren möchten, wenden Sie sich bitte jederzeit an uns. Wir können auch Szenarien durchspielen, die realen Fällen nahekommen, und konkrete Ratschläge zu Präventionsmaßnahmen geben.
AUTOR
Takefumi Sugiura
EVORIX (EVORIX) – Patentanwalt und Geschäftsführer
Unterstützung von Mandanten aus einer Vielzahl von Branchen – darunter IT, Fertigung, Start-ups, Mode und Medizin – von der Anmeldung von Patenten, Marken, Geschmacksmustern und Urheberrechten bis hin zu Gerichtsverfahren und Verletzungsklagen. Vertraut mit IP-Strategien in zukunftsweisenden Bereichen wie KI, IoT, Web3 und FinTech. Mitglied in mehreren Verbänden, darunter der Japanischen Patentanwaltskammer, der Asian Patent Attorneys Association (APAA) und der Japan Trademark Association (JTA).