Das Geschmacksmusterrecht ist ein wirksames Instrument zum rechtlichen Schutz von Produktdesigns. Seine Anwendung birgt jedoch zahlreiche Fallstricke, und es gibt immer wieder Stimmen, die bedauern: „Hätten wir doch nur früher angemeldet …“ oder „Hätten wir doch nur in dieser Form Schutz beantragt …“. In diesem Beitrag werden häufige Fehlermuster aus der Praxis anhand von Fallbeispielen vorgestellt und Lehren gezogen, um diese Fehler zu vermeiden.
Der Designer A eines Haushaltsgeräteherstellers entwickelte einen Luftbefeuchter mit bahnbrechendem Design. Da das Produkt intern sehr gut ankam, wurde beschlossen, es auf einer Branchenmesse vorzustellen. Die Messe war ein voller Erfolg. Das Produkt zog die Aufmerksamkeit vieler Einkäufer auf sich und wurde auch in den sozialen Medien zum Gesprächsthema.
Allerdings war die Einreichung der Geschmacksmusteranmeldung erst für „nach“ der Messe vorgesehen. Mit der Veröffentlichung des Produkts auf der Messe wurde das Design „allgemein bekannt“ und verlor damit grundsätzlich seine Neuheit.
Nach dem Geschmacksmustergesetz gilt grundsätzlich, dass ein vor der Anmeldung veröffentlichtes Geschmacksmuster keine Neuheit aufweist und daher nicht eingetragen werden kann. In Japan gibt es zwar eine „Ausnahmeregelung zum Verlust der Neuheit“, die unter bestimmten Voraussetzungen Abhilfe schaffen kann, doch dieses Verfahren unterliegt strengen Anforderungen. Konkret muss die Anmeldung innerhalb eines Jahres nach der Veröffentlichung erfolgen und es muss ein Schriftstück vorgelegt werden, das die Tatsache der Veröffentlichung belegt.
Im Fall von Herrn A war ihm die Existenz dieser Ausnahmeregelung nicht bekannt, sodass er die Anmeldung ohne Einhaltung der erforderlichen Verfahren einreichte und später eine Mitteilung über die Zurückweisung erhielt.
Wenn Produktvorstellungen, Messen oder Pressemitteilungen geplant sind, gilt die eiserne Regel, dass die Designanmeldung unbedingt „vorher“ abgeschlossen sein muss. Falls die Veröffentlichung unvermeidbar ist, müssen die Voraussetzungen für die Anwendung der Ausnahmeregelung zum Verlust der Neuheit im Voraus geprüft und die Verfahren lückenlos durchgeführt werden. Besondere Vorsicht ist zudem geboten, wenn eine Expansion ins Ausland geplant ist. Die Anforderungen für die Ausnahmeregelung zum Verlust der Neuheit unterscheiden sich von Land zu Land, und es gibt Länder, die diese Ausnahme gar nicht anerkennen.
Der Schreibwarenhersteller B entwickelte einen Kugelschreiber mit einzigartigem Griffgefühl. Das wellenförmige Muster am Griff war charakteristisch und wurde von den Nutzern sehr geschätzt. Unternehmen B meldete das Design des gesamten Produkts an und erhielt die Eintragung.
Einige Jahre später brachte jedoch das Konkurrenzunternehmen C ein Produkt mit einem ähnlichen Griffmuster auf den Markt. Unternehmen B machte eine Designrechtsverletzung geltend, doch da sich die Gesamtform des Produkts von Unternehmen C von der des Produkts von Unternehmen B unterschied, wurde keine „Ähnlichkeit“ anerkannt, sodass es seine Rechte nicht durchsetzen konnte.
Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Geschmacksmustern wird die ästhetische Gesamtwirkung des Gegenstands verglichen. Firma B hatte das Design des „Kugelschreibers als Ganzes“ eintragen lassen und nicht nur den Griffbereich isoliert geschützt. Firma C vermied eine Ähnlichkeit des Gesamtprodukts, indem sie zwar das Muster des Griffs nachahmte, aber die Form des Clips und das Design der Schreibspitze veränderte.
Wenn die Wettbewerbsfähigkeit eines Produkts auf einem bestimmten Teil beruht, sollte die Anmeldung eines „Teilgeschmacksmusters“ in Betracht gezogen werden. Ein Teilgeschmacksmuster ist ein System, bei dem nur ein Teil eines Gegenstands Gegenstand der Geschmacksmusterregistrierung ist. Wenn dieser Teil ähnlich ist, besteht die Möglichkeit, Rechte geltend zu machen, auch wenn die umgebende Form unterschiedlich ist. Hätte Unternehmen B auch ein Teilgeschmacksmuster für den Griffbereich angemeldet, wäre es sehr wahrscheinlich gewesen, dass es seine Rechte gegenüber dem Produkt von Unternehmen C hätte durchsetzen können.
Der Möbelhersteller D meldete das Design der Grundform einer beliebten Stuhlserie an und ließ es eintragen. Danach brachte er nacheinander Produkte in verschiedenen Farbvarianten und aus unterschiedlichen Materialien auf den Markt, verzichtete jedoch auf zusätzliche Anmeldungen, da er davon ausging, dass diese „ohnehin ähnlich seien und somit unter den Schutzumfang fallen würden“.
Doch dann brachte der Konkurrent E einen Stuhl auf den Markt, dessen Design den Varianten von Unternehmen D sehr ähnlich war. Als Unternehmen D eine Rechtsverletzung geltend machte, entgegnete Unternehmen E: „Das Design ist nicht ähnlich dem eingetragenen Geschmacksmuster, und da die Varianten von Unternehmen D selbst nicht eingetragen sind, können wir sie frei verwerten.“ Das Gericht entschied, dass das Produkt von Unternehmen E dem eingetragenen Geschmacksmuster nicht ähnlich sei, und Unternehmen D verlor den Prozess.
Die Wirksamkeit eines Geschmacksmusterrechts erstreckt sich auf Geschmacksmuster, die mit dem eingetragenen Geschmacksmuster „identisch oder ähnlich“ sind. Der Umfang dieser Ähnlichkeit ist jedoch nicht unbedingt weit gefasst. Firma D war davon ausgegangen, dass auch Variationen, die nur geringfügig von der Grundform abweichen, selbstverständlich geschützt seien. Befanden sich diese Variationen jedoch nahe an der Grenze des Ähnlichkeitsbereichs, war es Wettbewerbern möglich, das Design knapp außerhalb dieses Bereichs nachzuahmen.
Das japanische Geschmacksmusterrecht kennt das System der „verwandten Geschmacksmuster“. Dabei handelt es sich um ein System, bei dem Geschmacksmuster, die dem Hauptgeschmacksmuster (dem grundlegenden Geschmacksmuster) ähnlich sind, als verwandte Geschmacksmuster angemeldet und eingetragen werden können, um als eigenständige, vom Hauptgeschmacksmuster unabhängige Rechte geschützt zu werden. Durch die Nutzung verwandter Geschmacksmuster können für jede Designvariante eigene Rechte erworben und der Schutzbereich erweitert werden. Bei der Erweiterung der Produktpalette sollte daher die strategische Nutzung verwandter Geschmacksmuster in Betracht gezogen werden.
Das Start-up-Unternehmen F entwickelte eine Tischlampe mit innovativem Design und reichte eine Geschmacksmusteranmeldung ein. Die Ware wurde unter der Bezeichnung „Tischlampe“ registriert.
Später brachte das Konkurrenzunternehmen G ein Produkt mit nahezu identischem Design auf den Markt, das jedoch als „Aromadiffusor“ verkauft wurde. G argumentierte, dass das Produkt zwar über eine Leuchtfunktion verfüge, sein Hauptzweck jedoch in der Verbreitung von Düften liege.
Im Geschmacksmustergesetz wird ein Geschmacksmuster als Form eines „Gegenstands“ definiert. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Geschmacksmustern wird zudem die Identität oder Ähnlichkeit der Gegenstände berücksichtigt. Die „Tischlampe“ von Unternehmen F und der „Aromadiffusor“ von Unternehmen G könnten aus Sicht des Verwendungszwecks und der Funktion als nicht ähnliche Gegenstände eingestuft werden. In diesem Fall könnte keine Verletzung des Geschmacksmusterrechts geltend gemacht werden, selbst wenn die Formen stark ähneln.
Wenn eine Nachahmung des Designs zu erwarten ist, sollte eine Designanmeldung auch für Gegenstände in Betracht gezogen werden, bei denen dieselbe Form verwendet werden könnte. Da sich der Schutzumfang durch die 2020 eingeführte Novelle des Geschmacksmustergesetzes erweitert hat – beispielsweise um „Designs für Innenausstattungen“ sowie „Bilddesigns“ und „Bauwerksdesigns“, die nicht unter den Begriff „Gegenstand“ fallen –, ist es wichtig, aus verschiedenen Blickwinkeln zu prüfen, in welcher Kategorie das eigene Design am effektivsten geschützt werden kann.
Das Bekleidungsunternehmen H reichte in Japan eine Geschmacksmusteranmeldung für das Design einer neuen Handtasche ein. Später wurde beschlossen, das Produkt auch in verschiedenen Ländern Europas und Asiens auf den Markt zu bringen, doch die Anmeldungen im Ausland wurden aufgeschoben.
Acht Monate nach der japanischen Anmeldung begann Unternehmen H endlich mit den Vorbereitungen für die Auslandsanmeldung und erhielt von seinem Patentanwalt eine schockierende Nachricht: Die Frist für die Geltendmachung des Prioritätsanspruchs bei Geschmacksmustern beträgt im Gegensatz zu Patenten und Marken (12 Monate) nur „6 Monate“. Da diese Frist bereits abgelaufen war, konnte kein Prioritätsanspruch mehr geltend gemacht werden.
Da das Produkt bereits innerhalb von acht Monaten nach der japanischen Anmeldung auf den Markt gekommen war, bestand die Gefahr, dass diese Tatsache in den einzelnen Ländern als Stand der Technik gewertet und die Neuheit des Designs damit verneint würde.
Das Prioritätssystem gemäß der Pariser Verbandsübereinkunft sieht vor, dass Anmeldungen in anderen Vertragsstaaten innerhalb einer bestimmten Frist nach der ersten Anmeldung auf der Grundlage des Datums der ersten Anmeldung geprüft werden. Bei Geschmacksmustern beträgt die Prioritätsfrist jedoch nur 6 Monate; wenn man davon ausgeht, dass sie wie bei Patenten und Marken 12 Monate beträgt, verpasst man leicht die Frist.
Für Produkte, bei denen auch nur im Entferntesten eine internationale Vermarktung ins Auge gefasst wird, sollte bereits bei der Anmeldung in Japan ein Zeitplan für die Anmeldung im Ausland erstellt werden. Die sechsmonatige Prioritätsfrist für Geschmacksmuster ist angesichts der erforderlichen Übersetzungen und der Beauftragung eines lokalen Vertreters keineswegs lang. Durch die Nutzung des Haager Abkommens (internationales Registrierungssystem für Geschmacksmuster) kann zudem mit einer einzigen Anmeldung Schutz in mehreren Ländern beantragt werden, was zu einer Effizienzsteigerung des Verfahrens führt.
Das Start-up-Unternehmen I entwickelte gemeinsam mit dem externen Designbüro J das Design für ein innovatives Wearable-Gerät. Während des Entwicklungsprozesses veröffentlichte der zuständige Mitarbeiter von J den Designentwurf in den sozialen Medien (zwar ohne Nennung des Firmennamens, doch waren die Merkmale des Designs klar erkennbar).
Unternehmen I erfuhr davon erst nach Einreichung der Geschmacksmusteranmeldung. Im Prüfungsverfahren wurde dieser Social-Media-Beitrag als öffentlich zugängliche Literatur herangezogen, woraufhin eine Ablehnungsmitteilung wegen fehlender Neuheit erging.
Bei gemeinsamer Entwicklung oder der Vergabe von Aufträgen an externe Partner kann die Geheimhaltung des Designs nicht allein durch das eigene Unternehmen gewährleistet werden. Wenn ein externer Partner das Design unbeabsichtigt (oder absichtlich) veröffentlicht, geht die Neuheit verloren. Selbst wenn eine Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) geschlossen wurde, lässt sich die Tatsache des Neuheitsverlusts nicht rückgängig machen, sobald das Design einmal veröffentlicht wurde.
Bei der Zusammenarbeit mit externen Partnern ist es nicht nur notwendig, eine Vertraulichkeitsvereinbarung abzuschließen, sondern auch Regeln wie „Was darf bis zu welchem Grad offengelegt werden?“ und „Jegliche Beiträge in sozialen Netzwerken sind strengstens untersagt“ klar schriftlich festzuhalten und allen Beteiligten gründlich zu vermitteln. Bei wichtigen Designs ist es zudem ideal, bereits in der frühen Entwicklungsphase den Zeitpunkt der Designanmeldung im Blick zu behalten und die Anmeldung abzuschließen, bevor das Risiko einer Offenlegung entsteht.
Die gemeinsame Lehre, die sich aus diesen Fallbeispielen ergibt, ist, dass für die Nutzung von Geschmacksmusterrechten eine „vorausschauende Planung“ unerlässlich ist.
Erstens ist der „Zeitpunkt der Anmeldung“ von entscheidender Bedeutung. Grundsätzlich sollte die Anmeldung vor der Veröffentlichung abgeschlossen sein, weshalb der Anmeldeplan rückwärts aus den Terminen für Messen, Präsentationen und Produkteinführungen berechnet werden muss.
Zweitens ist es wichtig, den „Umfang der Schutzrechte“ strategisch zu gestalten. Durch die Kombination von Geschmacksmustern für das gesamte Produkt mit Teilgeschmacksmustern und verwandten Geschmacksmustern lässt sich ein Schutznetz aufbauen, das Nachahmern das Durchschlüpfen erschwert.
Drittens ist eine „globale Perspektive“ erforderlich. Da sich die Designrechtssysteme von Land zu Land unterscheiden und die Prioritätsfristen kurz sind, ist eine frühzeitige Strategieplanung mit Blick auf die internationale Expansion erforderlich.
Viertens ist die „Zusammenarbeit innerhalb und außerhalb des Unternehmens“ wichtig. Der Informationsaustausch zwischen den Abteilungen für Design, geistiges Eigentum und Marketing sowie externen Partnern und ein gemeinsames Verständnis hinsichtlich des Zeitpunkts der Designanmeldung und der Geheimhaltung sind entscheidend für die Vermeidung von Problemen.
Mit dem Erwerb eines Geschmacksmusterrechts ist es nicht getan – das ist erst der Anfang. Indem man die richtigen Rechte zum richtigen Zeitpunkt erwirbt und diese in Verbindung mit der Geschäftsstrategie nutzt, kann man das immaterielle Kapital „Design“ optimal ausschöpfen.
Wenn Sie Fragen haben oder bestimmte Themen vertiefen möchten, wenden Sie sich bitte jederzeit an uns. Wir können auch Simulationen anhand von Szenarien durchführen, die Ihren individuellen Fällen nahekommen.
AUTOR
Takefumi Sugiura
EVORIX (EVORIX) – Patentanwalt und Geschäftsführer
Unterstützung von Mandanten aus einer Vielzahl von Branchen – darunter IT, Fertigung, Start-ups, Mode und Medizin – von der Anmeldung von Patenten, Marken, Geschmacksmustern und Urheberrechten bis hin zu Gerichtsverfahren und Verletzungsklagen. Vertraut mit IP-Strategien in zukunftsweisenden Bereichen wie KI, IoT, Web3 und FinTech. Mitglied in mehreren Verbänden, darunter der Japanischen Patentanwaltskammer, der Asian Patent Attorneys Association (APAA) und der Japan Trademark Association (JTA).