The Complete Trademark Consent System: How to Reversibly Register a Trademark When You're Told It's Similar to Someone's Trademark.

„Nachdem wir die Marke für unser neues Produkt, auf das die Zukunft unseres Unternehmens ruht, angemeldet hatten, erhielten wir vom Patentamt eine ‚Mitteilung über die Zurückweisung‘ …“

„Die zitierte Marke eines anderen könnte man wohl durch Gespräche mit dem betreffenden Unternehmen klären, doch aufgrund der institutionellen Hürden ist eine Eintragung nicht möglich.“

Bislang war es in der japanischen Markenpraxis so, dass eine Eintragung grundsätzlich nicht möglich war, wenn eine Marke einer bereits eingetragenen Marke eines Dritten ähnelte (Markengesetz, Artikel 4, Absatz 1, Nummer 11), selbst wenn die Zustimmung der Gegenpartei vorlag. Aufgrund dieser strengen Regelung gab es unzählige Unternehmen, die sich schweren Herzens gezwungen sahen, ihre Marke zu ändern.

Mit dem Inkrafttreten der Änderung des Markengesetzes am 1. April 2024 wurde jedoch endlich auch in Japan das „Konsenssystem“ (Markengesetz, Artikel 4 Absatz 4) eingeführt. Damit wurde der Weg für eine koexistente Eintragung mit Zustimmung des Inhabers der älteren Marke geebnet, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

In diesem Artikel erläutert ein praktizierender Patentanwalt dieses neue System ausführlich auf der Grundlage der aktuellen Prüfungsrichtlinien des Patentamts (Stand: April 2024) sowie der Anwendungshandbücher (z. B. 42.400.01).

Es handelt sich nicht um ein einfaches System, bei dem es ausreicht, lediglich eine „Einverständniserklärung“ einzuholen. Wir werden Ihnen aus der Praxis detailliert erläutern, wie Sie nachweisen können, dass „keine Verwechslungsgefahr besteht“, um die Prüfung zu bestehen, und wie Sie Verträge gestalten, um zukünftige Risiken zu vermeiden.

1. Was ist das System der Zustimmung bei Marken (Artikel 4 Absatz 4 des Markengesetzes)?

1-1. Hintergrund und Überblick über die Einführung des Systems

Das Consent-System ist ein System, das die gleichzeitige Eintragung zweier Marken zulässt, wenn der Inhaber einer älteren eingetragenen Marke der Eintragung einer jüngeren Marke (Ihrer Marke) zustimmt.

Bisher hatte das japanische Markengesetz dem „Interesse der Verbraucher (damit diese nicht versehentlich falsche Produkte kaufen)“ oberste Priorität eingeräumt, weshalb die Registrierung auch bei Vorliegen einer Einigung zwischen den Parteien nicht genehmigt wurde. Um dies zu umgehen, wurde in der Praxis die komplexe und risikoreiche Methode des „Assign-Back“ (vorübergehende Übertragung der Markenrechte mit Rückübertragung nach der Registrierung) angewendet; durch die aktuelle Gesetzesänderung ist dies nun als reguläres Verfahren anerkannt.

1-2. „Zwei wesentliche Voraussetzungen“ für die Anwendung

Um dieses System in Anspruch nehmen zu können, müssen zum Zeitpunkt der Prüfung (dem Zeitpunkt, zu dem der Prüfer seine Entscheidung trifft) die folgenden zwei Voraussetzungen erfüllt sein.

1. Die Zustimmung des Inhabers der älteren Marke muss vorliegen

   Der Inhaber der zitierten Marke muss seine Zustimmung zur Eintragung Ihrer Marke erklärt haben.

2. Es darf „keine Verwechslungsgefahr“ zwischen der älteren Marke und der angemeldeten Marke bestehen

   Dies ist die größte Hürde. Selbst wenn die Parteien einverstanden sind, muss objektiv nachgewiesen werden, dass für den Verbraucher kein Verwechslungsrisiko besteht.

2. Die größte Hürde! Die Beurteilungskriterien für „keine Verwechslungsgefahr“

Gemäß den Prüfungsrichtlinien des Patentamts (42.400.01) wird die Beurteilung, ob „keine Verwechslungsgefahr besteht“, sehr streng vorgenommen. Entscheidend ist, ob nicht nur „derzeit“, sondern auch „in Zukunft“ keine Verwechslungsgefahr besteht.

Markenrechte bestehen bei wiederholter Verlängerung quasi auf unbegrenzte Zeit. Selbst wenn derzeit aufgrund des geringen Geschäftsvolumens eine klare Abgrenzung besteht, wird die Eintragung nicht genehmigt, wenn die Möglichkeit besteht, dass das Geschäft in Zukunft expandiert und zu Konkurrenz führt.

Konkret führt das Patentamt die Prüfung unter umfassender Berücksichtigung der folgenden Faktoren durch.

Acht bei der Prüfung berücksichtigte Faktoren

1. Grad der Ähnlichkeit der Marken (sind sie sich zu ähnlich?)

2. Bekanntheitsgrad der Marke (je bekannter die Marke, desto leichter kommt es zu Verwechslungen)

3. Auffällige Merkmale der Marke (Handelt es sich um einen Kunstbegriff oder um einen alltäglichen Begriff?)

4. Vorhandensein eines Firmenzeichens (Ist das Firmenlogo o. Ä. beigefügt?)

5. Möglichkeit einer diversifizierten Geschäftstätigkeit des Unternehmens

6. Zusammenhang zwischen den Waren und Dienstleistungen

7. Gemeinsamkeiten der Nachfrager nach den Waren usw. (richten sie sich an Fachleute oder an die breite Öffentlichkeit usw.)

8. Art der Markenbenutzung und sonstige tatsächliche Umstände des Geschäftsverkehrs

Unter diesen Punkten ist insbesondere „8. Art der Markenbenutzung und sonstige tatsächliche Geschäftsverhältnisse“ durch die Bemühungen und Verhandlungen des Anmelders kontrollierbar. Wie konkret dies nachgewiesen und vereinbart werden kann, entscheidet über den Erfolg.

3. „Konkrete Geschäftsumstände“, die in die Vereinbarung aufgenommen werden sollten

In den Prüfungsrichtlinien (42.400.01) werden konkrete Punkte (a bis g) als Beispiele für „Art der Markenbenutzung und sonstige tatsächliche Geschäftsverhältnisse“ aufgeführt.

Bei Inanspruchnahme des Konsent-Systems ist es sinnvoll, mit der Gegenpartei die folgenden „Regeln zur Abgrenzung der Tätigkeitsbereiche“ zu vereinbaren und diese in schriftlicher Form (Vereinbarung/Vertrag) einzureichen.

① Zusammensetzung der verwendeten Marke (a)

• Feste Kombination: „Grafik und Schriftzeichen werden stets in derselben Position zueinander verwendet“

• Beschränkung von Schriftart und Farbe: „Es werden stets bestimmte Unternehmensfarben und die vorgeschriebene Schriftart verwendet.“

• Hinzufügung des Firmenzeichens: „Stets unter Angabe des Firmennamens (XX GmbH) und des Logos verwenden“

② Beschränkung der Verwendung auf bestimmte Waren und Dienstleistungen (c)

Selbst wenn die angegebenen Waren dieselben „Computerprogramme“ sind, wird eine Verwechslung durch eine strikte Trennung der Verwendungszwecke verhindert.

• Beispiel: A verwendet sie ausschließlich für „Spiele“, B ausschließlich für „medizinische Zwecke“.

• Beispiel: A verwendet das Produkt nur für die „hohe Preisklasse (ab XX.000 Yen)“, B nur für die „niedrige Preisklasse“.

③ Abgrenzung der Vertriebsmethoden und -regionen (d, f)

• Vertriebsmethoden: Die eine Partei verkauft ausschließlich im Einzelhandel in Großmärkten, die andere Partei verkauft ausschließlich auf Bestellung im Rahmen des Hausverkaufs.

• Vertriebsgebiete: Der eine beschränkt sich auf Hokkaido, der andere auf die Präfektur Okinawa.

• Verkaufszeitraum (e): z. B. Verkauf nur im Frühjahr oder nur im Herbst.

④ Maßnahmen zur Vermeidung von Verwechslungen (g)

Es wird auch vereinbart, wie im Falle einer Verwechslung vorzugehen ist.

• Beispiel: Die andere Partei ist zu benachrichtigen, und nach Rücksprache sind umgehend Maßnahmen zur Beseitigung der Verwechslungsgefahr (z. B. Hinzufügen eines Hinweises zur Unterscheidung) zu ergreifen.

Aus diesen Umständen muss die Logik abgeleitet werden, dass „die Verbraucher sich nicht irren können, wenn die Abgrenzung so eindeutig ist“.

4. Wichtige Hinweise zur Vermeidung einer „zukünftigen Verwechslungsgefahr“

Der Prüfer geht bei der Prüfung mit dem Verdacht vor, dass „die Vereinbarung zwar derzeit eingehalten wird, aber in Zukunft möglicherweise gebrochen werden könnte“. Daher ist in den einzureichenden Unterlagen eine **„Garantie für die Unveränderlichkeit in der Zukunft“** erforderlich.

① Laufzeit der Vereinbarung (Beispiele für unzulässige und zulässige Fälle)

In den Prüfungsrichtlinien wird streng auf das Risiko künftiger Änderungen hingewiesen.

• [NG-Beispiel] Kurzfristige Vereinbarung: „Vereinbarungen mit kurzer Laufzeit, wie beispielsweise ein oder zwei Jahre“, werden grundsätzlich nicht anerkannt. Der Grund dafür ist, dass es keine Garantie für eine Verlängerung gibt und somit die Möglichkeit einer zukünftigen Verwechslung besteht.

• [Negatives Beispiel] Vereinbarung mit Kündigungsrecht: Auch wenn keine Laufzeit festgelegt ist, wird ein Vertrag, der jederzeit auf Wunsch einer Partei gekündigt werden kann, als nicht stabil genug für die Zukunft angesehen.

• [Zulässiges Beispiel] Unbefristete Vereinbarung: Es ist eine Vereinbarung erforderlich, die so lange gilt, wie die Rechte bestehen, z. B. „solange die Registrierung beider Marken aufrechterhalten wird“. Wenn jedoch klar ist, dass das Markenrecht der Gegenpartei erlischt, kann auch eine Vereinbarung, die nur bis zu diesem Zeitpunkt gilt, berücksichtigt werden.

② Vorhandensein von ausschließlichen oder gewöhnlichen Nutzungsberechtigten

Ein Punkt, der leicht übersehen wird, ist das Vorliegen eines Lizenzvertrags (Nutzungsrecht).

Wenn für die zitierte Marke ein ausschließliches oder gewöhnliches Nutzungsrecht besteht, darf es nicht nur mit dem Markeninhaber, sondern auch mit dem jeweiligen Nutzungsberechtigten (Lizenznehmer) zu Verwechslungen kommen.

Selbst wenn der Markeninhaber zustimmt, wird die Eintragung nicht genehmigt, wenn eine Verwechslungsgefahr mit der Geschäftstätigkeit des tatsächlich nutzenden Lizenznehmers besteht. In diesem Fall sind Abstimmungen unter Einbeziehung des Lizenznehmers sowie die Vorlage von Unterlagen (zum Nachweis der Nichtverwechslungsfähigkeit) erforderlich.

③ Sonderregelung bei Konzernunternehmen (Mutter- und Tochtergesellschaften, Schwesterunternehmen)

Wenn der Anmelder und der Inhaber der zitierten Marke in einer Konzernbeziehung wie Mutter-Tochter- oder Schwesterunternehmen stehen, wird die Prüfung etwas flexibler gehandhabt.

Dies liegt daran, dass grundsätzlich keine Gefahr einer Verwechslung mit Waren „Dritter“ besteht (da die Herkunft im weiteren Sinne als Gruppe dieselbe ist).

Allerdings sollte auch zwischen Konzernunternehmen eine Verwechslung im engeren Sinne, d. h. die Frage „Von welchem Unternehmen stammen die Waren?“, vermieden werden, und es wird als wünschenswert angesehen, dass eine Vereinbarung besteht, wonach die Zugehörigkeit zum Konzern in der Marke vermerkt wird (z. B. „XX-Gruppe“).

5. Form und wichtige Punkte bei der Erstellung der beim Patentamt einzureichenden Unterlagen

Um die Anwendung dieser Regelung in Anspruch nehmen zu können, sind zusätzlich zu den üblichen Anmeldungsunterlagen die folgenden Unterlagen einzureichen (siehe Dokumentenhandhabung 42.400.02).

(1) Einverständniserklärung (Consent Letter)

Dies ist ein Dokument, in dem der Inhaber der zitierten Marke erklärt, dass er Ihrer Markeneintragung zustimmt.

• Erforderliche Angaben: Name und Anschrift des Inhabers der zitierten Marke, Registrierungsnummer, Anmeldungsnummer des Anmelders, benannte Waren usw. sowie die Erklärung „Ich stimme der Eintragung der Marke zu“.

• Form: Der Titel „Einverständniserklärung“ ist nicht zwingend erforderlich, jedoch müssen die oben genannten Inhalte eindeutig hervorgehen.

(2) Unterlagen, aus denen hervorgeht, dass keine Verwechslungsgefahr besteht (Vereinbarung)

In der Praxis ist dieses Dokument das wichtigste. In der Regel wird eine Kopie der zwischen den Parteien geschlossenen „Vereinbarung (Vertrag)“ eingereicht.

• Inhalt: Die oben genannten Punkte wie „Einschränkungen der Art der Nutzung“, „Beschränkung des Verwendungszwecks“ und „Vereinbarung für die Zukunft“ müssen konkret aufgeführt sein.

• Zulässigkeit einer Zusammenfassung: Wenn Sie nicht den vollständigen Vertragstext (einschließlich vertraulicher Informationen wie der Gegenleistung) vorlegen möchten, ist auch die Einreichung einer schriftlichen Zusammenfassung des Vertragsinhalts zulässig. Es ist jedoch zu beachten, dass zusätzliche Unterlagen (z. B. das Original) angefordert werden können, wenn die Zusammenfassung zu stark gekürzt ist und die Maßnahmen zur Vermeidung von Verwechslungen dadurch unklar werden.

• Sonstige Nachweise: Reichen Sie zusätzlich Unterlagen ein, die belegen, dass der Inhalt der Vereinbarung der tatsächlichen Situation entspricht, wie z. B. Broschüren, Kopien der Website oder Geschäftspläne.

(3) Stellungnahme

Die Einreichung eines Stellungnahme ist nicht zwingend erforderlich, wird jedoch, wie in den Prüfungsrichtlinien dargelegt, berücksichtigt, wenn eine „konkrete Erläuterung, dass keine Verwechslungsgefahr besteht“, vorliegt.

Durch eine logische Erläuterung des Patentanwalts, wie die eingereichte Vereinbarung Verwechslungen verhindert und wie die tatsächlichen Marktverhältnisse aussehen, kann die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Eintragung erhöht werden.

6. Risiken der Nutzung des Konsent-Systems und die Rolle des Patentanwalts

Nachdem Sie bis hierher gelesen haben, denken Sie vielleicht: „Kann ich das Verfahren nicht selbst durchführen, wenn ich nur die Zustimmung der Gegenpartei einhole?“ Die Nutzung des Zustimmungssystems birgt jedoch erhebliche Risiken, die Ihr zukünftiges Geschäft einschränken können.

Risiko 1: Verlust der geschäftlichen Handlungsfreiheit

Um das Patentamt davon zu überzeugen, dass keine Verwechslungsgefahr besteht, müssen strenge Auflagen wie „Wir verwenden das Produkt nur für diesen Zweck“ oder „Wir ändern das Logo-Design auf keinen Fall“ in die Vereinbarung aufgenommen werden.

Dies kann dazu führen, dass Sie die Möglichkeit zur Entwicklung neuer Produkte oder eines Rebrandings Ihres Unternehmens in der Zukunft selbst aufgeben. Es muss sorgfältig geprüft werden, ob diese Einschränkungen als unternehmerische Entscheidung angemessen sind.

Risiko 2: Ablehnung oder Streitigkeiten aufgrund von Mängeln in der Vereinbarung

Bei Vereinbarungen, die auf Vorlagen aus dem Internet basieren, besteht das Risiko, dass sie die Prüfungsstandards des Patentamts (z. B. zur Vermeidung künftiger Änderungen) nicht erfüllen und daher abgelehnt werden. Außerdem kann das Unternehmen sich im Falle künftiger Streitigkeiten mit der Gegenpartei nicht schützen, wenn die Vereinbarung als privatrechtlicher Vertrag Mängel aufweist.

Risiko 3: Reaktion auf Aufforderungen zur Berichtigung

Wenn das Prüfungsergebnis zu der Feststellung führt, dass „bei diesen benannten Waren doch eine Verwechslungsgefahr besteht“, kann eine Korrektur zur Streichung (Einschränkung) der benannten Waren verlangt werden (42.400.01 4.).

Es bedarf einer geschickten Verhandlung mit dem Prüfer, um zu klären, inwieweit Zugeständnisse gemacht werden können.

Warum Sie einen Patentanwalt beauftragen sollten

Das Konzent-System ist keine reine „Dokumentenerstellung“, sondern erfordert „hochentwickelte Verhandlungs- und Strategiearbeit“.

1. Fundierte Kenntnis der Prüfungsrichtlinien: Wir analysieren die neuesten Anwendungsunterlagen und erarbeiten eine für den Prüfer überzeugende Argumentation (Stellungnahme).

2. Entwurf geeigneter Vereinbarungen: Wir entwerfen Vertragsbedingungen, die die Wahrscheinlichkeit einer Eintragung erhöhen und gleichzeitig die geschäftliche Freiheit Ihres Unternehmens maximal sichern.

3. Abstimmung mit der Gegenseite: Durch die Vermittlung eines Experten werden emotionale Argumente vermieden und die Erzielung einer Einigung unterstützt, die auch für die Gegenseite Vorteile bietet (z. B. Vermeidung von Streitigkeiten).

7. Fazit: Konsultieren Sie einen Experten, bevor Sie aufgeben

Durch die Einführung von Artikel 4 Absatz 4 des Markengesetzes (Konsent-System) besteht nun auch in Fällen, in denen bisher die Eintragung mit der Begründung „es gibt bereits eine Marke eines anderen“ aufgegeben wurde, die Möglichkeit einer Abhilfe.

Dieser Weg ist jedoch keineswegs einfach. Um nachzuweisen, dass „keine Verwechslungsgefahr besteht“ – nicht nur aktuell, sondern auch in Zukunft – und um Verträge zum Schutz des eigenen Unternehmens abzuschließen, sind fundierte Fachkenntnisse und Erfahrung erforderlich.

• Sie haben eine Mitteilung über die Zurückweisung (Artikel 4 Absatz 1 Nummer 11) erhalten

• Wir haben ein gutes Verhältnis zum anderen Unternehmen, wissen aber nicht, welche Schriftstücke wir austauschen sollen

• Sie möchten das Markenportfolio innerhalb Ihrer Unternehmensgruppe ordnen

Wenn Sie solche Probleme haben, wenden Sie sich bitte an einen auf Markenrecht spezialisierten Patentanwalt.

Unsere Kanzlei schlägt Ihnen auf der Grundlage der neuesten Prüfungspraktiken die optimale Strategie vor, um Ihre wertvolle Marke zu schützen und Ihre Rechte zu sichern.

Nur weil es bereits eine ältere Marke gibt, müssen Sie nicht sofort aufgeben. Nutzen Sie das neue System geschickt und sichern Sie sich den Wert Ihrer Marke.