„Ich habe mein Patent voller Zuversicht angemeldet, doch nun habe ich vom Patentamt eine ‚Mitteilung über die Gründe für die Zurückweisung‘ erhalten …“
„Die Kritik des Prüfers ist hart, und ich mache mir Sorgen, dass ich vielleicht aufgeben muss.“
„Reichen eine Stellungnahme und eine Berichtigung wirklich aus, um meine Absicht zu vermitteln?“
Es ist keineswegs ungewöhnlich, im Verlauf eines Patentanmeldeverfahrens auf solche Hindernisse zu stoßen. Wenn man eine Mitteilung voller negativer Formulierungen in schwer verständlicher Rechtssprache vor sich hat, fühlt man sich oft so, als würde einem mitgeteilt: „Ihre Erfindung ist wertlos“, und viele Anmelder sind kurz davor, den Mut zu verlieren.
Als praktizierender Patentanwalt versichere ich Ihnen jedoch:
Eine Ablehnungsmitteilung ist ein „Anpassungsprozess“ auf dem Weg zum Patent und kein Grund, aufzugeben.
Vielmehr kann man sagen, dass der Prüfer Ihnen damit einen Ball zuwirft und signalisiert: „Wenn Sie diesen Punkt korrigieren, könnte es vielleicht zu einem Patent kommen“ oder „Die Erklärung hier ist unzureichend, bitte erläutern Sie das näher“. Das wirksamste Mittel, um diese Krise in eine Chance zu verwandeln und zu einer rettenden Patentierung zu führen, ist das „Patentgespräch (Gespräch mit dem Prüfer)“, das ich hier erläutern werde.
Normalerweise erfolgt die Patentprüfung hauptsächlich über den schriftlichen Austausch, doch dieses Verfahren, bei dem man direkt (oder online) mit dem Prüfer spricht und die Kernpunkte der Technologie sowie den Schutzumfang erörtert, ist – wenn es richtig genutzt wird – ein Trumpf, der die Patentanmeldungsquote (Erteilungsquote) sprunghaft erhöht.
In diesem Artikel werde ich aus der Perspektive eines Patentanwalts, der bereits bei zahlreichen Patentgesprächen anwesend war und viele Fälle von einer Ablehnung zu einer Erteilung gewendet hat, die wenig bekannten Vorteile und Risiken von Patentgesprächen sowie die Gründe, warum Sie einen Patentanwalt hinzuziehen sollten, ausführlich erläutern. Wenn Sie diesen Artikel zu Ende gelesen haben, wird Ihnen die Ablehnungsmitteilung in Ihren Händen wahrscheinlich wie eine „Eintrittskarte zur Erteilung“ erscheinen.
Lassen Sie uns zunächst als Grundwissen einen Überblick über die Patentanhörung geben.
Ein Patentgespräch (offizieller Name: mündliche Prüfung) ist ein Verfahren, bei dem der Anmelder (oder sein Vertreter, der Patentanwalt) direkt mit dem für den Fall zuständigen Prüfer des Patentamts kommuniziert.
Die japanische Patentprüfung basiert grundsätzlich auf dem „Schriftprinzip“. Die Prüfung verläuft durch den Austausch von „Dokumenten“ wie Anmeldungsunterlagen, Ablehnungsbescheiden sowie Stellungnahmen und Berichtigungen dazu. Es stößt jedoch an Grenzen, modernste Technologien, komplexe Mechanismen oder feine Nuancen im Vergleich zu bestehenden Technologien (wie beispielsweise „feuchtes Gefühl“ oder „intuitive Bedienbarkeit“) allein durch Texte zu 100 % zu vermitteln.
Daher wurde dieses System eingerichtet, um Verständnisunterschiede auszuräumen und die Prüfung reibungslos und präzise voranzutreiben.
Früher war das „persönliche Gespräch“ vor Ort beim Patentamt in Toranomon, Tokio (derzeit kann es aufgrund von Renovierungsarbeiten am Gebäude zu vorübergehenden Umzügen kommen), die gängige Praxis, doch mittlerweile sind „Online-Gespräche“ über Microsoft Teams die Regel.
Dadurch können auch Unternehmen aus ländlichen Regionen oder vielbeschäftigte Entwicklungsmitarbeiter bequem von ihrem eigenen Standort aus teilnehmen, ohne Reisezeit und Reisekosten aufwenden zu müssen. Da Zeichnungen und Versuchsdaten über den PC-Bildschirm geteilt und diskutiert werden können, ist eine Kommunikation möglich, die der persönlichen Begegnung in nichts nachsteht oder sogar noch effizienter ist.
Warum sollte man sich die Mühe machen, extra mit dem Prüfer zu sprechen? Reicht es nicht aus, eine sorgfältige Stellungnahme zu verfassen?
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Gespräch andere Mittel insofern übertrifft, als es „innerhalb eines Augenblicks ein gemeinsames Verständnis (eine Einigung) mit dem Prüfer herstellen kann“. Die konkreten Vorteile sind die folgenden fünf Punkte.
Eine Mitteilung über die Zurückweisungsgründe ist ein öffentliches Dokument, das auf gesetzlichen Vorschriften basiert. Daher ist der Wortlaut oft formell und enthält viele Standardformulierungen.
Nehmen wir zum Beispiel an, es wird beanstandet, dass „kein Fortschritt vorliegt (die Erfindung für einen Fachmann leicht zu bewerkstelligen war)“. Oft lassen sich jedoch aus dem Wortlaut der Mitteilung keine tiefergehenden Nuancen wie „welcher Teil konkret als leicht zu bewerkstelligen angesehen wurde“ oder „welche Änderungen erforderlich sind, damit eine Zulassung erteilt wird“ ableiten.
Bei einem persönlichen Gespräch lassen sich manchmal folgende „wahre Absichten“ des Prüfers herausfinden:
„Ehrlich gesagt habe ich die technische Bedeutung dieses Teils nicht ganz verstanden.“
„Ich möchte, dass Sie den Unterschied zwischen dieser Beschreibung in der zitierten Literatur und Ihrer Erfindung deutlicher herausarbeiten.“
„Ehrlich gesagt, wenn nur die Definition dieses Begriffs in den Ansprüchen klarer wäre, könnte ich eine Eintragung genehmigen.“
Auf diese Weise können Sie die „Einschätzung des Prüfers“, die in den schriftlichen Unterlagen nicht zum Ausdruck kommt, direkt in Erfahrung bringen und so das Risiko vermeiden, mit Ihrer Einwendung am Ziel vorbeizuschießen.
Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass dies in der Praxis der größte Vorteil ist.
Normalerweise wird, sobald eine Stellungnahme oder ein Änderungsantrag offiziell eingereicht wurde, bei unzureichendem Inhalt erneut eine Ablehnungsbegründung mitgeteilt (oder eine Ablehnungsentscheidung getroffen), und ein Rückzug wird schwierig.
Im Rahmen eines persönlichen Gesprächs ist es jedoch möglich, vorab eine Sondierung vorzunehmen (Entwurf vorlegen) und zu fragen: „Was halten Sie davon, wenn wir die Korrektur so vornehmen?“
Daraufhin gibt der Prüfer zwar keine rechtlich bindende Antwort, aber er gibt Ihnen sofort Feedback (eine Einschätzung) wie „Mit diesem Änderungsvorschlag würden die Ablehnungsgründe beseitigt“ oder „Das allein reicht noch nicht aus“.
Das heißt, man kann erst nach einer „Überprüfung der Antworten“ die offiziellen Unterlagen einreichen, wodurch unnötige Hin- und Her-Diskussionen vermieden werden und die Wahrscheinlichkeit, auf Anhieb eine Eintragung zu erreichen, deutlich steigt.
Insbesondere in Nischenbereichen oder bei Spitzentechnologien kann es vorkommen, dass selbst Prüfer nicht über perfekte Fachkenntnisse in diesem Bereich verfügen. Selbst wenn man in schriftlicher Form lange und komplexe technische Erklärungen verfasst, hat dies keinen Sinn, wenn der Leser sie nicht versteht.
Bei einem persönlichen Gespräch können Sie hingegen mithilfe von Zeichnungen, Mustern, Videos oder einer Tafel flexibel mündlich erklären. Die Stärke eines Dialogs liegt darin, dass Sie „Missverständnisse des Prüfers“ sofort erkennen und korrigieren können.
Getreu dem Sprichwort „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“ gibt es viele Fälle, in denen sich die Haltung des Prüfers in dem Moment, in dem eine Live-Demonstration gezeigt wird, auflockert und das Verständnis schlagartig voranschreitet.
Wiederholter Schriftverkehr führt zu Zeitverlusten von mehreren Monaten bis hin zu Jahren, einschließlich der Versandzeiten und der Wartezeit auf die Prüfung.
Wenn im Gespräch eine Einigung über die Vorgehensweise erzielt wird, kann in vielen Fällen unmittelbar danach eine formelle Berichtigung eingereicht werden, woraufhin rasch eine Registrierungsentscheidung ergeht. In Situationen, in denen es auf geschäftliche Schnelligkeit ankommt – beispielsweise wenn der Zeitpunkt der Produktveröffentlichung feststeht oder man dringend einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Konkurrenten sichern möchte –, ist das persönliche Gespräch ein wirkungsvolles Mittel zur Zeitersparnis.
Bei Patenten reicht es nicht aus, sie einfach nur registrieren zu lassen. Wenn der Schutzumfang zu eng gefasst (begrenzt) ist, wird das Patent zu einem „unbrauchbaren Patent“, das von anderen Unternehmen leicht umgangen werden kann.
Versucht man, allein durch schriftliche Unterlagen auf Nummer sicher zu gehen, neigt man dazu, die Rechte erheblich einzuschränken. Im mündlichen Verfahren hingegen kann man in Verhandlungen mit dem Prüfer die Grenze ausloten, bis zu der man den Schutzumfang noch erweitern kann.
Die Möglichkeit, solche Verhandlungen zu führen – etwa: „Im Gegenzug für diesen Zugeständnis möchte ich diesen weit gefassten Begriff beibehalten“ – ist wohl der größte Reiz der mündlichen Verhandlung.
„Da ich (der Erfinder) den Inhalt der Erfindung am besten kenne, könnte ich doch selbst zur Anhörung gehen, oder?“
Manche denken vielleicht so. Natürlich ist die Anwesenheit des Erfinders selbst sehr nützlich und wird begrüßt. Die Realität ist jedoch, dass eine Anhörung ohne Patentanwalt (alleinige Anhörung des Erfinders) mit hohen Risiken verbunden ist.
Denn das Patentgespräch ist keine „technische Präsentation“, sondern ein „Verhandlungsforum über den Umfang der gesetzlichen Rechte“.
Dies ist der beängstigendste Punkt.
Zwar werden nicht alle Äußerungen während der Anhörung schriftlich festgehalten, doch sie bleiben im Gedächtnis des Prüfers oder in seinen Notizen (Protokoll) erhalten.
Angenommen, man lässt sich von der Atmosphäre des Augenblicks leiten und sagt in guter Absicht: „Diese Technologie ähnelt eigentlich schon seit langem der bestehenden Technologie …“ oder „Dieser Teil ist nicht wichtig“.
Sollte dieser Teil später zum entscheidenden Punkt für die Erteilung des Patents werden, entsteht ein logischer Widerspruch („Widerspruch“), der Sie in eine Zwickmühle bringt: „Sie haben doch damals gesagt, das sei unwichtig, oder?“
Dies wird zu einer fatalen Schwachstelle, die dazu führen kann, dass ein Konkurrenzunternehmen später eine Nichtigkeitsklage gegen das Patent einreicht oder dass bei der Durchsetzung Ihrer Rechte der Einwand erhoben wird: „Das fällt nicht unter den Schutzumfang.“
Patentanwälte wissen genau, was man nicht sagen darf, und führen Verhandlungen so, dass sie Äußerungen vermeiden, die rechtlich nachteilig sein könnten.
Prüfer sind sowohl „Techniker“ als auch „Juristen“. Sie treffen ihre Entscheidungen auf der Grundlage des Regelwerks, das das Patentgesetz darstellt.
Egal wie leidenschaftlich ein Erfinder erklärt: „Diese Technologie ist großartig! Ich habe mir damit viel Mühe gegeben!“, wenn dies nicht in die Logik der „patentrechtlichen Erfindungshöhe (Naheliegende Lösung)“ übersetzt wird, findet es beim Prüfer keinen Anklang.
Der Patentanwalt übernimmt die Rolle eines Dolmetschers, der die „technische Leidenschaft“ des Erfinders in eine „juristische Logik“ übersetzt, die den Prüfer überzeugt. Ohne diese Übersetzungsfunktion vergeht die Zeit, ohne dass die Diskussion zu einem Ergebnis führt.
Das Gespräch ist eine Verhandlung. Wenn man versucht, alle eigenen Forderungen durchzusetzen, scheitert man, und wenn man zu sehr auf die Argumente der Gegenseite eingeht, werden die Rechte ausgehöhlt.
Ein erfahrener Patentanwalt bereitet im Voraus mehrere Änderungsvorschläge (Pläne) vor.
[Kiefern-]Plan: Ein starker, weit gefasster Schutzumfang
[Bambus]-Vorschlag: Realistischer Kompromiss
[Ume]-Vorschlag: Die Mindestverteidigungslinie, die gesichert werden soll
Er liest die Mimik des Prüfers und die Nuancen seiner Äußerungen und trifft blitzschnell Entscheidungen wie „Versuchen wir es zunächst mit dem Matsu-Entwurf“ oder „Da sich die Lage zu verschlechtern scheint, wechseln wir zum Take-Entwurf“. Dieses Gespür für das richtige Gleichgewicht ist eine Fähigkeit, die nur ein Profi mit viel Erfahrung besitzt.
Wir stellen Ihnen einen Fall vor, den unsere Kanzlei tatsächlich bearbeitet hat (aufgrund der Geheimhaltungspflicht teilweise geändert).
Situation: Erfindung einer App mit einem eigenen Algorithmus. Die Anmeldung wurde jedoch unter Berufung auf bestehende Patente großer Unternehmen mit der Begründung „keine erfinderische Tätigkeit (lediglich eine Kombination bestehender Technologien)“ zurückgewiesen.
Maßnahmen: Durchführung eines Online-Gesprächs. Wir haben den Bildschirm der App (in der Entwicklungsphase) geteilt und den einzigartigen Verarbeitungsablauf, der mit den bestehenden Patenten nicht realisierbar ist, visuell erklärt. Darüber hinaus argumentierte der Patentanwalt logisch, dass „in den zitierten Dokumenten keine Motivation zur Lösung dieses Problems vorhanden ist“.
Ergebnis: Der Prüfer zeigte sich überzeugt und bemerkte: „Ich verstehe, dass dieser Unterschied im Verarbeitungsablauf einen so großen Einfluss auf die Benutzererfahrung hat.“ Es wurde Einigung über die Richtung der Änderungsanträge erzielt, und das Patent wurde erfolgreich erteilt.
Situation: Erfindung einer Metallbearbeitungsmaschine. Anhand der Zeichnungen allein konnte die Besonderheit der Konstruktion nicht vermittelt werden, sodass fälschlicherweise angenommen wurde, es handele sich um „den Stand der Technik“.
Maßnahme: Im Gespräch wurden anhand einer vom Patentanwalt vorbereiteten Vergleichsgrafik die Probleme (Hindernisse) des Standes der Technik erläutert. Der Erfinder legte vor Ort experimentelle Daten zur Bearbeitungsgenauigkeit vor.
Ergebnis: Die Meinung des Prüfers änderte sich zum Positiven. Es gelang, die Zusage „Durch Hinzufügen numerischer Einschränkungen zu den Ansprüchen wird die Patentierbarkeit anerkannt“ zu erhalten, und die Eintragung erfolgte unter Beibehaltung eines breiten Schutzumfangs.
Hier stellen wir den allgemeinen Ablauf vor, wenn Sie einen Patentanwalt beauftragen und eine mündliche Verhandlung durchführen.
[Analyse der Mitteilung über die Zurückweisungsgründe]
Der Patentanwalt liest die Mitteilung durch und überlegt sich die logische Struktur der Einwände. In dieser Phase wird entschieden, ob eine mündliche Verhandlung sinnvoll ist.
【Besprechung und Strategieentwicklung】
In Absprache mit dem Mandanten wird der Umfang der zu schützenden Rechte festgelegt. Es wird ein „Änderungsentwurf“ erstellt. Dies ist die wichtigste Vorbereitungsphase.
【Anmeldung zur mündlichen Verhandlung】
Der Patentanwalt kontaktiert das Patentamt und beantragt eine mündliche Verhandlung. Derzeit wird in der Regel ein Online-Konferenztool vorgeschrieben.
【Durchführung der Patentanhörung】
An der Anhörung nehmen der Prüfer, der Patentanwalt und gegebenenfalls der Erfinder teil. Die Dauer beträgt in der Regel etwa 30 bis 60 Minuten. Der Patentanwalt leitet die Diskussion.
【Einreichung der offiziellen Unterlagen (Stellungnahme und Änderungsantrag)】
Auf der Grundlage der im Gespräch getroffenen Vereinbarungen werden die offiziellen Unterlagen erstellt und beim Patentamt eingereicht.
【Positive Prüfungsentscheidung】
Sofern alles wie vereinbart verläuft, erhalten Sie umgehend eine „Zulassungsentscheidung“.
F. Wie hoch sind die Kosten?
A. Das hängt von der Kanzlei ab, aber in der Regel fallen zusätzlich zu den üblichen Kosten für die Erstellung der Stellungnahme Kosten für die Betreuung des Gesprächs (Stundenhonorar oder Festpreis) an. Berücksichtigt man jedoch die Kosten für den wiederholten Schriftverkehr sowie das Risiko, Rechte zu verlieren, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis insgesamt sehr gut. Für weitere Details erstellen wir Ihnen gerne einen Kostenvoranschlag.
F. Ist die Kommunikation auf Englisch erforderlich?
A. Das Gespräch mit dem Prüfer des japanischen Patentamts findet auf Japanisch statt.
F. Ich habe noch keine Ablehnungsgründe erhalten, kann ich dennoch ein Gespräch führen?
A. Grundsätzlich erfolgt die Bearbeitung nach Erhalt der Ablehnungsbegründung. Bei Fällen mit beschleunigter Prüfung oder unter bestimmten Umständen kann die technische Erläuterung jedoch auch vor Beginn der Prüfung stattfinden. Bitte sprechen Sie uns zunächst an.
Das Patentgespräch ist nicht nur ein „Verfahren“. Es ist ein „offensives Mittel“, um den Prüfer auf Ihre Seite zu bringen und bessere Rechte zu erlangen.
Wenn Sie eine Ablehnungsmitteilung erhalten, ist es normal, dass Sie entmutigt sind, aber betrachten Sie dies bitte als „Eintrittskarte für den Dialog mit dem Prüfer“. Mit der richtigen Vorbereitung und der Unterstützung eines verhandlungsstarken Patentanwalts können Sie diese schwierige Situation in eine Chance verwandeln.
In unserer Kanzlei sind zahlreiche Fachleute tätig, darunter ehemalige Ingenieure und erfahrene Patentanwälte, die die „Knackpunkte der Prüfung“ genau kennen.
Gerade bei Fällen, bei denen Ihnen anderswo gesagt wurde, dass es unmöglich sei, oder bei denen Sie dieses Patent unbedingt durchbringen möchten, sollten Sie sich unbedingt einmal an uns wenden. Wir vermitteln dem Prüfer direkt den Wert Ihrer Erfindung, der sich nicht allein aus den Unterlagen erschließt.
Die Frist für die Reaktion auf eine Ablehnungsmitteilung ist festgelegt. Bevor es zu spät ist, beantragen Sie bitte zunächst über das Kontaktformular eine kostenlose Beratung. Lassen Sie uns gemeinsam das stärkste Patent zum Schutz Ihres Unternehmens erarbeiten.
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AUTOR
Takefumi Sugiura
EVORIX (EVORIX) – Patentanwaltskanzlei für geistiges Eigentum, leitender Patentanwalt
Unterstützung von Mandanten aus einer Vielzahl von Branchen – darunter IT, Fertigung, Start-ups, Mode und Medizin – von der Anmeldung von Patenten, Marken, Geschmacksmustern und Urheberrechten bis hin zu Gerichtsverfahren und Verletzungsklagen. Vertraut mit IP-Strategien in zukunftsweisenden Bereichen wie KI, IoT, Web3 und FinTech. Mitglied in mehreren Verbänden, darunter der Japanischen Patentanwaltskammer, der Asian Patent Attorneys Association (APAA) und der Japan Trademark Association (JTA).