Hongkong ist ein Finanz- und Logistikzentrum Asiens und fungiert zudem als Tor zum chinesischen Festland. Für japanische Unternehmen ist es nach wie vor ein äußerst wichtiger Markt, sei es als Sprungbrett für die Expansion ins Ausland oder als Hauptstandort für die Region ASEAN.
Allerdings kommt es nicht selten vor, dass japanische Unternehmen, die einen Markteintritt in Hongkong erwägen oder bereits Geschäfte dort getätigt haben, in Bezug auf ihre Strategie zum Schutz geistigen Eigentums **einem „fatalen Irrtum“** unterliegen.
„Da wir unsere Marke auf dem chinesischen Festland registriert haben, ist sie wohl auch in Hongkong geschützt.“
„Da wir China im Madrider Protokoll (Madpro) benannt haben, ist alles in Ordnung.“
Sollten die Führungskräfte oder die Rechtsabteilung Ihres Unternehmens so denken, ist Ihre Marke auf dem Markt in Hongkong „un geschützt (unbewaffnet)“.
Hongkong ist zwar eine Sonderverwaltungszone Chinas, verfügt jedoch unter dem Prinzip „Ein Land, zwei Systeme“ über eine völlig eigenständige Rechtsordnung in Bezug auf geistiges Eigentum. Wenn Unternehmen ihre Geschäfte betreiben, ohne diese Tatsache zu kennen, kommt es immer wieder zu Problemen, wie dem Umlauf von Nachahmungsprodukten vor Ort oder der vorzeitigen Anmeldung von Marken durch böswillige Dritte (unberechtigte Anmeldungen).
In diesem Artikel erläutert ein auf internationale Markenrecht spezialisierter Patentanwalt detailliert die Funktionsweise des einzigartigen Markensystems in Hongkong, die entscheidenden Unterschiede zum chinesischen Festland, den praktischen Ablauf der Anmeldung sowie kosteneffiziente Anmeldestrategien, die japanische Unternehmen verfolgen sollten.
Zunächst erläutern wir den wichtigsten Grundsatz für das Verständnis des Markensystems in Hongkong. Dieser lautet: „In Bezug auf geistiges Eigentum stehen Hongkong und das chinesische Festland in derselben Beziehung wie zwei ‚ausländische‘ Länder.“
Für geistige Eigentumsrechte wie Markenrechte gilt der Grundsatz des „Territorialitätsprinzips“, wonach Rechte in jedem Land unabhängig voneinander bestehen.
Hongkong unterhält ein System, das auf dem „Common Law“ (Rechtsprechung) aus der Zeit der britischen Kolonialherrschaft basiert, und unterscheidet sich somit in seinem Rechtssystem grundlegend vom Festlandchina, das dem kontinentalen Rechtssystem (geschriebenes Recht) folgt.
Daher muss man sich unbedingt das folgende Schema vor Augen halten.
Eintragung beim chinesischen Markenamt (CNIPA) → in Hongkong ungültig
Registrierung beim Amt für geistiges Eigentum von Hongkong (IPD) → ungültig auf dem chinesischen Festland
Das bedeutet, dass bei einer Geschäftstätigkeit sowohl auf dem chinesischen Festland als auch in Hongkong jeweils separate Markenanmeldungen erforderlich sind.
Wie Japan und das chinesische Festland wendet auch Hongkong das „First-to-File“-Prinzip an.
Da Hongkong ein Common-Law-Gebiet ist, besteht die Möglichkeit, dass auch nicht eingetragene Marken, die durch langjährige Nutzung einen gewissen Goodwill aufgebaut haben, durch die deliktische Rechtsfigur des „Passing off“ geschützt werden.
Um dieses „Passing off“ jedoch nachzuweisen, sind umfangreiche Beweismittel, hohe Prozesskosten und ein langer Zeitraum erforderlich. In der Praxis ist es die kostengünstigste und sicherste Methode zur Risikominimierung, „so schnell wie möglich eine Anmeldung einzureichen und die Rechte als eingetragene Marke zu sichern“.
Wenn japanische Unternehmen im Ausland Markenrechte erwerben, nutzen sie in der Regel die „internationale Anmeldung gemäß dem Madrider Protokoll (allgemein bekannt als Madrider Protokoll)“ über die WIPO (Weltorganisation für geistiges Eigentum). Da mit einem einzigen Verfahren mehrere Länder benannt werden können, ist dies ein äußerst praktisches System, das Verwaltungskosten senkt.
Hier liegt jedoch die größte Falle bei Marken in Hongkong.
Derzeit kann Hongkong nicht als Vertragsstaat (Region) des Madrider Protokolls benannt werden.
„Da China Mitglied des Madrider Protokolls ist, wird Hongkong dann nicht mit einbezogen, wenn man China benennt?“
Diese Frage wird uns häufig gestellt, doch die Antwort lautet NEIN. Selbst wenn man bei einer Madrider Anmeldung „China (CN)“ benennt, beschränkt sich die Wirkung auf das chinesische Festland und erstreckt sich nicht auf Hongkong (und Macau).
Die Regierung von Hongkong bereitet zwar Gesetzesänderungen für die künftige Einführung des Madrider Protokolls vor, doch der Zeitpunkt der praktischen Umsetzung steht noch nicht fest.
Daher ist derzeit die direkte Anmeldung beim Hong Kong Intellectual Property Department (IPD) (über den Pariser Weg) der einzige und sicherste Weg, um Rechte in Hongkong zu erwerben.
Im Hinblick auf die Einreichung einer direkten Anmeldung in Hongkong werden im Folgenden die konkreten Merkmale des Systems zusammengefasst, die Sie kennen sollten.
Hongkong wendet für die Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen die internationale „Nizza-Klassifikation“ an (Klassen 1 bis 45). Da es sich um dieselben Klassifizierungskriterien wie in Japan handelt, ist es möglich, den Umfang der Anmeldung auf der Grundlage der japanischen Markeneintragungsurkunde zu prüfen.
Bei der konkreten Bezeichnung der benannten Waren ist es jedoch ratsam, die vom Hong Kong IPD empfohlenen Standardbezeichnungen zu verwenden, da vage Formulierungen leicht zu einem Ablehnungsgrund führen können.
Die Anmeldesprache ist „Englisch“ oder „Chinesisch“. Entscheidend ist dabei die Art der Schriftzeichen.
In Hongkong vorherrschend: Traditionelles Chinesisch (Traditional Chinese) / Beispiel: „廣“
Mainstream auf dem chinesischen Festland: Vereinfachtes Chinesisch (Simplified Chinese) / Beispiel: „广“
Bei der Markenprüfung werden traditionelle und vereinfachte Schriftzeichen tendenziell als ähnlich behandelt, doch aus Sicht des Brandings für die lokalen Verbraucher ist die Registrierung in „traditioneller Schrift“ äußerst wichtig.
Wenn japanische Unternehmen in Hongkong mit vereinfachten Schriftzeichen (für das chinesische Festland) expandieren, besteht das Risiko, dass sie bei den lokalen Verbrauchern den falschen Eindruck erwecken, es handele sich um eine Marke vom chinesischen Festland, oder dass sich das Markenimage nicht etablieren kann.
Grundsätzlich ist es die beste Strategie, zwei Varianten anzumelden: „Lateinische Schrift (Englisch)“ und „Traditionelle Schrift“.
In Hongkong gibt es ein äußerst vorteilhaftes System, das es in Japan und China nicht gibt. Dabei handelt es sich um die „Markenreihe“.
Dabei handelt es sich um ein System, bei dem „mehrere Marken, die sich im Wesentlichen ähneln und sich nur in geringfügigen, die Unterscheidungskraft nicht beeinträchtigenden Elementen (wie Farbe, Schriftart usw.) unterscheiden“, in einer einzigen Anmeldung zusammengefasst angemeldet werden können (maximal vier).
[Anwendungsbeispiel]
Marke A: Schwarz-weißes Logo
Marke B: Farbiges Logo
Marke C: Logo in traditioneller chinesischer Schrift (nur bei sehr ähnlichem Design)
Wenn es gelingt, diese als „Serie“ anerkennen zu lassen, können mehrere Varianten mit den Anmeldegebühren für eine einzige Anmeldung (plus einer geringen Zusatzgebühr) registriert werden. Da sich so die Kosten senken und der Schutzumfang erweitern lassen, ist dies eine Technik, die Sie unbedingt nutzen sollten.
Wir haben die oft schwer zu durchschauenden Unterschiede zwischen beiden Systemen aus praktischer Sicht in einer Vergleichstabelle zusammengefasst.
| Punkt | Festlandchina (Mainland China) | Hongkong (Hong Kong) |
| Zuständige Behörde | Chinesisches Amt für geistiges Eigentum (CNIPA) | Amt für geistiges Eigentum von Hongkong (IPD) |
| Rechtssystem | Kontinentales Recht (striktes Anmeldungsprinzip) | Common Law (Anmeldungsprinzip + Berücksichtigung der Benutzungsdauer) |
| Madrido-Protokoll | Mitglied (benennbar) | Nichtmitglied (nur direkte Anmeldung) |
| Warenklassifizierung | Nizza-Klassifikation + eigener „Ähnlichkeitsgruppencode“ | Nizza-Klassifikation (Anwendung nahe am internationalen Standard) |
| Verwendete Sprache | Vereinfachtes Chinesisch | Englisch oder Traditionelles Chinesisch |
| Reaktion auf Ablehnungen | Die Verwendung von Einverständniserklärungen ist äußerst begrenzt | Einfache Überwindung durch Einverständniserklärung (Consent is King) |
| Prüfungsdauer | ca. 9–12 Monate | ca. 6 bis 9 Monate |
| Gültigkeitsdauer | 10 Jahre | 10 Jahre |
Wie aus dieser Tabelle ersichtlich ist, müssen beide Länder als „benachbarte, völlig unterschiedliche Länder“ behandelt werden.
Eine direkte Anmeldung in Hongkong verläuft im Allgemeinen nach dem folgenden Ablauf. Bei reibungslosem Verlauf dauert es etwa 6 bis 9 Monate von der Anmeldung bis zur Eintragung.
Vor der Anmeldung wird geprüft, ob bereits identische oder ähnliche Marken existieren. Da in Hongkong viele Unternehmen auf engem Raum konzentriert sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ähnliche Marken gefunden werden, nicht gering.
Da die Ähnlichkeit sowohl in englischer als auch in chinesischer Sprache (kantonesische Aussprache) geprüft werden muss, ist eine professionelle Vorabprüfung unerlässlich.
Die Anmeldung wird über einen lokalen Vertreter in Hongkong eingereicht.
Sofern die Anmeldung innerhalb von sechs Monaten nach der Anmeldung in Japan erfolgt, ist es möglich, unter Berufung auf das „Prioritätsrecht“ gemäß der Pariser Verbandsübereinkunft den Anmeldetag rückwirkend festzulegen.
Der Prüfer prüft die Unterscheidungskraft der Marke sowie die Ähnlichkeit mit älteren Marken.
Sollten Gründe für eine Zurückweisung mitgeteilt werden, erhalten Sie die Möglichkeit, durch Einreichung einer Stellungnahme oder einer Berichtigung dagegen vorzugehen.
[Wichtiger Hinweis] Die Wirksamkeit einer Einverständniserklärung (Letter of Consent)
Wird die Anmeldung mit der Begründung „Ähnlichkeit mit einer fremden Marke“ zurückgewiesen, stellt die „Einverständniserklärung“ in Hongkong ein äußerst wirksames Mittel dar.
Auch in Japan wurde ab April 2024 ein Zustimmungssystem eingeführt, doch da hier die Voraussetzung gilt, dass „keine Verwechslungsgefahr besteht“, ist die Hürde nach wie vor hoch. In Hongkong hingegen hat sich die Praxis etabliert, dass „die Zustimmung der Beteiligten ausschlaggebend ist (Consent is King)“, sodass die Eintragung mit einer Zustimmungserklärung fast sicher genehmigt wird.
Nach bestandener Prüfung wird die Marke im Amtsblatt veröffentlicht (bekanntgemacht).
Ab diesem Tag beginnt eine dreimonatige Einspruchsfrist (Opposition Period) für Dritte.
Wenn keine Einsprüche eingehen, wird die Eintragungsurkunde ausgestellt.
Beachten Sie bitte die folgenden Punkte nicht nur als reine Formalität, sondern als Strategie zum Schutz Ihres Unternehmens.
Hongkong ist eine „Einkaufsstadt“, in der der Einzel- und Großhandel sehr floriert.
Selbst wenn Sie als Hersteller eigene Geschäfte oder einen Online-Shop betreiben, empfehlen wir Ihnen dringend, nicht nur die Warenklassen, sondern auch die Klasse 35 (Dienstleistungen im Einzelhandel usw.) zu registrieren. Wenn Sie dies versäumen, besteht die Möglichkeit, dass Sie nicht gegen Select-Shops oder ähnliche Geschäfte mit demselben Namen vorgehen können, sollten diese auftauchen.
Wenn Sie die Marke nach der Eintragung ohne triftigen Grund länger als drei Jahre in Folge nicht in Hongkong nutzen, besteht das Risiko, dass die Markeneintragung auf Antrag eines Dritten gelöscht wird.
Selbst wenn Sie im Rahmen des grenzüberschreitenden E-Commerce von Japan aus verkaufen, ist es wichtig, Belege wie Rechnungen, die den Versand nach Hongkong belegen, oder Nachweise über die Ausrichtung Ihrer Website auf Hongkong ordnungsgemäß aufzubewahren.
Zwar nicht in demselben Ausmaß wie auf dem chinesischen Festland, doch auch in Hongkong kommt es zu Nachahmeranmeldungen (unbefugten Anmeldungen) bekannter japanischer Marken und beliebter Figuren.
Es ist kosteneffizienter, die Marke nicht erst „nach der Entscheidung zur Markteinführung“, sondern bereits „in der Phase, in der eine Markteinführung in Betracht gezogen wird“ frühzeitig zu sichern.
Anmeldungen in Hongkong müssen über einen lokalen Vertreter (Agent) erfolgen. Manche fragen sich vielleicht: „Kann ich mich nicht direkt an eine Kanzlei vor Ort wenden?“ Aus den folgenden Gründen empfehlen wir jedoch dringend, die Abwicklung über einen japanischen Patentanwalt (Patentkanzlei) zu zentralisieren.
Kohärenz der globalen IP-Strategie
Japanische Patentanwälte entwerfen unter Berücksichtigung der Rechtslage Ihres Unternehmens in Japan, Ihrer Strategie auf dem chinesischen Festland sowie Ihrer zukünftigen globalen Expansion einen Plan, „welchen Umfang (welche Waren) in Hongkong abgedeckt werden sollten“. Dies geht über die reine Erledigung von Formalitäten hinaus und ermöglicht den Aufbau eines Rechtsschutznetzes aus geschäftlicher Perspektive.
Rechtliche Reaktion auf komplexe Ablehnungsgründe
Sollte es im Falle einer Prüfung zu einer Zurückweisung kommen, sind fundierte Einwände erforderlich, die auf den lokalen Gesetzen und der bisherigen Rechtsprechung basieren. Angesichts der Vielzahl an Fachbegriffen in Englisch und Chinesisch stellt die direkte Kommunikation mit lokalen Vertretern für die IP-Verantwortlichen Ihres Unternehmens eine erhebliche Belastung und ein großes Risiko dar.
Zuverlässige Kommunikation und Verwaltung
Die gesamte Kommunikation mit den lokalen Vertretern übernimmt unsere Kanzlei. Wir bieten Ihnen Unterstützung aus einer Hand – von Berichten in japanischer Sprache über Abrechnungen in japanischen Yen bis hin zur Verwaltung von Verlängerungsfristen –, sodass Sie sich ganz auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.
Hongkong ist ein Freihandelshafen und ein Markt, auf dem das Geschäft sehr schnelllebig ist.
Es kommt nicht selten vor, dass es bereits zu spät ist (die Marke wurde von einem anderen Unternehmen registriert oder es sind Nachahmerprodukte im Umlauf), wenn erst nach dem Erfolg eines Produkts an die Markeneintragung gedacht wird.
Neben der chinesischen Marke ist eine Marke in Hongkong unerlässlich
Es ist eine direkte Anmeldung erforderlich, nicht über das Madrid-Protokoll
Der Schutzumfang muss sowohl in englischer Sprache als auch in traditionellem Chinesisch geprüft werden
Nutzen Sie die besonderen Regelungen wie die Serienmarke
Das Verständnis dieser vier Punkte und die Einreichung der Anmeldung zum richtigen Zeitpunkt sind der Schlüssel zum Erfolg Ihres Unternehmens in Hongkong und damit auch Ihres globalen Geschäfts.
Unsere Kanzlei verfügt über ein starkes Netzwerk mit zuverlässigen lokalen Vertretern in Hongkong und bietet Ihnen Unterstützung aus einer Hand – von der Recherche vor der Anmeldung über die Registrierung bis hin zur anschließenden Durchsetzung Ihrer Rechte.
„Kann mein Markenname in Hongkong registriert werden?“ „Wie hoch sind die Kosten zusammen mit China?“ – wenden Sie sich zunächst gerne an uns.
AUTOR / Verfasser
Takefumi Sugiura
EVORIX (EVORIX) – Patentanwalt und Geschäftsführer
Wir unterstützen Mandanten aus den unterschiedlichsten Branchen – darunter IT, Fertigung, Start-ups, Mode und Medizin – von der Anmeldung von Patenten, Marken, Geschmacksmustern und Urheberrechten bis hin zu Gerichtsverfahren und Verletzungsklagen. Wir sind zudem mit IP-Strategien in zukunftsweisenden Bereichen wie KI, IoT, Web3 und FinTech bestens vertraut. Mitglied in mehreren Verbänden, darunter der Japanischen Patentanwaltskammer, der Asian Patent Attorneys Association (APAA) und der Japan Trademark Association (JTA).