Wie wird die Einführung des Zustimmungssystems das Recht im Jahr 2023 verändern? Gründliche Erläuterung der wichtigsten Punkte für die Nutzung der Markeneintragung und Rückübertragung.

Im Zuge der Gesetzesänderung vom April 2023 steht die Einführung des „Konsent-Systems“ (Zustimmungssystems) im Bereich der Markeneintragung im Fokus. In diesem Artikel wird ausführlich erläutert, in welchen Situationen das Konsent-System konkret zum Einsatz kommt, welche Verwechslungsgefahr bestehen könnte und wie es sich im Vergleich zum „Assign-Back“-Verfahren darstellt. Dieser Artikel ist eine wertvolle Informationsquelle für alle, die eine Markeneintragung in Erwägung ziehen oder derzeit ihre Strategie zum Schutz geistigen Eigentums ausarbeiten.

Überblick über die Einführung des Zustimmungssystems

Mit der aktuellen Änderung des Markengesetzes wurde das „Zustimmungssystem“ eingeführt, das in Ausnahmefällen die Eintragung einer Marke zulässt, selbst wenn diese mit einer bereits von einem Dritten eingetragenen Marke identisch oder dieser ähnlich ist, sofern die Zustimmung des Inhabers der betreffenden eingetragenen Marke (Markenrechtsinhaber) vorliegt (gilt für Anmeldungen ab dem 1. April 2023).

Bisher galt grundsätzlich, dass Anmeldungen von Marken, die mit einer bereits eingetragenen Marke eines Dritten identisch oder dieser ähnlich waren, für identische oder ähnliche Waren und Dienstleistungen gemäß Artikel 4 Absatz 1 Nummer 11 des Markengesetzes zurückgewiesen wurden. Gemäß Artikel 4 Absatz 4 des Markengesetzes ist eine Eintragung nun jedoch möglich, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind und die „Zustimmung des Markeninhabers“ eingeholt wird.

Entscheidend ist, dass „keine Verwechslungsgefahr besteht“

Allerdings bedeutet dies nicht, dass eine Markeneintragung allein aufgrund der Zustimmung automatisch möglich ist. Konkret müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein.

• Es darf keine Verwechslungsgefahr mit der zuvor eingetragenen Marke bestehen
• Auch unter Berücksichtigung des Bekanntheitsgrades der Marke und der tatsächlichen Marktverhältnisse ist die Wahrscheinlichkeit einer Verwechslung in Zukunft gering

Kurz gesagt: Eine Marke, die so verwirrend ist, dass Verbraucher fälschlicherweise annehmen könnten, es handele sich um Produkte oder Dienstleistungen desselben Unternehmens, kann nicht eingetragen werden, selbst wenn zwischen den Beteiligten eine Einigung besteht. Wenn
beispielsweise die Marke und die Ware nahezu identisch sind, ist die Gefahr einer Verwechslung hoch, sodass eine Eintragung selbst bei Vorliegen von Beweisen schwierig sein dürfte. Da zudem nicht nur die gegenwärtige, sondern auch die zukünftige Verwechslungsgefahr berücksichtigt wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt, unmittelbar nach Einführung des Systems, noch unklar, in welchem Umfang entsprechende Nachweise verlangt werden.

Vergleich zwischen dem „Consent“-System und dem „Assign-Back“-Verfahren

Tatsächlich war es bereits vor der Einführung des Konsent-Systems möglich, eine Eintragung vorzunehmen, selbst wenn bereits eine ähnliche Marke registriert war, indem man das Verfahren des „Assign-Back“ nutzte.

„Assign-Back“ bezeichnet ein Verfahren, bei dem der Antragsteller vorübergehend auf den Inhaber der zuvor eingetragenen Marke umgeschrieben wird, um nach der Registrierungsprüfung den Namen wieder auf den Antragsteller zurückzuschreiben. Da hierfür zwei Namensänderungen erforderlich sind, ist das Verfahren zwar aufwendig, wurde aber in bestimmten Fällen bereits in der Vergangenheit tatsächlich genutzt.

Warum ist „Assign Back“ auch heute noch nützlich?

Mit der Einführung des Zustimmungssystems könnte man meinen: „Wird das Verfahren nicht einfacher, wenn man einfach eine Einverständniserklärung einreicht?“ Es kann jedoch sein, dass zusätzliche Verträge oder Nachweise vorbereitet werden müssen, um zu belegen, dass keine Verwechslungsgefahr besteht. Wenn
daher die Kosten für die Beschaffung der Nachweise im Rahmen des Zustimmungssystems hoch sind, könnte man in manchen Fällen zu dem Schluss kommen: „Da ist es schneller, die Eintragung über Assignment-Back vorzunehmen.“

Zudem wird im Rahmen des Zustimmungssystems zwar gesagt, dass „die Form der Einverständniserklärung frei wählbar ist (auch per E-Mail möglich)“, doch in der Praxis kann es vorkommen, dass Verträge oder ähnliche Dokumente erforderlich sind, um eine zukünftige Verwechslungsgefahr auszuschließen. Da dies letztendlich zu einem erhöhten Verwaltungsaufwand führen kann, ist es denkbar, dass die Rückübertragung unter dem Strich weniger Aufwand bedeutet.

Zusammenfassung und zukünftige Markenregistrierungsstrategie

Das Zustimmungssystem ist insofern sinnvoll, als es die Auswahlmöglichkeiten erweitert und eine flexible Strategie zur Markenregistrierung ermöglicht. Es ist jedoch zu beachten, dass nicht jede ähnliche Marke zulässig ist, nur weil eine Zustimmung vorliegt. Da möglicherweise Verfahren und die Vorlage von
Nachweisen erforderlich sind, um zu belegen, dass es in Zukunft nicht zu Verwechslungen bei den Verbrauchern kommt, ist es ratsam, nach umfassender Abwägung der Beziehung zum Inhaber der älteren Marke sowie der Verfahrenskosten zu entscheiden, ob das Zustimmungssystem oder die Rückübertragung genutzt werden soll.

In jedem Fall ist es erfreulich, dass sich die Möglichkeiten erweitern, und es ist wichtig, von Fall zu Fall die optimale Lösung zu finden. Auch unsere Kanzlei wird weiterhin die aktuellen Entwicklungen im Auge behalten, um Sie bei der Erlangung angemessener Markenrechte bestmöglich zu unterstützen.

Referenzbestimmungen und zugehörige Unterlagen

• Markengesetz, Artikel 4 Absatz 4: „… (Selbst wenn eine Zustimmung vorliegt) findet die Bestimmung des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 11 keine Anwendung, wenn keine Verwechslungsgefahr besteht.“
• Prüfungskriterien zum Konsent-System
• Prüfungshandbuch (1)
• Prüfungshandbuch (2)
• Kommentare zur Gesetzesnovelle
• Änderungen bei Anträgen auf Verhinderung von Verwechslungen und Löschungsverfahren im Zusammenhang mit der Einführung des Konsent-Systems (Artikel 24-4-2 und Artikel 52-2 Absatz 1 des Markengesetzes)