En Chine, les marques déposées apparaissent en couleur sur le logo. La marque utilisée est en noir et présente une couleur différente. S'agit-il dans ce cas d'une utilisation de la marque ? Pourriez-vous m'indiquer d'autres points à prendre en compte ?
Sommaire
Dans le système chinois des marques, on distingue les « marques sans désignation de couleur (marques monochromes) » et les « marques avec désignation de couleur (marques en couleur) ».
Marque monochrome (sans spécification de couleur)
Il s'agit d'une marque enregistrée sous forme de dessin en noir et blanc, sans spécification de couleur au moment du dépôt. Dans ce cas, quelle que soit la couleur utilisée lors de l'utilisation effective, celle-ci est reconnue comme « utilisation de la marque enregistrée ». Si la forme et les caractères sont identiques, l'utilisation de couleurs différentes, telles que le bleu ou le rouge, est également considérée comme une utilisation de la marque.
Marque en couleur (avec désignation de couleur)
Il s'agit d'une marque enregistrée en spécifiant une couleur ou une combinaison de couleurs lors du dépôt. Dans ce cas, si la marque n'est pas utilisée conformément aux couleurs indiquées sur le certificat d'enregistrement, son utilisation ne sera pas reconnue comme celle de la marque enregistrée. Même si le dessin est identique, une couleur différente risque d'être considérée comme l'utilisation d'une marque différente.
En Chine, la « couleur » n'est pas considérée comme un élément moins important que les caractères ou les figures dans la composition d'une marque ; par conséquent, si la couleur est modifiée, il est difficile de considérer qu'il s'agit de la même marque. Au Japon, l'utilisation d'une marque déposée dans une couleur différente ne pose pas de problème, mais en Chine, il convient d'être prudent.
Dans le cas présent, une marque figurative enregistrée en couleur est utilisée sous la forme d'un logo entièrement noir (monocrome). En principe, une telle utilisation dans une couleur différente de celle enregistrée ne correspond pas à une « utilisation de la marque enregistrée » au sens de la loi chinoise sur les marques.
Si la marque enregistrée est un logo en couleur, mais que seul un logo de couleur différente (noir) est utilisé dans la pratique, il est fort probable que cette utilisation ne soit pas reconnue comme une utilisation de la marque enregistrée.
Il en résulte un risque que cet usage ne soit pas considéré comme un « usage authentique » (usage légal de la marque). Si la marque n'a pas été utilisée pour les produits ou services désignés pendant plus de trois ans à compter de l'enregistrement, un tiers peut demander la radiation pour non-usage (annulation de l'enregistrement).
Dans le cas d'une marque enregistrée avec une désignation de couleur, il est nécessaire de fournir la preuve que la marque a été utilisée dans la couleur indiquée sur le certificat d'enregistrement ; or, si vous n'utilisez que la couleur noire, il est fort probable que cette preuve soit jugée insuffisante.
En vertu de la loi chinoise sur les marques, si une marque n'est pas utilisée pendant trois années consécutives sans motif valable, elle est susceptible d'être annulée (système d'annulation pour non-utilisation). En ce qui concerne les marques de couleur, une utilisation sous une forme différente de la couleur enregistrée n'est pas reconnue comme une « utilisation » ; par conséquent, si la marque n'est pas effectivement utilisée dans les couleurs enregistrées au cours des trois années, le risque d'annulation augmente.
De plus, la loi chinoise sur les marques interdit toute modification non autorisée d'une marque enregistrée. Il est stipulé que le titulaire de la marque ou le licencié ne doit pas modifier de son propre chef les caractères, les figures ou les couleurs de la marque enregistrée lors de son utilisation ; toute violation de cette disposition peut donner lieu à une injonction de rectification ou à une annulation de l'enregistrement.
Article 49, paragraphe 1, de la loi sur les marques — L'utilisation d'une marque accompagnée du symbole ® après en avoir modifié la couleur (lorsque celle-ci a été spécifiée) constitue une « modification arbitraire de la marque enregistrée » et peut donner lieu à une injonction de rectification ou à une décision d'annulation de la part de l'Office des marques.
L'utilisation d'une marque dans des couleurs différentes de celles de l'enregistrement risque non seulement d'être considérée comme un non-usage, mais aussi d'être jugée juridiquement comme une utilisation inappropriée de la marque enregistrée. Pour éviter ce risque, il est important d'utiliser autant que possible la marque telle qu'elle a été enregistrée (y compris les couleurs).
Si vous utilisez la marque dans une couleur différente, veuillez tenir compte des points suivants.
1. Utilisez les couleurs telles qu'elles ont été enregistrées
Pour les marques déjà enregistrées avec une désignation de couleur, veuillez les utiliser autant que possible dans les couleurs indiquées sur le certificat d'enregistrement. En utilisant les couleurs enregistrées au moins sur certains produits ou dans certaines publicités et en conservant des preuves de cette utilisation, vous pouvez réduire le risque de radiation pour non-usage.
2. Utilisation des marques en noir et blanc
En prévision de l'avenir, envisagez d'enregistrer en plus une marque en noir et blanc sans spécification de couleur. Si vous l'enregistrez en noir et blanc, son utilisation sera reconnue quelle que soit la couleur employée par la suite, ce qui augmentera considérablement votre flexibilité d'utilisation.
3. Enregistrement de variantes de couleurs
Si, pour des raisons d'image de marque, vous souhaitez absolument utiliser une nuance de couleur spécifique, il est plus sûr d'enregistrer séparément les logos dans ces différentes nuances. Même si le design est identique, des couleurs différentes sont considérées comme des marques distinctes ; en les enregistrant séparément, vous garantissez la protection et l'historique d'utilisation pour chaque couleur.
4. Couverture des risques grâce à des enregistrements multiples
L'idéal est d'enregistrer à la fois la version monochrome et la version couleur. Vous pouvez ainsi profiter à la fois des avantages d'une utilisation libre grâce à l'enregistrement monochrome et de la protection de l'image de marque grâce à l'enregistrement couleur. En effet, les entreprises disposant de moyens financiers suffisants adoptent une stratégie consistant à obtenir les deux versions, noir et blanc et couleur, et à les utiliser en fonction de la situation.
5. Indication lors de l'utilisation de la marque
En Chine, il n'y a pas d'obligation d'apposer le symbole Ⓡ lors de l'utilisation d'une marque déposée, mais si vous le faites, vous devez l'afficher exactement sous la forme de la marque déposée. Évitez d'apposer le symbole Ⓡ avec une couleur ou une forme différente de celle de l'enregistrement.
Dans le système chinois des marques, l'accent est mis sur le fait que l'utilisation se situe « dans les limites reconnues comme identiques à la marque enregistrée selon les conceptions sociales », mais cette portée varie considérablement selon que la couleur est spécifiée ou non.
| Marque avec spécification de couleur | Le maintien et l'exercice des droits ne sont possibles que si la marque est utilisée dans les couleurs enregistrées. Tout changement de couleur risque d'être considéré comme un non-usage. |
| Marques en noir et blanc | Peut être utilisée sans problème même si la couleur est modifiée. |
Dans le cas présent, l'utilisation actuelle (logo noir) risque de ne pas être reconnue comme une utilisation de la marque enregistrée. Afin d'éviter une annulation pour non-utilisation, il est recommandé de revoir le portefeuille de marques (par exemple, en enregistrant une version monochrome) et de corriger les méthodes d'utilisation.
Consultation sur le dépôt de marques en Chine et la révision de votre portefeuille
N'hésitez pas à nous consulter pour toute question relative à la stratégie d'utilisation des marques en couleur ou au dépôt d'une version monochrome.
Cliquez ici pour une consultation gratuiteAUTEUR / Rédacteur
Takefumi Sugiura
Cabinet de propriété intellectuelle EVORIX - Avocat en propriété industrielle
Nous accompagnons nos clients issus d'un large éventail de secteurs (informatique, industrie manufacturière, start-ups, mode, médecine, etc.) depuis le dépôt de demandes de brevets, marques, dessins et modèles et droits d'auteur jusqu'aux procédures de recours et aux litiges en matière de contrefaçon. Nous maîtrisons également les stratégies de propriété intellectuelle dans les domaines de pointe tels que l'IA, l'IoT, le Web3 et la FinTech. Membre de plusieurs organisations, notamment l'Ordre des conseils en propriété industrielle du Japon, l'Association des conseils en propriété industrielle d'Asie (APAA) et l'Association japonaise des marques (JTA).