Dans le système des marques de Hong Kong, la portée des droits varie selon que la couleur est ou non spécifiée lors de l'enregistrement de la marque. L'utilisation d'une variante de couleur est-elle considérée comme un « usage authentique » ? Comment est-elle traitée dans le cadre d'une procédure de déchéance pour non-usage ou d'une opposition ? Cet article explique de manière systématique le traitement de l'utilisation de variantes de couleur dans le droit des marques de Hong Kong, sous l'angle de la législation, de la jurisprudence et de la pratique.
Sommaire
Dans le système des marques de Hong Kong, il est possible de déposer et d'enregistrer une marque avec une couleur spécifique, ou de la déposer sans spécifier de couleur particulière. Si aucune revendication (spécification) de couleur n'est faite lors du dépôt, cette couleur n'est pas considérée comme une caractéristique de la marque enregistrée, et elle n'est pas prise en compte lors de l'examen pour déterminer le caractère distinctif.
En cas d'enregistrement en noir et blanc : comme la marque n'est pas limitée à une couleur spécifique, son utilisation dans n'importe quelle couleur ne pose en principe aucun problème dans la pratique.
En revanche, si une couleur spécifique est revendiquée comme élément constitutif de la marque (par exemple : « revendication du rouge et du jaune comme éléments constitutifs de la présente marque »), cette couleur sera prise en compte lors de l'enregistrement en tant que caractéristique importante pour l'identification de la marque. Par conséquent, pour les marques dont la couleur a été spécifiée lors de l'enregistrement, l'utilisation d'une couleur différente de celle enregistrée peut poser problème en tant que modification du mode d'utilisation de la marque.
Point clé de l'article 52 du Hong Kong Trade Marks Ordinance (Cap. 559) : il est clairement stipulé que « l'utilisation sous une forme comportant des différences qui ne nuisent pas au caractère distinctif par rapport à la forme enregistrée » est également considérée comme une « utilisation ». En d'autres termes, même si la couleur diffère, tant que cela ne porte pas atteinte au caractère distinctif de la marque, cela peut être reconnu juridiquement comme une « utilisation ».
À Hong Kong, si une marque enregistrée n'a pas fait l'objet d'un usage véritable pendant trois années consécutives, il existe un risque qu'un tiers demande la radiation pour non-usage (annulation de l'enregistrement) (article 52, paragraphe 2(a) de la loi sur les marques).
Remarque : pour qu'un usage soit reconnu comme « usage véritable » (genuine use), les modalités d'utilisation effective de la marque doivent être essentiellement identiques à celles de la marque enregistrée.
Toutefois, la législation de Hong Kong autorise certaines modifications mineures de la forme et, en vertu de l'article 52, paragraphe 3(a) de l'ordonnance, l'utilisation sous une forme différente « dans la mesure où les éléments essentiels de la forme enregistrée ne sont pas modifiés » est également reconnue comme une utilisation effective.
| Modèles d'utilisation | Est-ce considéré comme un usage véritable ? |
|---|---|
| Enregistrement en noir et blanc → Utilisation en couleur | Fortement susceptible d'être reconnu (la couleur est un élément non distinctif) |
| Enregistrement en couleur → Utilisation en noir et blanc | Si la forme et les caractères du logo sont identiques, cela pourrait être admis |
| Enregistrement en couleur → Utilisation avec des couleurs différentes | Peut être admis si l'élément distinctif principal réside ailleurs que dans la couleur |
| Si la couleur constitue l'élément distinctif principal → Changement de couleur | Risque de non-reconnaissance de l'usage effectif |
Si les principaux éléments distinctifs de la marque sont la forme ou la disposition des figures et des caractères, et si la couleur en soi n'a pas de signification déterminante pour l'identification de l'origine du produit, l'identité de la marque sera considérée comme préservée même si elle est utilisée dans des couleurs différentes de celles de l'enregistrement. En effet, selon la pratique d'examen de l'Office de la propriété intellectuelle de Hong Kong (Intellectual Property Department), « une marque enregistrée en noir et blanc peut être utilisée en couleur ».
Dans le cadre d'oppositions ou de litiges (procès en contrefaçon, etc.) relatifs à des marques, la différence de couleur entre la marque enregistrée et son utilisation effective peut parfois poser problème.
Extrait de la FAQ de l'Office de la propriété intellectuelle de Hong Kong
« Même si une marque antérieure est enregistrée en noir et blanc, son titulaire peut l'utiliser en couleur. Le succès ou l'échec d'une opposition dépend de la comparaison entre la marque antérieure (sous sa forme enregistrée ou telle qu'elle est utilisée) et la marque postérieure. Si l'on s'appuie sur l'historique d'utilisation de la marque antérieure pour faire valoir ses droits, il convient de présenter des preuves de cette utilisation. »
Il ressort de cette réponse à la FAQ que la différence de couleur lors de l'utilisation ne constitue généralement pas un obstacle à la revendication d'un droit antérieur. Si vous présentez des preuves de la forme telle qu'elle a été effectivement utilisée, celle-ci sera prise en compte comme antériorité de la marque antérieure, même si la couleur diffère.
Jurisprudence de la Cour d'appel finale de Hong Kong (CFA)
Dans un litige en matière de marques, une entreprise avait enregistré une version en noir et blanc et une version en couleur d’une même marque en tant que marques de série. La Cour d’appel a statué comme suit :
« Dans le cas de marques enregistrées en série, lorsque seule la couleur diffère, la couleur est un élément non distinctif et n'a pas d'incidence substantielle sur l'identité de la marque. »
Attention toutefois : la Cour a également suggéré que si le titulaire de la marque souhaite faire valoir la couleur comme un élément distinctif unique, il ne devrait pas procéder à un enregistrement en série noir et blanc/couleur à la légère. En effet, l'enregistrement en série implique que « la couleur n'est pas un élément distinctif important » ; il convient donc d'être prudent lorsque la couleur spécifique est au cœur de la marque.
Compte tenu de ce qui précède, voici un résumé des points à prendre en compte lors de l'utilisation d'une marque enregistrée à Hong Kong sous une forme dont la couleur diffère de celle de l'enregistrement.
Incidence sur le caractère distinctif de la couleur
Examiner d'où provient le caractère distinctif principal de la marque
Cohérence de l'utilisation
Il est préférable d'utiliser la marque de manière fidèle à la forme enregistrée
Préparation des preuves
Il est important d'enregistrer et de conserver les exemples d'utilisation
1. Influence de la couleur sur le caractère distinctif
Lorsque la forme des figures ou des caractères possède en soi un fort caractère distinctif et que la couleur n'est qu'un élément décoratif, le fait de changer de couleur n'aura que peu d'incidence sur le caractère distinctif et sera facilement reconnu comme un usage effectif. En revanche, lorsque la couleur elle-même constitue le cœur de l'image de marque (par exemple, le logo d'une entreprise célèbre utilisant une couleur spécifique), le fait de changer de couleur peut avoir une incidence sur le caractère distinctif.
Recommandation : enregistrer dès le départ plusieurs versions de couleurs en tant que série de marques
2. Cohérence des modes d'utilisation et ampleur des modifications
Il est souhaitable que l'utilisation de la marque soit aussi fidèle que possible à la forme enregistrée. Outre la couleur, toute modification importante, telle que la police de caractères ou les détails des figures, augmente le risque que la marque soit considérée comme « une marque distincte de la marque enregistrée ».
Recommandation : réduire les risques futurs en enregistrant une série comprenant une version en noir et blanc et une version en couleur
3. Préparation des preuves
Les preuves d'utilisation effective sont extrêmement importantes pour se défendre contre une procédure de radiation pour non-usage ou pour former opposition contre une autre entreprise. Dans le cadre d'une procédure de radiation pour non-usage, il est nécessaire de prouver une utilisation commerciale pendant trois ans. Même en cas d'utilisation dans des couleurs différentes, il est exigé de rassembler suffisamment d'exemples d'utilisation (photos, supports publicitaires, registres de transactions, etc.) afin de démontrer que les caractéristiques principales de la marque sont identiques à celles de la marque enregistrée.
Conclusion
À Hong Kong, même en cas d'utilisation dans une couleur différente de celle de la marque enregistrée, il est fort probable que cela soit reconnu comme une « utilisation » tant que cela n'affecte pas le caractère distinctif de la marque. Toutefois, la prudence est de mise lorsque la couleur elle-même constitue une caractéristique essentielle de la marque, et il convient d'envisager, si nécessaire, une protection par des marques de série ou un dépôt de demande supplémentaire. Une marque enregistrée en noir et blanc couvrant l'utilisation dans toutes les couleurs, il est souhaitable d'obtenir dès le départ un enregistrement en noir et blanc si l'on prévoit de l'utiliser uniquement en noir.
Références et sources : Règlement sur les marques de Hong Kong (Cap. 559), « Questions-réponses sur le règlement sur les marques » de l'Office de la propriété intellectuelle de Hong Kong, Manuel d'examen des marques de l'Office de la propriété intellectuelle de Hong Kong « Marques en couleur », commentaire sur l'arrêt de la Cour d'appel de Hong Kong (Hogan Lovells), commentaire du cabinet d'avocats Benny Kong & Tsai.
Consultation sur les demandes d'enregistrement de marques à Hong Kong et les stratégies de marques à l'étranger
N'hésitez pas à nous contacter pour toute consultation concernant les marques à Hong Kong, notamment les stratégies d'utilisation de différentes couleurs ou l'enregistrement de marques de série.
Cliquez ici pour une consultation gratuiteAUTEUR / Rédacteur
Takefumi Sugiura
Cabinet de propriété intellectuelle EVORIX - Avocat en propriété industrielle
Nous accompagnons nos clients issus d'un large éventail de secteurs (informatique, industrie manufacturière, start-ups, mode, médecine, etc.) depuis le dépôt de demandes de brevets, marques, dessins et modèles et droits d'auteur jusqu'aux procédures de recours et aux litiges en contrefaçon. Nous maîtrisons également les stratégies de propriété intellectuelle dans les domaines de pointe tels que l'IA, l'IoT, le Web3 et la FinTech. Membre de plusieurs organisations, notamment l'Ordre des conseils en propriété industrielle du Japon, l'Association asiatique des conseils en propriété industrielle (APAA) et l'Association japonaise des marques (JTA).