Le système complet de consentement à l'enregistrement d'une marque : comment enregistrer une marque de manière réversible lorsqu'on vous dit qu'elle est similaire à la marque de quelqu'un d'autre.

« Nous avons déposé une demande d'enregistrement pour la marque de notre nouvelle marque, sur laquelle repose l'avenir de notre entreprise, mais nous avons reçu un « avis de refus » de l'Office des brevets… »

« Même si l’on pourrait sans doute trouver une solution en discutant avec l’entreprise propriétaire de la marque citée, nous ne pouvons pas procéder à l’enregistrement en raison des obstacles liés au système. »

Jusqu’à présent, dans la pratique japonaise en matière de marques, en cas de similitude avec une marque déjà enregistrée par un tiers (article 4, paragraphe 1, point 11 de la loi sur les marques), il était en principe impossible d’obtenir l’enregistrement, même avec le consentement de la partie adverse. Cette règle stricte a contraint d’innombrables entreprises à modifier leur marque à contrecœur.

Cependant, avec l'entrée en vigueur de la révision de la loi sur les marques le 1er avril 2024, le « système de coexistence » (article 4, paragraphe 4, de la loi sur les marques) a enfin été introduit au Japon. Cela a ouvert la voie à l'enregistrement en coexistence, sous réserve de remplir certaines conditions et avec le consentement du titulaire de la marque antérieure.

Dans cet article, un conseil en propriété industrielle en activité vous explique en détail ce nouveau système, en se basant sur les derniers critères d'examen de l'Office des brevets (version d'avril 2024) et les manuels d'application (42.400.01, etc.).

Il ne s'agit pas d'un système simpliste où il suffirait d'obtenir une « lettre de consentement ». Nous vous expliquerons en détail, à partir de l'expérience pratique de terrain, comment prouver l'absence de « risque de confusion » pour passer l'examen, ainsi que la manière de rédiger des contrats permettant d'éviter les risques futurs.

1. Qu'est-ce que le système de consentement en matière de marques (article 4, paragraphe 4, de la loi sur les marques) ?

1-1. Contexte et aperçu de l'introduction du système

Le système de consentement (Consent System) est un système qui autorise l'enregistrement simultané de deux marques lorsque le titulaire d'une marque déjà enregistrée consent (donne son accord) à l'enregistrement d'une marque déposée ultérieurement (votre marque).

Auparavant, la loi japonaise sur les marques accordait la priorité absolue à « l’intérêt des consommateurs (éviter que ceux-ci n’achètent par erreur un produit erroné) », ce qui a conduit à une pratique consistant à refuser l’enregistrement même en cas d’accord entre les parties. Pour contourner cette situation, on recourait en pratique à une méthode complexe et à haut risque appelée « cession-retour » (technique consistant à céder temporairement le droit de marque pour le récupérer après l’enregistrement), mais grâce à cette modification législative, cette procédure est désormais reconnue comme une procédure officielle.

1-2. Les « deux conditions indispensables » pour bénéficier de cette application

Pour bénéficier de ce régime, les deux conditions suivantes doivent être remplies au moment de l'examen (lorsque l'examinateur rend sa décision).

1. Avoir obtenu le consentement du titulaire de la marque antérieure

   Le titulaire de la marque citée doit avoir manifesté son intention d'accepter l'enregistrement de votre marque.

2. Il ne doit pas y avoir de « risque de confusion » entre la marque antérieure et la marque demandée

   C'est là que réside la plus grande difficulté. Même si les parties sont d'accord, il faut prouver, d'un point de vue objectif, qu'il n'existe aucun risque de confusion pour les consommateurs.

2. Le plus grand obstacle ! Les critères permettant de déterminer s'il n'y a « aucun risque de confusion »

Selon les critères d'examen de l'Office des brevets (42.400.01), l'évaluation de l'absence de « risque de confusion » est effectuée de manière très stricte. L'important est de déterminer s'il n'y a pas de risque de confusion non seulement « actuellement », mais également « à l'avenir ».

Les droits de marque perdurent de manière quasi permanente si l'on procède à des renouvellements. Même si, pour l'instant, l'échelle des activités est réduite et qu'il existe une séparation claire, l'enregistrement ne sera pas autorisé s'il existe un risque que les activités s'étendent à l'avenir et entrent en concurrence.

Concrètement, l'Office des brevets procède à l'examen en tenant compte de manière globale des éléments suivants.

Les 8 éléments pris en compte lors de l'examen

1. Le degré de similitude entre les marques (ne sont-elles pas trop similaires ?)

2. La notoriété de la marque (plus une marque est célèbre, plus la confusion est probable)

3. Les caractéristiques distinctives de la marque (s'agit-il d'un néologisme ou d'un terme courant ?)

4. Présence ou non d'un logo d'entreprise (le logo de la société est-il associé à la marque ?)

5. Possibilité d'une diversification des activités de l'entreprise

6. Le lien entre les produits et les services

7. Communauté des consommateurs des produits, etc. (destinés aux professionnels ou au grand public, etc.)

8. Les modalités d'utilisation de la marque et autres réalités commerciales

Parmi ces éléments, c'est notamment le point « 8. Mode d'utilisation de la marque et autres réalités commerciales » qui peut être contrôlé par les efforts et les négociations du déposant. La capacité à prouver et à convenir de manière concrète de ce point sera déterminante.

3. « Réalités commerciales concrètes » à inclure dans l'accord

Le document d'orientation en matière d'examen (42.400.01) donne des exemples de points concrets (a à g) pris en compte au titre des « modalités d'utilisation de la marque et autres réalités commerciales ».

Lorsque l'on recourt au système de consentement, il est judicieux de convenir avec la partie adverse de « règles de délimitation » telles que celles ci-dessous, et de les présenter sous forme écrite (accord ou contrat).

① Composition de la marque utilisée (a)

• Fixation de la combinaison : « Utiliser systématiquement le graphisme et le texte dans la même disposition ».

• Limitation de la police et de la couleur : « Utiliser systématiquement une couleur d'entreprise spécifique et une police désignée »

• Ajout du sigle de l'entreprise : « Utiliser systématiquement le nom de l'entreprise (S.A. XX) ou le logo en complément »

② Limitation de l'utilisation aux produits et services (c)

Même si les produits désignés sont tous des « programmes informatiques », une distinction stricte entre leurs utilisations permet d'éviter toute confusion.

• Exemple : A l'utilise uniquement « pour les jeux », tandis que B l'utilise uniquement « à des fins médicales ».

• Exemple : A utilise le produit uniquement pour les produits « haut de gamme (à partir de X 000 yens) », tandis que B l'utilise uniquement pour les produits « bas de gamme ».

③ Distinction des méthodes de vente et des zones géographiques (d, f)

• Méthode de vente : l'un se limite à la vente au détail en grande surface, l'autre se limite à la fabrication sur commande via la vente à domicile.

• Zone de vente : l'un se limite à Hokkaido, l'autre à la préfecture d'Okinawa.

• Période de vente (e) : vente limitée au printemps et vente limitée à l'automne, etc.

④ Mesures visant à éviter toute confusion (g)

Nous convenons également des mesures à prendre en cas de confusion.

• Exemple : notifier l'autre partie et, après consultation, prendre rapidement des mesures pour y remédier (ajout d'une mention de rétractation, etc.).

Il est nécessaire de rassembler tous ces éléments pour établir un raisonnement selon lequel « tant que la distinction est aussi claire, les consommateurs ne risquent pas de se tromper ».

4. Points importants à noter pour prévenir toute « confusion future »

L'examinateur procède à l'examen en émettant le doute suivant : « Même si les engagements sont respectés aujourd'hui, ils pourraient ne pas l'être à l'avenir ». C'est pourquoi les documents soumis doivent comporter une **« garantie de stabilité à long terme »**.

① Durée de l'accord (exemples à éviter et à suivre)

Les critères d'examen font clairement référence au risque de changement futur.

• [Exemple à éviter] Accord de courte durée : « Les accords de courte durée, d'un an ou deux ans par exemple », ne sont en principe pas acceptés. En effet, en l'absence de garantie de renouvellement, il existe un risque de confusion future.

• [Exemple à éviter] Accord avec droit de résiliation : même en l'absence de durée déterminée, un contrat pouvant être résilié à tout moment à la seule initiative d'une des parties est considéré comme manquant de stabilité future.

• [Exemple acceptable] Accord permanent : un accord valable tant que les droits sont en vigueur, par exemple « tant que les deux marques sont enregistrées », est nécessaire. Toutefois, s’il est évident que le droit de marque de la partie adverse va expirer, un accord valable jusqu’à ce moment-là peut être pris en considération.

② Existence d'un titulaire de droit d'usage exclusif ou d'un titulaire de droit d'usage ordinaire

On oublie souvent de tenir compte de l'existence d'un contrat de licence (droit d'utilisation).

Si un droit d'usage exclusif ou un droit d'usage ordinaire a été conféré sur la marque citée, il est nécessaire qu'il n'y ait pas de confusion non seulement avec le titulaire de la marque, mais également avec le titulaire du droit d'usage (le licencié).

Même si le titulaire du droit de marque donne son accord, l'enregistrement ne sera pas autorisé s'il existe un risque de confusion avec l'activité du licencié qui utilise effectivement la marque. Dans ce cas, des ajustements impliquant le licencié et la présentation de documents (prouvant l'absence de confusion) seront exigés.

③ Cas particulier des sociétés du même groupe (sociétés mères/filiales ou sociétés sœurs)

Lorsque le déposant et le titulaire de la marque citée sont liés par une relation de groupe, telle qu'une relation société mère-filiale ou société sœur, l'examen est un peu plus souple.

En effet, il est considéré qu’il n’y a en principe aucun risque de confusion avec les produits d’un « tiers » (puisque la provenance au sens large, en tant que groupe, est la même).

Toutefois, même entre sociétés du même groupe, il convient d'éviter toute confusion au sens strict quant à l'identité de la société à l'origine du produit ; il est donc souhaitable qu'il existe un accord prévoyant de mentionner l'appartenance au groupe sur la marque (par exemple : « Groupe XX »).

5. Comment rédiger les documents à soumettre à l'Office des brevets et points importants

Pour bénéficier de ce régime, il convient de joindre les documents suivants aux documents de dépôt habituels (voir la procédure de traitement des documents 42.400.02).

(1) Lettre de consentement (Consent Letter)

Il s'agit d'un document dans lequel le titulaire de la marque citée indique qu'il accepte l'enregistrement de votre marque.

• Éléments obligatoires : nom et adresse du titulaire de la marque citée, numéro d'enregistrement, numéro de demande du déposant, produits désignés, etc., ainsi qu'une mention indiquant « j'accepte l'enregistrement de la marque ».

• Forme : le titre « Lettre de consentement » n'est pas obligatoire, mais le contenu susmentionné doit être clairement indiqué.

(2) Document attestant qu'il n'y a pas de risque de confusion (Accord)

Dans la pratique, ce document est le plus important. En général, il s'agit de fournir une copie de l'« accord (contrat) » conclu entre les parties.

• Contenu : les éléments mentionnés précédemment, tels que les « restrictions quant aux modes d'utilisation », la « limitation de l'usage » et l'« accord pour l'avenir », doivent y être spécifiquement mentionnés.

• Possibilité de fournir un résumé : si vous ne souhaitez pas divulguer l'intégralité du contrat (y compris les informations confidentielles telles que la contrepartie), la soumission d'un document résumant le contenu de l'accord est également autorisée. Toutefois, si le résumé est trop succinct et rend les mesures visant à prévenir toute confusion peu claires, des documents supplémentaires (tels que l'original) pourront vous être demandés ; il convient donc d'y prêter attention.

• Autres preuves : Veuillez également joindre des documents attestant que le contenu de l'accord correspond à la réalité, tels que des brochures, des copies de sites web ou des plans d'affaires.

(3) Avis

La soumission d'un avis n'est pas obligatoire, mais, comme le prévoient les critères d'examen, elle sera prise en considération si elle contient une « explication concrète démontrant qu'il n'y a pas de risque de confusion ».

En expliquant de manière logique comment l'accord soumis permet d'éviter toute confusion et quelle est la situation réelle du marché, le conseil en propriété industrielle peut renforcer les chances d'enregistrement.

6. Risques liés au recours au système de consentement et rôle du conseil en propriété industrielle

Après avoir lu ce qui précède, certains d'entre vous se sont peut-être dit : « Si j'obtiens l'autorisation de la partie adverse, ne puis-je pas effectuer les démarches moi-même ? ». Cependant, le recours au système de consentement comporte un risque important susceptible de restreindre vos activités futures.

Risque n° 1 : perte de liberté commerciale

Afin d’obtenir de l’Office des brevets la reconnaissance qu’il n’y a pas de confusion, il faut inclure dans l’accord des contraintes strictes telles que « nous n’utiliserons pas ce produit pour autre chose » ou « nous ne modifierons en aucun cas le design du logo ».

Cela pourrait vous amener à renoncer de votre propre chef à la possibilité de développer de nouveaux produits ou de procéder à un rebranding à l'avenir. Il convient d'examiner avec prudence si ces contraintes sont justifiées d'un point de vue de la gestion d'entreprise.

Risque n° 2 : rejet ou litige dû à des lacunes dans l'accord

Un accord rédigé à partir d'un modèle trouvé sur Internet risque de ne pas satisfaire aux critères d'examen de l'Office des brevets (notamment en matière de prévention des changements futurs) et d'être rejeté. De plus, s'il présente des lacunes en tant que contrat de droit privé, il ne permettra pas de protéger votre entreprise en cas de litige futur avec la partie adverse.

Risque n° 3 : réponse aux demandes de rectification

Si, à l'issue de l'examen, il est jugé qu'« il existe bel et bien un risque de confusion pour ce produit désigné », il peut être demandé de procéder à une correction visant à supprimer (réduire) les produits désignés (42.400.01 4.).

Il est nécessaire de mener des négociations complexes avec l'examinateur pour déterminer jusqu'où l'on peut faire des concessions.

Pourquoi faire appel à un conseil en propriété industrielle ?

Le système de consentement ne relève pas de la « simple rédaction de documents », mais d’une « activité de négociation et de stratégie de haut niveau ».

1. Maîtrise des critères d'examen : nous analysons les documents opérationnels les plus récents et élaborons une argumentation (mémoire) capable de convaincre l'examinateur.

2. Rédaction d'un accord approprié : nous concevons les termes du contrat de manière à maximiser la liberté d'action de votre entreprise tout en augmentant les chances d'enregistrement.

3. Coordination avec la partie adverse : l'intervention d'un expert permet d'écarter les considérations émotionnelles et de faciliter la conclusion d'un accord qui présente également des avantages pour la partie adverse (prévention des litiges, etc.).

7. Conclusion : consultez un expert avant de baisser les bras

L'introduction de l'article 4, paragraphe 4, de la loi sur les marques (système de consentement) a ouvert la voie à une solution même dans les cas où l'on renonçait auparavant à l'enregistrement au motif qu'« une marque d'un tiers existait déjà ».

Cependant, le chemin n'est pas sans embûches. Il faut disposer d'un niveau élevé d'expertise et d'expérience pour prouver, non seulement aujourd'hui mais aussi à l'avenir, qu'il n'y a « aucun risque de confusion », et pour conclure un contrat qui protège les intérêts de votre entreprise.

• Vous avez reçu un avis de refus (article 4, paragraphe 1, point 11)

• Nous entretenons de bonnes relations avec l'entreprise adverse, mais nous ne savons pas quel type de document échanger

• Vous souhaitez réorganiser le portefeuille de marques au sein de votre groupe

Si vous êtes confronté à ce type de préoccupations, n'hésitez pas à consulter un conseil en propriété industrielle spécialisé en marques.

Notre cabinet vous propose la stratégie la plus adaptée pour protéger votre précieuse marque et obtenir les droits correspondants, en nous appuyant sur les dernières pratiques d'examen.

Ce n'est pas parce qu'il existe une marque antérieure qu'il faut baisser les bras. Utilisez intelligemment le nouveau système pour consolider la valeur de votre marque.